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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Written by Dreyfus31/08/2020

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité – « safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Written by Dreyfus28/08/2020
Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 
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Quelle est la nouvelle procédure en nullité de marque devant l’INPI ?

Written by Dreyfus03/08/2020

Le 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure en nullité marque, avec la loi PACTE.

Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques » stipule une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »).

Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI.

Cette procédure administrative devant l’INPI permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 10 mois) et à moindre coût.

 

 

 

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

 

Une demande en nullité peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale désignant la France.

 

Pourquoi une marque peut être annulée ?

 

Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. C’est par exemple le cas si elle est :

  1. Dépourvue de caractère distinctif,
  2. Descriptive des produits et/ou services désignés;
  3. De nature à tromper le public,
  4. Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Si elle porte atteinte aux droits d’un tiers, on parle de motif de nullité relative.

 

Qui peut demander la nullité de la marque ?

 

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement. Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

 

Dans quel cas l’INPI est-il compétent ?

 

La répartition des actions entre le juge judiciaire et l’INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dorénavant, l’INPI a compétence exclusive pour certaines demandes, notamment :

– les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque communautaire, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)

– les actions en nullité fondées sur un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il y ait un risque de confusion), ou encore

– les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement

C’est le cas pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (comme le caractère trompeur) mais aussi pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur des motifs relatifs (comme l’atteinte à certains droits antérieurs, tels que la marque ou la dénomination sociale). Toutefois, les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

 

 

Qu’en est-il des demandes saisissant la mauvaise instance (INPI au lieu du juge judiciaire et inversement) ?

 

Lorsque le demandeur saisit la mauvaise instance, l’action sera simplement déclarée irrecevable.

 

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI ? (Art. R. 716-1 à R.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle)

 

Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cet examen de recevabilité, l’INPI vérifie que la demande contient bien l’ensemble des pièces et des mentions requises : il s’agit de l’exposé des moyens fondant chacune des prétentions.

Puis vient la phase d’instruction pouvant s’écouler sur une période de six mois et durant laquelle auront lieu les échanges écrits entre les Parties, qui exposeront chacune leurs arguments en respectant le principe du contradictoire.

A l’issue de cette phase d’instruction interviendra la phase de décision d’une période de trois mois.

Il sera possible de limiter l’action en cours de procédure : en limitant la demande soit à certains produits et services visés par la marque contestée, soit à seulement certaines des marques contestées. Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. La nullité a donc un effet rétroactif et absolu. Cette décision est inscrite au Registre national des marques et elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Quels sont les recours possibles à la décision de l’INPI ?

 

La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité. Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son entier. Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

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– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

 

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Pourquoi les marques de couleur souffrent-t-elles d’une reconnaissance difficile ?

Written by Dreyfus30/07/2020

L‘article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les signes figuratifs tels que (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » peuvent constituer des marques.

Ainsi, pour pouvoir obtenir des droits de marque sur une couleur, la couleur doit refléter la marque dans l’esprit du consommateur, c’est-à-dire, que lorsqu’il voit cette couleur, il pense spécifiquement aux produits ou services du déposant.

Malgré de nombreux dépôts de couleurs comme marques, l’INPI accepte assez rarement leur enregistrement.

L’on peut alors se demander dans quels cas ce type de marques est admissible.

Pour cela, attardons-nous sur les précédents jurisprudentiels qui ont marqué cette saga tout en couleur !

 

 

  • Du côté de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour précise que « ce signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur est généralement perçue par le public comme un élément de décoration, plutôt que comme un signe identifiant l’origine commerciale de produits ou de services  (CJUE, 22 novembre 2018, C-578/17).

Les juges précisent d’ailleurs qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance ou une combinaison de nuances qui doivent être reconnaissables et identifiées selon un code Pantone qui est un code couleurs reconnu dans le monde.

Louboutin a obtenu une protection par le droit des marques sur sa célèbre semelle rouge. Il est précisé dans le dépôt que le droit porte sur une certaine nuance de rouge apposée sur une semelle (il s’agit donc plus précisément d’une marque de position, mais portant sur une nuance particulière de rouge).

 

Il ne faut cependant pas confondre « marque de couleurs » et utilisation d’une couleur dans un logo. En effet, dans ce cas précis, on peut recourir au dépôt d’un logo de couleurs sans avoir à recourir au Pantone.

 

 

  • La protection au regard de la concurrence

 

En terme de protection, il faut distinguer les couleurs qui sont protégées en tant que marques de celles qui sont assimilées à l’identité de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une couleur protégée en tant que marque, l’entreprise pourra attaquer le concurrent en contrefaçon en démontrant qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas d’une couleur assimilée à l’identité de l’entreprise, il peut exister un risque de parasitisme ou encore, de concurrence déloyale si un concurrent décide de manière volontaire de reprendre les mêmes couleurs afin de les utiliser pour tromper l’esprit du consommateur.

Il est nécessaire de rappeler que la notion de « marque de couleur » est relative au fait que pour « être une marque, la couleur doit être assimilée à une combinaison de couleurs ou une couleur unique, déposée sans formes et sans contours ». Ce principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les arrêts Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Ainsi, la distinction doit donc s’opérer entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent une forme de couleurs déterminée et sans élément verbal.

Ce principe a été repris dans l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

 

Ce principe a aussi été repris par le Traité de Singapour en 2006 qui dispose « qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. ».

 

 

  • Le critère de distinctivité

 

Le signe de couleur pour être distinctif, implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 :

a) s’il est représenté graphiquement, de façon claire, précise, complète, durable, objective, accessible et intelligible. Pour ce faire, il doit être possible de traduire cette couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ;

b) ce signe de couleur doit permettre de distinguer la provenance du produit ou service qu’il désigne et, il doit se différencier des entreprises concurrentes ;

c) il faut prendre en compte l’intérêt général prévalant dans le secteur d’activité pour lequel l’enregistrement du signe est demandé ;

Cette appréciation est effectuée par le juge, en fonction notamment des faits mais aussi, de l’usage qui en a été fait.

 

 

  • Cas de contrefaçon

 

A titre d’exemple, la contrefaçon par imitation d’un signe monochrome a été admise pour la nuance de couleur rose pantone 212 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige relatif aux deux bandeaux de couleur rose fuschia soulignant les bords du décor de produits laitiers pour nourrisson opposant la société Candia à la société Blédina.

De la même façon, la Cour de cassation a retenu la contrefaçon de marque de champagne à étiquette rouge, dans un arrêt opposant Charles Laffitte Société à Pieper Heidsik Société au motif que la Cour d’appel a, par une décision motivée, examiné l’impression d’ensemble produite par ces marques, et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d’appel de Versailles n’a pas admis l’existence d’une contrefaçon. En effet, la nuance d’une couleur primaire, utilisée fréquemment dans le domaine de la papeterie ne revêt pas un caractère sérieux (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 27 avril 2006).

 

 

  • Conclusion

 

Ainsi, il ressort que si les Offices de marques et les juges admettent la possibilité d’enregistrer une couleur à titre de marque et d’en assumer la protection juridique, la validité de tels signes demeure soumise à des conditions strictes issues de la législation aussi bien nationale qu’européenne. Elle est ainsi difficilement reconnue. Il faut noter néanmoins que la protection de la couleur à titre d’identité est largement admis. On peut ainsi parler du bleu roi pour Ikea, du bleu turquoise pour Tiffany.

 

Il est donc presque impossible d’envisager la protection d’une nuance de couleurs ou d’une combinaison de couleurs sans un usage préalable. Le déposant devra donc limiter la protection recherchée à des produits ou services spécifiques pour augmenter ses chances de protection. Le dépôt doit indiquer la référence de couleur indiquée de manière expresse en utilisant un code de couleurs reconnu internationalement (le code Pantone).

Le déposant devra notamment, avec précision, déterminer la position des couleurs en cas de dépôt d’une combinaison de couleurs.

La protection d’une marque nécessite par ailleurs, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cette condition limite les dépôts de couleurs déjà présentes sur le marché et bénéficiant d’une forte reconnaissance auprès d’un public pertinent.

Toute la difficulté repose donc sur la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Written by Dreyfus28/07/2020

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Written by Dreyfus23/07/2020

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

Written by Dreyfus17/07/2020

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Quelle protection pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle ?

Written by Dreyfus09/07/2020

Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.

 

Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est l’IA.

L’IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d’imiter une forme d’intelligence réelle. Présente dans un grand nombre de domaines d’application, elle est désormais aussi utilisée pour créer des œuvres par l’intermédiaire d’un traitement algorithmique. C’est par exemple le cas du robot peintre prénommé E-David mis au point par une université allemande et qui peut, grâce à ses algorithmes de calcul, peindre des toiles très similaires à celles peintes par l’Homme.

 

 

Le droit positif : la part belle à l’humain

 

Le droit de la propriété intellectuelle a été en premier lieu conçu pour protéger le fruit du travail intellectuel de l’être et la loi a eu du mal à s’adapter aux nouveaux outils apparus grâce à l’évolution numérique.

L’IA est venue rendre encore plus confuses la distinction entre le créateur, les outils et la création. Pour certains, elle n’est qu’un outil, pour d’autres elle a un caractère fondamentalement novateur auquel le droit devrait s’adapter.

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle impose une condition d’originalité pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. En outre, l’oeuvre doit refléter l’expression de la personnalité de l’auteur. Ces critères impliquent qu’une œuvre ne peut être créée que par un humain, éventuellement assisté par une machine qui sert alors d’outil dans la création de l’œuvre.

Ainsi, si l’œuvre est uniquement créée par une IA, la qualification d’œuvre ne pourra être utilisée et la protection par le droit d’auteur non applicable. Il en sera de même pour une invention générée par une machine qui ne pourra être brevetée.

 

En droit européen, il est exigé que le droit d’auteur reflète la « création intellectuelle propre à l’auteur. Il n’y a cependant pas d’approche universelle des pays européens quant à l’exigence d’un auteur humain. Le Royaume-Uni, par exemple, prévoit une protection pour les œuvres générées par ordinateur et l’auteur est la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre, ainsi on attribue la paternité au programmeur.

De ce fait l’inventeur ne peut pas être une société ou une machine. Il y a donc une divergence entre l’obligation d’identifier le concepteur réel de l’invention et la personne supposée être l’inventeur. Il est ainsi affirmé que les décisions relatives à la diffusion de l’invention seront prises par « le propriétaire de la machine IA ».

 

 

Le droit d’auteur américain est toujours strict concernant les œuvres réalisées à l’aide de l’IA. Il a par exemple été affirmé que « l’office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain » (Compendium of US Copyright Office Practices de 2014).

Et dans une décision du 22 avril 2020 concernant une demande mentionnant un outil d’IA, DABUS, comme seul inventeur, l’USPTO a rappelé que l’inventeur devait être un humain.

 

 

Vers une évolution du droit, plus en phase avec les évolutions technologiques ?

 

La question consiste à se demander s’il serait pertinent de modifier le système de propriété intellectuelle au regard des évolutions technologiques ou encore de créer un droit sui generis de l’IA.

En juillet 2020 aura lieu une réunion de l’OMPI au sujet de la réforme du droit en la matière, qui sera l’occasion de débattre des problématiques susmentionnées.

Par ailleurs, la Commission européenne a  publié un Livre blanc le 19 février 2020 après avoir présenté des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, le 8 avril 2019. Elle y défini l’IA mais aussi ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle.

Elle avait d’ores et déjà adopté des ”Règles de droit civil sur la robotique – Résolution du Parlement européen du 16 février 2017″.

Cette dernière a souligné que “considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation.”

De plus, il pourrait être reconnu une personnalité juridique aux machines (personnalité électronique) qui viendrait modifier le droit d’auteur.

Rappelons qu’actuellement la seule solution, dans les domaines innovants, est de se référer au secret industriel pour préserver les innovations réalisées par l’IA.

Ainsi, une réforme ou clarification du droit pour répondre aux nouveaux enjeux de manière plus sécuritaire serait la bienvenue. Affaire à suivre !

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

Written by Dreyfus06/07/2020

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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