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UDRP et ccTLDs : Ce qu’il faut savoir pour récupérer un nom de domaine local

Dans l’économie numérique actuelle, les noms de domaine jouent un rôle essentiel en tant qu’actifs stratégiques pour les entreprises, constituant à la fois une vitrine en ligne et un outil clé pour la gestion de leur image de marque. Cependant, le cybersquatting, ou enregistrement non autorisé de noms de domaine, représente un obstacle majeur à la protection des marques. La Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) offre un mécanisme pour résoudre ces litiges, mais son application varie, notamment pour les domaines de premier niveau nationaux (ccTLDs). Cet article propose une analyse approfondie de la procédure UDRP et des meilleures pratiques pour récupérer un nom de domaine local.

Comprendre la procédure UDRP et son application aux ccTLDs

La procédure UDRP, mise en place par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), propose un processus simplifié pour résoudre les litiges relatifs aux enregistrements de noms de domaine réalisés de mauvaise foi. Tandis que l’UDRP s’applique universellement aux domaines génériques de premier niveau (gTLDs) tels que .com, .net et .org, son adoption pour les ccTLDs reste inconstante.

Chaque registre de ccTLD dispose de règles spécifiques et décide de manière autonome de l’adoption de la procédure UDRP ou d’une variante. Par exemple, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) gère les services de règlement des litiges pour de nombreux ccTLDs ayant adopté la procédure UDRP ou ses variantes. Les entreprises doivent donc examiner attentivement les politiques en vigueur pour le ccTLD visé.

Points clés pour récupérer des noms de domaine locaux

  1. Politiques du registre
    Avant de lancer une procédure, vérifiez si le ccTLD ciblé applique la procédure UDRP ou une procédure équivalente. Cette information est généralement disponible sur le site officiel du registre ou via les ressources de l’OMPI.
  2. Critères d’éligibilité
    Pour réussir sous la procédure UDRP, vous devez prouver les éléments suivants :

    • Le nom de domaine est identique ou confusément similaire au point de prêter à confusion avec votre marque.
    • Le titulaire du nom de domaine n’a aucun intérêt légitime dans celui-ci.
    • Le domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Les droits de marque, même non enregistrés dans certaines juridictions, jouent un rôle crucial dans la démonstration de votre cas.

  1. Variations procédurales
    Soyez attentif au fait que certains ccTLDs ont adopté des variantes de la procédure UDRP des règles spécifiques quant aux des délais et des frais spécifiques. Prenez connaissance de ces particularités pour éviter tout manquement aux exigences procédurales.

Étapes pour initier un litige relatif à un nom de domaine sous la procédure UDRP

  1. Préparation
    Rassemblez les preuves soutenant votre plainte, telles que vos droits de marque, des exemples d’utilisation de mauvaise foi du domaine, et toute correspondance pertinente avec le titulaire du domaine.
  2. Dépôt de la plainte
    Soumettez une plainte formelle auprès d’un prestataire accrédité, tel que l’OMPI ou le FORUM. Votre plainte doit exposer clairement les fondements du litige et la solution demandée, généralement le transfert du nom de domaine.
  1. Procédure administrative
    Une fois votre plainte acceptée, le titulaire du domaine sera informé et disposera d’un délai pour répondre. Un panel d’experts analysera les arguments des deux parties et rendra une décision dans un délai habituel de 60 jours.
  2. Exécution de la décision
    Si la décision vous est favorable, le transfert du nom de domaine sera effectué après une période d’attente, sauf si une action judiciaire est intentée par le titulaire.

Conclusion

Récupérer un nom de domaine ccTLD enregistré de mauvaise foi nécessite une solide compréhension de la procédure UDRP et des particularités des règles des registres locaux. Une préparation minutieuse de votre dossier, une navigation maîtrisée dans les procédures spécifiques, et l’engagement de professionnels expérimentés sont les clés pour récupérer des noms de domaine en lien avec vos droits de marque.

Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé dans la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine et les questions de propriété intellectuelle. Grâce à notre partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés, nous offrons des solutions stratégiques adaptées à vos besoins, même dans les cas les plus complexes.

 

FAQ 

Quel est le ccTLD pour la France ?

Le ccTLD (Country-Code Top-Level Domain) attribué à la France est .fr. Il est géré par l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération).

Comment trouver le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine ?

Pour connaître le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine :

  1. Effectuez une recherche WHOIS sur des sites spécialisés comme l’AFNIC (www.afnic.fr) pour les .fr, ou sur des plateformes comme whois.domaintools.com pour d’autres extensions.
  2. Consultez le site du registre correspondant (ex. : ICANN Lookup pour les gTLDs, ou les registres nationaux pour les ccTLDs).
  3. Utilisez des services de recherche de domaine proposés par des bureaux d’enregistrement accrédités comme OVH, Gandi, Namecheap ou GoDaddy.

Qu’est-ce qui est obligatoire pour enregistrer un nom de domaine ?

L’enregistrement d’un nom de domaine nécessite :

  • Le choix d’un bureau d’enregistrement accrédité (registrar).
  • Un nom disponible, non réservé par une autre entité.
  • Des informations d’identification valides (nom, adresse, email du titulaire).
  • Le paiement des frais d’enregistrement, renouvelables annuellement.
    Pour certains TLDs, des critères spécifiques peuvent s’appliquer (ex. : .fr peut exiger une présence en France).

Quel est le meilleur site pour réserver un nom de domaine ?

Le choix du site dépend de vos besoins :

  • OVH, Gandi (France) : recommandés pour les .fr et autres TLDs avec un bon support en français.
  • Namecheap, GoDaddy : populaires pour l’enregistrement de noms de domaine internationaux.
  • Google Domains : apprécié pour sa simplicité et intégration avec les services Google.
  • Porkbun, Dynadot : offrent des prix attractifs sur certains TLDs.
    Avant de choisir, il est conseillé de comparer les tarifs, les options de protection WHOIS et les services complémentaires (hébergement, DNS).

Qui administre les extensions de domaine ?

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) supervise la gestion des TLDs. Cependant, chaque type de domaine est administré par des entités spécifiques :

  • gTLDs (.com, .org, .net, etc.) : gérés par des registres comme Verisign (.com, .net) ou PIR (.org).
  • ccTLDs (.fr, .de, .uk, etc.) : administrés par des organismes nationaux comme l’AFNIC pour le .fr, Nominet pour le .uk.

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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ICANN 81 : Naviguer vers l’avenir de la gouvernance de l’Internet

La réunion générale annuelle d’ICANN constitue un moment clé pour discuter de la gouvernance de l’Internet, du développement des politiques et des avancées techniques. La 81ᵉ édition organisée à Istanbul n’a pas dérogé à cette règle et a offert une plateforme permettant à une grande diversité d’acteurs d’influencer l’évolution du paysage numérique mondial.

Points clés à retenir

Mise en avant des nouveaux gTLDs

Une partie significative des discussions de l’ICANN 81 a été consacrée à la prochaine fenêtre de candidature pour de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLDs), prévue pour le deuxième trimestre de 2026. Il s’agit de la première opportunité depuis 2012 pour les entreprises et organisations de déposer des candidatures pour de nouveaux noms de domaine de premier niveau, marquant ainsi une évolution majeure dans l’expansion du système des noms de domaine.

Un nouveau Guide du Candidat sera publié début 2025, garantissant un processus plus fluide et plus efficace pour les futurs demandeurs.

Améliorations en matière de sécurité DNS

La lutte contre les abus liés au DNS et le renforcement des protocoles de sécurité ont été des priorités majeures lors des sessions. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de mesures robustes pour atténuer les menaces et assurer un système de noms de domaine plus sécurisé et résilient.

Mise en avant du modèle multipartite

ICANN a réaffirmé son engagement envers le modèle multipartite (Multistakeholder Model), qui favorise une approche inclusive de la gouvernance de l’Internet. La participation d’un large éventail d’acteurs (gouvernements, entreprises privées, société civile, experts techniques) est essentielle pour assurer une prise de décision équilibrée et efficace.

Aperçu détaillé des sessions

Mise en œuvre du programme des nouveaux gTLDs

Cette session a exploré les détails du processus de candidature pour les futurs gTLDs. Les thèmes abordés incluaient :

  • Mécanismes de soutien aux candidats
  • Critères d’évaluation
  • Calendrier du processus de candidature

Ces discussions ont permis de donner aux futurs demandeurs des informations essentielles pour préparer leur dépôt.

Stratégies de lutte contre les abus du DNS

Les experts présents ont présenté des stratégies de lutte contre les abus liés au DNS, notamment :

  • La collaboration entre les registres et les bureaux d’enregistrement
  • Le rôle des forces de l’ordre dans la détection et la prévention des activités malveillantes

L’accent a été mis sur la nécessité d’une approche proactive pour réduire les cybermenaces et protéger l’intégrité du système des noms de domaine.

Initiatives pour l’acceptation universelle des noms de domaine

L’acceptation universelle vise à garantir que tous les noms de domaine et adresses e-mail valides soient reconnus, indépendamment du script ou de la longueur. ICANN a présenté des initiatives visant à assurer une véritable universalité de l’accès à Internet, en particulier pour les langues non latines et les nouveaux TLDs.

Perspectives pour ICANN 82

Après l’ICANN 81, l’organisation se projette vers ICANN 82, qui se tiendra du 8 au 13 mars 2025 au Hyatt Regency Seattle Hotel, aux États-Unis.

ICANN 82 sera une réunion communautaire axée sur :

  • Les travaux internes des organisations de soutien et des comités consultatifs
  • Les interactions entre les différentes parties prenantes
  • Des sessions plénières sur des enjeux transversaux de gouvernance Internet

Les participants pourront s’attendre à des discussions approfondies sur le développement des politiques, les évolutions techniques et les stratégies à long terme pour l’avenir de l’Internet.

Conclusion

ICANN 81 à Istanbul a marqué une étape majeure dans l’évolution continue de la gouvernance de l’internet. Les délibérations et décisions prises lors de cette réunion ont posé les bases des développements futurs, garantissant que l’internet reste sécurisé, inclusif et résilient. En tant qu’expert reconnu en droit des noms de domaine et en protection des marques numériques, le cabinet Dreyfus & Associés suit de près ces évolutions réglementaires et leur impact sur les entreprises. Nous apportons des conseils stratégiques pour aider nos clients à naviguer dans la complexité de la gouvernance de l’internet, à faire valoir leurs droits contre le cybersquattage et à anticiper les nouvelles obligations de conformité. Grâce à notre expertise approfondie des politiques de l’ICANN et de la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, nous accompagnons les entreprises dans la protection de leur présence en ligne et leur adaptation à un environnement numérique en constante évolution.

FAQ – Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’ICANN ?

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) est une organisation à but non lucratif chargée de coordonner la gestion des bases de données essentielles à l’Internet, notamment le système des noms de domaine (DNS), afin d’assurer un fonctionnement stable et sécurisé du réseau mondial.

Qu’est-ce qu’un gTLD ?

Un gTLD (generic Top-Level Domain) est une extension de domaine générique de premier niveau. Exemples : .com, .org, .net. ICANN supervise leur gestion et leur attribution.

Quand ouvrira la prochaine fenêtre de candidature pour les nouveaux gTLDs ?

La prochaine fenêtre de candidature pour de nouveaux gTLDs est prévue pour le deuxième trimestre de 2026.

Qu’est-ce que le modèle multipartite (Multistakeholder Model) ?

Le modèle multipartite est un modèle de gouvernance qui rassemble divers acteurs (entreprises, société civile, gouvernements, experts techniques) afin de développer des politiques Internet équilibrées et inclusives.

Où puis-je trouver plus d’informations sur les réunions ICANN ?

Toutes les informations sur les réunions passées et futures d’ICANN sont disponibles sur le site officiel :

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On parle de nous dans la presse : Le cabinet Dreyfus à l’honneur dans l’Expert Guide 2025

Lorsqu’un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle est cité et sollicité par les médias spécialisés, cela témoigne non seulement de sa crédibilité, mais aussi de sa capacité à innover et à proposer des solutions concrètes face aux défis juridiques actuels. C’est précisément le cas de Dreyfus, dont l’expertise dans le domaine du droit des dessins et modèles, ainsi que dans la protection de la propriété intellectuelle de manière plus globale, a récemment été mise en avant au sein de la publication Expert Guide 2025 – Intellectual Property, éditée par Corporate LiveWire.

Dans cet article, nous revenons sur cette parution, en soulignant les points clés abordés dans l’interview consacrée à Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet, et en montrant comment cette reconnaissance de la presse spécialisée renforce le statut de Dreyfus en tant qu’expert incontournable en Europe sur la modernisation du droit des dessins et modèles. Nous évoquerons également les enjeux soulevés dans l’article paru au sein de l’Expert Guide 2025, et comment le cabinet met en pratique ces connaissances pour accompagner ses clients.

Dreyfus Intellectual Property Expert Guide 2025


Dreyfus à l’honneur dans l’Expert Guide 2025

La publication Expert Guide 2025 – Intellectual Property

L’Expert Guide 2025 dédié à la propriété intellectuelle est édité par Corporate LiveWire, un média international qui propose régulièrement des analyses et des ressources approfondies sur les tendances du droit et de l’économie. Dans cette édition, plusieurs spécialistes de renom et cabinets d’expertise abordent des sujets cruciaux tels que :

  • Le régime unifié du brevet (Unified Patent Court).
  • La transformation des règles de protection des marques dans certains pays d’Afrique.
  • Les évolutions autour du droit d’auteur pour les objets utilitaires.
  • La nouvelle vague de réglementation numérique touchant la protection des secrets d’affaires ou l’essor de la 3D.

C’est dans ce contexte qu’une place toute particulière a été faite à la modernisation du droit des dessins et modèles en Europe, thématique au cœur des débats actuels et qui connaît un nouvel élan avec l’entrée en vigueur progressive de dispositions législatives révisées à partir de 2025.

L’article « The Modernisation of EU Design Protection: A New Era for European Creativity »

Rédigé par Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus, cet article paru dans l’Expert Guide 2025 explique les tenants et aboutissants de la réforme européenne en matière de dessins et modèles, notamment :

  • Le passage d’une de la terminologie de «Dessins et modèles communautaire » à celle de « Dessins et modèles de l’union européenne » (DMUE), symbolisé par l’adoption du Ⓓ pour aligner l’identité visuelle avec celle du ® pour les marques ou du © pour le droit d’auteur.
  • L’élargissement de la notion de «dessins et modèles » et de « produit » pour intégrer les objets virtuels ou animés, ainsi que les éléments d’interface utilisateur.
  • Une procédure de dépôt plus flexible, permettant de regrouper jusqu’à 50 designs dans une seule demande, quelle que soit leur classification selon la classification de Locarno.
  • Des droits renforcés pour les titulaires, couvrant désormais plus clairement la reproduction 3D ou l’usage non autorisé de fichiers numériques destinés à la fabrication additive.

Grâce à cet article, disponible sur le site de Corporate LiveWire, le public peut saisir toute l’ampleur de la réforme et les opportunités qu’elle offre, tout en mesurant les risques et défis qui en découlent.


L’expertise de Dreyfus spécialiste en propriété intellectuelle reconnue par la presse spécialisée

Une légitimité construite sur le terrain

Depuis sa création, le cabinet Dreyfus se démarque par une approche multidisciplinaire alliant compétences juridiques, techniques et stratégiques. Cette polyvalence permet au cabinet :

  • D’anticiper les évolutions du marché et de la législation, notamment dans des domaines en pleine mutation (numérique, IA, impression 3D).
  • De conseiller de nombreux clients (grandes entreprises, PME, start-up ou créateurs indépendants) pour la constitution et la défense de leur portefeuille de droits sur les dessins, modèles, marques et brevets.
  • De jouer un rôle actif dans les débats européens, par le biais de conférences, d’articles de fond et d’initiatives de place (retours d’expérience, consultations publiques).

Par ailleurs, l’implication directe de Nathalie Dreyfus dans des publications de référence témoigne de la reconnaissance du cabinet au plus haut niveau. Être invité à signer une analyse dans une publication telle que l’Expert Guide 2025 signifie non seulement une validation professionnelle, mais aussi la mise en lumière de solutions concrètes et pragmatiques pour relever les défis du droit des dessins et modèles.

Des engagements concrets face à la modernisation du droit des dessins et modèles

Dans son article, Nathalie Dreyfus souligne plusieurs points cruciaux pour lesquels le cabinet accompagne déjà ses clients :

  1. Adaptation au symbole : informer les entreprises sur l’intérêt de signaler clairement la protection de leurs créations, et les conseiller sur la stratégie d’usage de ce symbole (logo, packaging, communication).
  2. Gestion du cycle de vie du dessin et modèle : de la phase de conception à la mise sur le marché, en passant par l’éventuel renouvellement et la défense contre la contrefaçon.
  3. Prise en compte des nouveaux formats numériques : assistance à la rédaction de dossiers techniques incluant des rendus 3D, des animations ou des captures d’écran.

Ces domaines d’intervention illustrent la capacité de Dreyfus à agir de manière proactive et à proposer aux entreprises des moyens de valoriser leurs créations.


Enjeux soulevés par la réforme et solutions concrètes

Pourquoi cette réforme est-elle cruciale ?

  • Uniformité : L’un des objectifs principaux de la réforme est de mieux harmoniser les règles à travers l’Union européenne, en tenant compte des spécificités nationales et de la nécessité d’évoluer avec l’ère numérique.
  • Nouvelles formes de piratage : L’impression 3D, le partage de fichiers STL ou encore l’essor du métavers imposent de repenser les droits accordés aux concepteurs et aux entreprises.
  • Renforcement de la compétitivité : Une meilleure protection favorise l’investissement dans le design et encourage la création, deux leviers de compétitivité à l’échelle internationale.

Les apports de Dreyfus expert en propriété intellectuelle

Face à ces évolutions :

  • Audit des portefeuilles : le cabinet propose un audit complet des dessins et modèles détenus, afin d’identifier les lacunes, les opportunités de dépôt ou les stratégies de renouvellement les plus adaptées à la nouvelle tarification et à la nouvelle durée de protection.
  • Accompagnement en contentieux : si une contrefaçon est constatée, Dreyfus dispose d’une solide expérience des procédures devant l’EUIPO, les tribunaux français et d’autres juridictions européennes.
  • Formation et sensibilisation : Nathalie Dreyfus et son équipe animent régulièrement des webinaires et des conférences pour vulgariser les évolutions législatives et faire monter en compétence les équipes internes de leurs clients.

Liens externes et ressources complémentaires

Afin de vous permettre d’approfondir les sujets abordés dans cet article, voici quelques liens utiles :

  1. Expert Guide 2025 – Intellectual Property (Corporate LiveWire) : vous y retrouverez l’article complet intitulé « The Modernisation of EU Design Protection: A New Era for European Creativity », rédigé par Nathalie Dreyfus.
  2. EUIPO – European Union Intellectual Property Office : l’office européen en charge de l’enregistrement des marques et des dessins ou modèles dans l’UE, et organisme pivot de la réforme évoquée.

Ces ressources vous permettront de comprendre plus en détail les défis et opportunités découlant de la nouvelle législation européenne sur les dessins et modèles, et d’envisager les stratégies qui s’offrent aux entreprises et aux créateurs.


Conclusion : Dreyfus, un partenaire de confiance pour la nouvelle ère du design européen

La presse spécialisée, à travers l’Expert Guide 2025 publié par Corporate LiveWire, souligne la pertinence du travail accompli par Dreyfus dans le domaine de la propriété intellectuelle. La modernisation du droit des dessins et modèles en Europe, et la prise en compte renforcée des créations numériques, représente un tournant majeur pour les entreprises et les créateurs.

En étant reconnu et cité comme expert, Dreyfus confirme sa position de leader dans l’accompagnement stratégique, juridique et technique de ses clients, qu’ils soient grandes entreprises, PME ou indépendants, souhaitant sécuriser et valoriser leurs actifs immatériels. Le cabinet se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, étude de cas personnalisée ou accompagnement sur mesure.


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Contactez Dreyfus :

  • Téléphone : +33 1 56 59 11 00
  • E-mail : contact@dreyfus.fr
  • Site Web : www.dreyfus.fr

Profitez de l’expertise de Nathalie Dreyfus et de son équipe pour anticiper les effets de la réforme, et mettre en place les meilleures pratiques pour préserver votre créativité et votre compétitivité sur le marché européen.

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Comprendre la décision de l’INPI du 7 octobre 2024 : Implications pour les procédures d’opposition de marque

Le 7 octobre 2024, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rendu une décision très attendue dans l’affaire NL 23-0255. Ce jugement, qui examinait les interactions entre marques, noms commerciaux et noms de domaine dans le droit de la propriété intellectuelle, a rejeté les demandes de nullité de LPB SAS à l’encontre de la marque contestée « Les P’tites Bombes LPB ». Cette décision met en lumière des principes clés dans les procédures d’opposition de marque, notamment en ce qui concerne le risque de confusion, la preuve d’usage et les nuances procédurales.

Résumé de l’affaire

Parties et contexte

Le différend opposait LPB SAS, le demandeur, à la marque « Les P’tites Bombes LPB », déposée en mai 2019. L’opposition s’appuyait sur des droits antérieurs, notamment :

  • Le nom commercial « LPB » ;
  • Le nom commercial « Les P’tites Bombes » ;
  • Le nom de domaine com.

LPB SAS a soutenu que la marque contestée présentait un risque de confusion en raison de la similitude des signes et de l’intersection des produits et services.

Analyse juridique

Législation applicable

La marque contestée a été évaluée selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle en vigueur au moment de son enregistrement. Les articles L.711-2, L.711-3 et L.714-3 définissent les conditions de nullité, qui requièrent :

  • La preuve de droits antérieurs, tels que des noms commerciaux ou des noms de domaine ;
  • L’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et ces droits antérieurs.

Évaluation des droits antérieurs

En vertu du droit français, les marques peuvent être contestées sur la base de droits antérieurs. L’INPI a examiné trois revendications spécifiques :

  1. Dénomination sociale « LPB »
  • L’INPI a confirmé l’utilisation antérieure de la dénomination sociale par LPB SAS pour des activités de commerce en gros de textile et prêt-à-porter.
  • Cependant, aucun lien n’a été établi entre cette dénomination sociale et les produits/services couverts par la marque contestée. De plus, les différences visuelles et phonétiques ont réduit le risque de confusion.
  1. Nom commercial « Les P’tites Bombes »
  • Bien que LPB SAS ait démontré un usage limité de ce nom commercial, l’INPI a jugé que la notoriété nationale n’était pas prouvée.
  1. Nom de domaine lespetitesbombes.com
  • LPB SAS a affirmé une exploitation prolongée de ce domaine pour le commerce électronique.
  • Toutefois, la majorité des preuves fournies, telles que les données web et les ventes, étaient datées après l’enregistrement de la marque. L’INPI a donc exclu tout usage effectif avant mai 2019.

Risque de confusion : une analyse globale

L’INPI a évalué le risque de confusion en tenant compte de plusieurs facteurs :

  • Différences visuelles et phonétiques : Les similitudes entre la marque contestée et les droits antérieurs étaient limitées.
  • Caractère distinctif : Le demandeur n’a pas démontré que ses droits antérieurs possédaient une distinctivité suffisante pour induire une confusion.
  • Perception des consommateurs : Un consommateur moyen, doté d’une attention modérée, n’était pas susceptible de confondre la marque contestée avec les droits antérieurs.

L’analyse cumulative a conduit à la conclusion de l’absence de risque de confusion.

Implications pratiques pour les entreprises

Clarification de la charge de la preuve

La décision souligne l’importance pour les demandeurs de fournir des preuves robustes et contemporaines de l’usage et de la reconnaissance de leurs droits antérieurs. Les documents postérieurs à l’enregistrement de la marque ne peuvent pas être utilisés pour établir des revendications antérieures.

Les demandeurs doivent démontrer :

  • Un usage effectif des droits antérieurs ;
  • Une reconnaissance nationale, lorsque cela est applicable.

Portée de la nullité des marques

Cette décision met en avant la nécessité de formuler des demandes de nullité précises et ciblées, en s’assurant que :

  • Il existe une correspondance claire entre les droits antérieurs et les produits/services de la marque contestée.
  • Des preuves directes démontrent l’intersection et la confusion potentielle.

Enjeux juridiques et stratégiques plus larges

Du point de vue stratégique, cette affaire illustre les défis liés à la protection des droits historiques face à des marques plus récentes. Les entreprises doivent maintenir des archives complètes et datées de leurs usages, réputations et reconnaissances afin de protéger leur propriété intellectuelle et de soutenir leurs litiges ou oppositions futures.

Changements procéduraux dans les oppositions de marque

Cette affaire reflète les évolutions procédurales du droit français des marques, notamment :

  • Des exigences probatoires plus strictes.
  • Une simplification du processus d’opposition.

Pour réussir dans une demande de nullité, les opposants doivent présenter :

  • Une documentation détaillée de l’usage antérieur.
  • Des preuves de reconnaissance par les consommateurs.
  • Une justification claire du préjudice découlant de la confusion potentielle.

Conclusion

La décision de l’INPI dans l’affaire NL 23-0255 fixe un niveau d’exigence élevé pour les demandes de nullité, soulignant l’importance d’une gestion proactive des droits de propriété intellectuelle. Pour les titulaires de marques, ce jugement rappelle l’importance de documenter et protéger leurs droits de manière rigoureuse.

À propos du cabinet Dreyfus

Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et offre une expertise en matière de protection de marque, d’opposition et de nullité. Grâce à un réseau mondial d’avocats spécialisés, nous proposons des solutions complètes et adaptées aux besoins de votre entreprise.

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FAQ 

Comment faire opposition à une marque ?

L’opposition à une marque est une procédure qui permet à un titulaire de droits antérieurs (marque, dénomination sociale, nom commercial, etc.) de s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à ses droits. En France, cette opposition doit être déposée auprès de l’INPI dans un délai de deux mois à compter de la publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). L’opposant doit démontrer un risque de confusion avec sa marque antérieure.

Quels sont les critères de validité d’une marque ?

Pour être valable, une marque doit respecter plusieurs critères définis par le Code de la propriété intellectuelle :

  • Distinctivité : La marque ne doit pas être descriptive des produits et services désignés.
  • Disponibilité : Elle ne doit pas être identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée pour des produits et services identiques ou similaires.
  • Licéité : La marque ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  • Non-trompeuse : Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur sur la nature, la qualité ou l’origine des produits et services.

Quel délai pour faire opposition à une marque publiée au bulletin ?

L’opposition doit être formée dans un délai strict de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). Passé ce délai, il n’est plus possible d’introduire une opposition administrative, mais des actions en nullité restent envisageables devant les juridictions compétentes.

Quelle est la procédure de dépôt d’une marque ?

Le dépôt d’une marque en France se déroule en plusieurs étapes :

  1. Vérification de disponibilité : Il est conseillé d’effectuer une recherche d’antériorité pour s’assurer que la marque n’est pas déjà enregistrée.
  2. Dépôt auprès de l’INPI : Le demandeur remplit un formulaire précisant le signe à protéger, la liste des produits et services concernés, et s’acquitte des frais de dépôt.
  3. Examen par l’INPI : L’INPI vérifie la conformité formelle et peut émettre des objections si la marque ne respecte pas les critères légaux.
  4. Publication au BOPI : La demande est publiée, ouvrant la période d’opposition de deux mois pour les tiers.
  5. Enregistrement : En l’absence d’opposition ou après son rejet, la marque est enregistrée et le titulaire reçoit un certificat de dépôt.

Qui peut prononcer la déchéance d’une marque ?

La déchéance d’une marque peut être prononcée par une juridiction ou l’INPI si le titulaire ne l’a pas exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Toute personne intéressée peut introduire une action en déchéance afin de faire annuler la marque pour non-usage.

Comment calculer la notoriété d’une marque ?

La notoriété d’une marque est évaluée en fonction de plusieurs critères :

  • Le volume des ventes et la part de marché associée à la marque.
  • La durée et l’intensité de son usage sur le marché.
  • Les investissements publicitaires et la visibilité auprès du public.
  • La reconnaissance par les consommateurs et les enquêtes d’opinion.
  • L’usage de la marque dans les médias et les publications spécialisées.

Une marque bénéficiant d’une forte notoriété peut obtenir une protection renforcée contre des usages qui, même sans risque de confusion, pourraient tirer indûment profit de sa renommée.

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Les défis de la procédure UDRP face à la montée des nouvelles extensions (gTLDs)

Le paysage numérique a connu des transformations significatives avec l’introduction des nouvelles extensions génériques de premier niveau (gTLDs). Cette expansion offre à la fois des opportunités et des défis, notamment en ce qui concerne la procédure uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP). En tant qu’experts en droit de la propriété intellectuelle, nous souhaitons mettre en lumière les complexités auxquelles les titulaires de marques sont confrontés lorsqu’ils naviguent dans la procédure UDRP dans un contexte de prolifération des nouvelles gTLDs. Cet article examine les tenants et aboutissants de la procédure UDRP, met en lumière les défis engendrés par les nouvelles gTLDs et propose des recommandations pratiques pour une protection optimale des marques.

Comprendre la procédure UDRP : un cadre pour résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine

Définition et objectif

Créée en 1999 par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la procédure UDRP est un mécanisme simplifié visant à résoudre les litiges relatifs aux noms de domaine. Son objectif principal est de traiter les cas où des noms de domaine sont enregistrés et utilisés de mauvaise foi, portant atteinte aux droits des marques.

Critères clés pour déposer une plainte

Pour initier une procédure UDRP, le plaignant doit démontrer que :

  • Le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le plaignant a des droits.
  • Le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.
  • Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Ces critères garantissent que la procédure UDRP cible les cas évidents d’abus dans l’enregistrement des noms de domaine.

L’impact des nouvelles gTLDs sur le paysage des noms de domaine

Expansion du système de noms de domaine

En 2012, l’ICANN a lancé le programme des nouvelles gTLDs, élargissant considérablement le nombre de gTLDs disponibles au-delà des extensions traditionnelles telles que .com, .org et .net. Cette initiative a introduit une multitude de nouvelles extensions, comme .shop, .tech et .paris, dans le but de renforcer le choix des consommateurs et de stimuler la concurrence. Par exemple, .shop a été largement adopté par les entreprises de commerce électronique, tandis que .tech a gagné en popularité auprès des entreprises technologiques.

Selon l’ICANN, ces nouvelles extensions ont permis une plus grande diversité et accessibilité dans l’écosystème des noms de domaine.

Opportunités et risques pour les titulaires de marques

Si les nouvelles gTLDs offrent aux titulaires de marques la possibilité d’acquérir des noms de domaine alignés sur leurs marques et secteurs d’activité, elles augmentent également les risques de cybersquatting. La diversification des extensions augmente les points d’entrée pour les cybersquatteurs, rendant plus difficile la surveillance et la protection des marques.

Défis posés par les nouvelles gTLDs à la procédure UDRP

Augmentation du potentiel de cybersquatting

La montée en puissance des gTLDs a conduit à une augmentation correspondante des incidents de cybersquatting. Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le nombre de plaintes UDRP a atteint des records ces dernières années, avec une augmentation de 20 % des cas entre 2015 et 2020.

Complexité des stratégies de protection des marques

Les titulaires de marques doivent désormais relever le défi complexe de surveiller et de protéger leurs marques dans un paysage de noms de domaine considérablement élargi. Cette complexité nécessite des stratégies de surveillance et d’application des droits plus complètes pour protéger efficacement la propriété intellectuelle.

Enjeux juridictionnels et procéduraux

L’introduction de nombreuses gTLDs a également entraîné des défis juridictionnels, car différents registres peuvent avoir des politiques et des procédures variées. Cette fragmentation peut compliquer l’application des décisions UDRP et le processus global de résolution des litiges. Par exemple, les différences dans les politiques des registres entre l’Europe et l’Asie créent souvent des obstacles à une application uniforme des décisions UDRP.

Adaptations et réponses

Évolution du cadre de la procédure UDRP

Face à l’évolution du paysage des noms de domaine, des discussions ont été engagées sur la réforme de la procédure UDRP pour répondre efficacement aux nouveaux défis. Les propositions incluent l’introduction de sanctions financières pour les cybersquatteurs et l’extension des délais de réponse pour les défendeurs. Toutefois, ces changements doivent être équilibrés avec la nécessité de maintenir l’efficacité et la rapidité de l’UDRP.

Introduction de la procédure URS

Pour compléter la procédure UDRP, l’ICANN a introduit le système Uniform Rapid Suspension (URS), conçu pour les cas évidents d’infraction. Le système URS offre un moyen plus rapide et plus économique de suspendre les noms de domaine contrefaits, mais ne permet pas leur transfert au plaignant.

Recommandations pour les titulaires de marques

Face aux complexités introduites par les nouvelles gTLDs, les titulaires de marques devraient :

  • Développer une stratégie robuste d’enregistrement de noms de domaine incluant leurs marques principales sur les gTLDs pertinents.
  • Mettre en œuvre une surveillance continue pour détecter et traiter rapidement les infractions potentielles.
  • Utiliser des mécanismes comme le Trademark Clearinghouse pour protéger leurs droits lors du lancement de nouvelles gTLDs.
  • Envisager l’utilisation d’outils basés sur l’IA pour automatiser la surveillance des enregistrements de noms de domaine sur plusieurs gTLDs.

Conclusion

La prolifération des nouvelles gTLDs a indéniablement transformé l’écosystème des noms de domaine, offrant à la fois des opportunités et des défis aux titulaires de marques. Bien que la procédure UDRP reste un outil essentiel pour lutter contre le cybersquatting, elle doit évoluer pour répondre aux nuances introduites par l’expansion des gTLDs. À mesure que le paysage des noms de domaine continue d’évoluer, il est essentiel de rester vigilant et de mettre en œuvre des stratégies adaptatives qui exploitent les avancées juridiques et technologiques.

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FAQ 

Quelle est la différence entre un TLD et un gTLD ?

Un TLD (Top-Level Domain) est l’extension d’un nom de domaine, située à la fin d’une adresse Internet (ex. : .com, .fr, .org).
On distingue deux grandes catégories de TLD :

  • Les gTLDs (Generic Top-Level Domains) : Extensions génériques ouvertes à tous ou à certaines catégories d’utilisateurs (ex. : .com, .net, .shop).
  • Les ccTLDs (Country-Code Top-Level Domains) : Extensions spécifiques à un pays ou un territoire (ex. : .fr pour la France, .de pour l’Allemagne).

Quels sont les nouveaux gTLDs ?

Les nouveaux gTLDs ont été introduits par l’ICANN en 2012 pour offrir plus de diversité aux noms de domaine. Voici quelques exemples :

  • gTLDs sectoriels : .law, .bank, .tech
  • gTLDs géographiques : .paris, .nyc, .berlin
  • gTLDs de niche : .guru, .photography, .luxury
  • gTLDs génériques : .shop, .blog, .online

Quels TLDs sont restreints ?

Certains TLDs sont soumis à des restrictions et ne sont accessibles qu’à certaines entités ou professionnels. Parmi eux :

  • .bank : Réservé aux institutions financières réglementées.
  • .law : Réservé aux avocats et cabinets juridiques.
  • .gov : Exclusivement réservé aux organismes gouvernementaux américains.
  • .edu : Destiné aux établissements d’enseignement supérieur agréés.
  • .mil : Exclusif aux institutions militaires américaines.

Qui fait les TLDs ?

Les TLDs sont gérés par des registres de domaines supervisés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

  • L’ICANN délègue la gestion des gTLDs à des registreurs comme Verisign (.com, .net) ou Afilias (.info).
  • Les ccTLDs sont administrés par des organismes nationaux comme l’AFNIC pour le .fr ou Nominet pour le .uk.

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L’IA et le droit d’auteur : Comprendre la deuxième partie du rapport de l’U.S. Copyright Office sur la protection des œuvres générées par IA

L’évolution de l’IA et du droit d’auteur

L’U.S. Copyright Office a publié le 29 janvier 2025 la seconde partie de son étude approfondie sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur, soulevant l’une des questions juridiques les plus complexes de notre époque : Une œuvre générée par une intelligence artificielle peut-elle bénéficier de la protection du droit d’auteur ?

Alors que les outils d’IA générative tels que ChatGPT, MidJourney et DALL·E évoluent rapidement, de nombreux créateurs exploitent ces technologies pour enrichir leurs processus artistiques. Cependant, où s’arrête la créativité humaine et où commence l’automatisation ?

Ce rapport apporte un éclairage crucial sur la manière dont le U.S. Copyright Office considère les œuvres créées avec l’assistance d’une intelligence artificielle et leur éventuelle protection par le droit d’auteur.

Contexte : un rappel de la première partie, les répliques numériques

Avant d’aborder la question des œuvres générées par l’IA, il convient de revenir sur les conclusions de la première partie du rapport de l’U.S. Copyright Office, qui portait sur les répliques numériques (deepfakes et clonage vocal par IA). Les principaux enseignements de la première partie :

  • Les répliques numériques (ex. deepfakes de célébrités, clonage de voix) posent d’importants enjeux juridiques et éthiques.
  • L’étude a mis en évidence l’absence de cadre législatif clair pour protéger les individus contre l’usurpation de leur image et de leur voix par des IA.
  • Le Copyright Office a recommandé une évolution législative pour lutter contre les abus liés aux répliques numériques.

Avec cette deuxième partie, l’attention se porte désormais sur la protection juridique des œuvres créées par IA.

 Les œuvres générées par l’IA et leur protection juridique

L’enjeu fondamental soulevé par cette étude est le suivant : Dans quelle mesure une œuvre créée à l’aide d’une intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

1 – L’exigence d’une paternité humaine

Selon le Copyright Act des États-Unis, une œuvre doit être créée par un auteur humain pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. La position du Copyright Office est claire :

  • Une œuvre générée entièrement par une IA ne peut pas être protégée par le droit d’auteur.
  • Les œuvres créées avec une intervention humaine significative peuvent être protégées.
  • Chaque cas doit être évalué individuellement pour déterminer si l’apport humain est suffisant pour justifier la protection.

Un précédent juridique important : Thaler v. Perlmutter (2023) – La justice américaine a confirmé que les œuvres produites exclusivement par IA ne peuvent pas être enregistrées au titre du droit d’auteur.

Le rôle de l’IA dans la création artistique

Le Copyright Office distingue deux types d’usages de l’IA dans la création :

  • L’IA comme outil d’assistance: lorsqu’une IA est utilisée pour aider un humain à créer, l’œuvre finale peut être protégée par le droit d’auteur.
  • L’IA comme créateur autonome: Lorsqu’une IA génère un contenu sans intervention humaine significative, l’œuvre ne peut pas être protégée.

Exemple : Si un artiste utilise Photoshop ou une IA générative pour affiner son œuvre, il peut revendiquer la protection du droit d’auteur. En revanche, si une image est générée automatiquement par IA sans modification humaine elle ne peut pas être protégée.

L’importance des prompts

Un des points les plus débattus dans ce rapport concerne la valeur juridique des « prompts », c’est-à-dire les instructions textuelles données à une IA pour générer du contenu.

La position du Copyright Office :

  • Un simple prompt ne suffit pas à revendiquer un droit d’auteur.
  • L’utilisateur doit démontrer une contribution créative significative.
  • Si une personne sélectionne, modifie ou organise du contenu généré par IA, elle pourrait revendiquer une protection partielle.

Une conséquence majeure : Une œuvre générée par IA sur la base d’un prompt n’appartient pas automatiquement à son utilisateur, sauf s’il ajoute une valeur artistique humaine claire.

Une analyse juridique et les approches internationales

Différentes juridictions adoptent des positions variées sur la question du droit d’auteur et de l’IA :

  • États-Unis : Les œuvres générées par IA ne sont pas protégées, sauf en cas d’intervention humaine substantielle.
  • Royaume-Uni : Les œuvres générées par IA peuvent bénéficier d’une protection limitée.
  • Union Européenne : Le règlement sur l’Intelligence artificielle affirme l’obligation pour les sytèmes d’IA de respecter les droits de propriété intellectuelle.
  • Chine : Les œuvres produites par IA peuvent être protégées sous certaines conditions.

Cette divergence de régimes crée une incertitude juridique majeure pour les créateurs exploitant l’IA.

III – Conséquences et évolutions juridiques possibles

L’U.S. Copyright Office suggère plusieurs pistes d’évolution :

  • La clarification des critères d’intervention humaine significative.
  • De nouvelles directives sur l’enregistrement des œuvres contenant du contenu généré par IA.
  • La possibilité d’un cadre juridique sui generis spécifique aux œuvres générées par IA.

Pour l’instant, aucune réforme législative n’a été recommandée, mais le débat reste ouvert.

Conclusion : L’avenir du droit d’auteur face à l’IA

En résumé, cette étude confirme que :

  • Les œuvres générées exclusivement par IA ne peuvent pas être protégées.
  • Les prompts seuls ne permettent pas de revendiquer un droit d’auteur.
  • Le cadre juridique existant reste adapté mais nécessite des précisions.

 

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1. Une œuvre générée par intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

Actuellement, non, si elle est entièrement générée sans intervention humaine significative. Le droit d’auteur américain, comme précisé par le rapport de l’US Copyright Office, exige une contribution humaine pour qu’une œuvre soit protégée.

2. Quelles sont les responsabilités de l’utilisateur d’une IA générative dans la création d’une œuvre ?

L’utilisateur peut être considéré comme co-auteur si sa contribution est créative et substantielle. L’USCO précise qu’une simple demande textuelle (« prompt ») ne suffit pas toujours à revendiquer la titularité du droit d’auteur.

3. Le rapport du Copyright Office a-t-il un effet juridique immédiat ?

Non, il s’agit d’un rapport consultatif qui oriente les futures réformes et décisions judiciaires. Toutefois, il joue un rôle important dans la compréhension actuelle des limites du droit d’auteur face à l’IA.

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Décision de l’INPI du 13 septembre 2024 : Dépôt de marque de mauvaise foi et ses implications

La décision de l’INPI du 13 septembre 2024 dans l’affaire NL 23-0183 aborde la question cruciale de la mauvaise foi en droit des marques. L’annulation de la marque « POMPON », déposée dans le but de monopoliser un nom associé au célèbre sculpteur François Pompon, illustre l’abus des droits de propriété intellectuelle pour un avantage commercial indu. Cet article analyse le raisonnement juridique, les preuves et les implications de cette décision pour les entreprises opérant dans les secteurs de la propriété intellectuelle et du patrimoine culturel.

Résumé de l’affaire

Contexte

La marque « POMPON », déposée par un exploitant de boutiques de musées, a fait l’objet d’une procédure d’annulation initiée par la société Dixit Arte SAS. Cette dernière a soutenu que l’enregistrement visait à monopoliser le nom « Pompon », associé au sculpteur François Pompon, dont les œuvres appartiennent au domaine public.

Arguments clés

Au cœur de l’affaire se trouvaient des allégations de mauvaise foi. La partie demanderesse a affirmé que le titulaire de la marque cherchait à exploiter le statut de domaine public du nom de François Pompon en imposant des redevances aux autres utilisateurs légitimes. Cette démarche était perçue comme une tentative d’obtenir un contrôle indu sur un nom qui devrait rester accessible à tous les acteurs du secteur artistique et patrimonial. Le déposant a répondu que la marque avait été enregistrée pour protéger l’intégrité de l’héritage de Pompon et garantir des reproductions de haute qualité.

Analyse juridique

Établir la mauvaise foi

L’INPI a fondé sa décision sur l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet l’annulation des marques déposées de mauvaise foi. Cette analyse exige une évaluation complète de l’intention du déposant au moment du dépôt, conformément à la jurisprudence européenne. Des éléments tels que la connaissance d’utilisations antérieures par des tiers et le contexte général de l’enregistrement sont déterminants pour établir la mauvaise foi.

Rôle des preuves pour démontrer l’intention

Les éléments décisifs incluaient l’activité du déposant en tant que gestionnaire de boutiques de musées à Dijon, ce qui lui donnait un accès direct aux produits de Dixit Arte. De plus, des courriers électroniques proposant des licences payantes ont renforcé l’affirmation selon laquelle l’enregistrement visait délibérément à monétiser un nom essentiel au domaine public. L’argument du déposant concernant la protection de l’héritage de l’artiste a été jugé peu crédible au vu des motivations financières mises en évidence par les preuves.

Décision et implications

Annulation de la marque

L’INPI a conclu que la marque « POMPON » avait été déposée dans l’intention de créer un monopole indu sur un nom appartenant au domaine public. En restreignant l’accès à un terme essentiel à la reproduction et à la vente des œuvres de François Pompon, le déposant a exploité le système de marques de manière contraire à son objectif.

Implications pour les futures demandes de marque

Cette décision souligne la nécessité d’assurer la bonne foi dans les demandes de marque, notamment dans les cas impliquant des éléments du domaine public. Les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir que leurs dépôts respectent les principes d’équité et n’entravent pas les pratiques commerciales légitimes. Ce jugement met également en lumière l’importance de préserver l’accès aux symboles du patrimoine culturel pour tous les acteurs.

Leçons générales de la décision

La protection du domaine public

La décision souligne que les noms liés aux œuvres du domaine public, tels que ceux de François Pompon, doivent rester librement accessibles aux parties prenantes. Les tentatives d’imposer une exclusivité par le biais de l’enregistrement de marques risquent de contrevenir aux principes du droit de la propriété intellectuelle.

Pratiques éthiques en matière de licences

Cette affaire rappelle l’importance de la transparence et de l’équité dans les accords de licence. L’utilisation des marques pour percevoir des redevances sur des noms du domaine public va à l’encontre de l’esprit de la libre concurrence et de l’innovation.

Conclusion

L’annulation de la marque « POMPON » par l’INPI établit un précédent contre les dépôts de mauvaise foi, mettant en avant la nécessité de pratiques éthiques en matière de gestion des droits de propriété intellectuelle. Les entreprises doivent aligner leurs stratégies de marque sur les principes d’équité et de concurrence.

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FAQ

Quelles sont les conséquences d’un dépôt de marque ?

Le dépôt d’une marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe pour les produits et services désignés, lui permettant d’agir contre toute utilisation non autorisée. Il s’agit d’un droit exclusif qui peut être opposé aux tiers, sous réserve des droits antérieurs et des exigences de validité de la marque.

Comment s’opposer à un dépôt de marque ?

Il est possible de s’opposer à un dépôt de marque en introduisant une opposition devant l’INPI (ou d’autres offices compétents) dans un délai déterminé après la publication de la demande. L’opposition doit être fondée sur des droits antérieurs, tels qu’une marque déjà enregistrée, une dénomination sociale, ou une indication géographique.

Quels sont les motifs qui permettent de demander la nullité de la marque ?

Une marque peut être annulée pour plusieurs raisons, notamment :

  • L’absence de distinctivité : si le signe est descriptif ou générique.
  • La mauvaise foi : si la demande a été déposée avec l’intention de nuire ou d’entraver les droits d’un tiers.
  • L’atteinte à des droits antérieurs : si elle porte atteinte à une marque préexistante ou à un autre droit protégé.
  • Le non-respect de l’ordre public et des bonnes mœurs : si la marque est contraire aux principes juridiques fondamentaux.

Qu’est-ce que la déchéance de la marque ?

La déchéance d’une marque signifie la perte de ses droits en raison de son non-usage pendant une période continue de cinq ans. Un tiers peut engager une action en déchéance pour libérer l’usage du signe concerné.

Quelles sont les 4 conditions auxquelles doit répondre une marque ?

Pour être valide, une marque doit remplir les conditions suivantes :

  1. Distinctivité : elle ne doit pas être générique ou descriptive.
  2. Disponibilité : elle ne doit pas porter atteinte aux droits d’un tiers.
  3. Licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
  4. Non-trompeuse : elle ne doit pas induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.

Comment s’opposer à une marque ?

L’opposition à une marque s’effectue en déposant une requête motivée auprès de l’INPI ou d’un autre office compétent. L’opposition doit être fondée sur des droits antérieurs et démontrer que l’enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion pour le public.

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Comprendre la jurisprudence UDRP : Décisions clés et perspectives pratiques

Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), établie par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en 1999, vise à offrir une procédure rapide, simplifiée et économique pour résoudre les litiges liés à l’enregistrement des noms de domaine. Cette politique jour un rôle clé dans la protection des marques, répondant efficacement aux défis posés par le cybersquattage et la violation des marques dans un environnement numérique en constante évolution. Au cours des deux dernières décennies, la jurisprudence UDRP a évolué de manière significative, établissant des principes de références essentiels pour guider les résolutions actuelles et futures des litiges relatifs aux noms de domaine.

Les cas emblématiques qui façonnent la jurisprudence UDRP

Madonna.com : Protection des noms de célébrités

Dans Ciccone p/k/a Madonna v. Parisi (2000), Madonna a déposé une plainte contre Dan Parisi pour contester l’enregistrement de « madonna.com », utilisé pour rediriger les utilisateurs vers un contenu inapproprié. Le panel de l’OMPI a statué en faveur de Madonna, mettant en avant ses droits d’artiste de renommée mondiale et la protection conférée par ses marques enregistrées. Ce cas a souligné le rôle de la procédure UDRP dans la protection des identités des célébrités contre les usages abusifs.

À retenir : Il est crucial de démontrer la notoriété et les droits sur les marques, même pour des noms personnels, afin de réussir la procédure UDRP.

Panavision.com : Lutte contre le cybersquattage

Dans Panavision Int’l, L.P. v. Toeppen (1999), le défendeur, Dennis Toeppen, avait enregistré « panavision.com » pour demander une compensation financière au titulaire de la marque. Le panel d’experts a jugé que ce comportement était un exemple clair de cybersquattage, illustrant l’utilité de la procédure UDRP pour contrer ces pratiques abusives.

À retenir : Enregistrer des noms de domaine principalement dans le but d’extorquer de l’argent constitue une preuve évidente de mauvaise foi.

Sting.com : Naviguer entre les termes génériques

Dans Sumner p/k/a Sting v. Urvan (2000), le musicien Sting n’a pas pu récupérer le domaine « sting.com », le défendeur ayant démontré son caractère générique et son absence d’association exclusive avec le plaignant. Le panel a rappelé que la procédure UDRP protège les marques, mais pas les termes génériques à usage commun, sauf si un sens secondaire est prouvé.

À retenir : La nature générique d’un nom de domaine complique les procédures UDRP, sauf si des droits clairs sur la marque sont démontrés.

Wal-MartSucks.com: Protéger les Marques contre les Abus

Ce cas portait sur le domaine « wal-martsucks.com », enregistré par Richard MacLeod. Le panel d’expert a conclu que MacLeod avait enregistré le domaine de mauvaise foi, dans le but d’attirer des utilisateurs en exploitant une confusion avec la marque Wal-Mart. La décision a souligné la position de la procédure UDRP contre les domaines qui incorporent des marques pour tromper ou critiquer sans usage non commercial légitime.

À retenir : La procédure UDRP réaffirme que les noms de domaine intégrant des marques ne peuvent pas être utilisés pour tromper, ternir ou exploiter la réputation d’une marque sous prétexte de critique, sauf en cas d’usage non commercial légitime.

Tendances et recommandations pratiques pour les praticiens de la procédure UDRP

Augmentation des cas

L’OMPI a signalé plus de 6 000 affaires en 2023, marquant une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse reflète les défis croissants auxquels les titulaires de marques font face pour protéger leurs marques en ligne. Notamment, 82 % de ces cas ont abouti au transfert des noms de domaine contestés aux plaignants, soulignant l’efficacité de la procédure UDRP pour lutter contre le cybersquattage. Avec l’introduction de nouvelles extensions de domaine (gTLDs), une stratégie proactive de protection est essentielle.

Éléments critiques pour réussir

Les plaignants doivent prouver :

  • Que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec leur marque.
  • Que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le domaine.
  • Que le domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Recommandations stratégiques

  • Enregistrements préventifs : Sécurisez les domaines clés avant que des tiers n’aient l’opportunité de les enregistrers.
  • Collecte de preuves : Documentez les comportements des défendeurs indiquant une mauvaise foi, tels les demandes financières excessives ou les utilisations nuisibles.
  • Réponses supplémentaires : Traitez immédiatement les lacunes ou les répliques de manière proactive lorsque les panels les permettent.

Exemples pratiques :

  • JuliaRoberts.com : Ce cas a démontré l’importance de réagir rapidement pour récupérer un nom utilisé à mauvais escient lors d’une mise aux enchères.
  • Armani.com : A mis en lumière la nécessité de démonter la mauvaise foi de manière exhaustive, au-delà d’une utilisation commerciale légitime.

Conclusion : Le rôle de l’expertise dans les litiges relatifs aux noms de domaine

L’évolution de la jurisprudence UDRP au cours des deux dernières décennies a fourni un cadre solide et largement reconnu à l’international pour résoudre efficacement les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions emblématiques ont clarifié l’application de cette politique, équilibrant les droits des titulaires de marques et ceux des détenteurs légitimes de noms de domaine. À mesure que le paysage numérique continue d’évoluer, il est essentiel pour les propriétaires de marques et les praticiens du droit de rester informés des développements et des meilleures pratiques des procédures UDRP.

 

FAQ sur la jurisprudence UDRP et les litiges relatifs aux noms de domaine

  1. Quels sont les trois éléments de l’UDRP ?
    L’UDRP impose au requérant de prouver : (1) que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle il a des droits, (2) que le titulaire du domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci, et (3) que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
  2. Quels sont les motifs d’un litige sur un nom de domaine ?
    Un litige sur un nom de domaine survient lorsqu’un domaine enregistré est accusé de violer les droits d’une marque. Les motifs les plus fréquents incluent le cybersquattage, l’enregistrement de mauvaise foi et l’usage commercial non autorisé d’un terme protégé par une marque.
  3. Quelle est la politique de règlement des litiges UDRP ?
    L’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) est une procédure établie par l’ICANN pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine portant atteinte aux marques. Elle permet aux titulaires de marques de récupérer des domaines via un arbitrage, sans passer par une action judiciaire.
  4. Quels sont les trois types de domaines ?
    Dans les litiges liés aux noms de domaine, on distingue trois types de domaines principaux : (1) les domaines génériques de premier niveau (gTLDs) comme .com, .net et .org, (2) les domaines nationaux de premier niveau (ccTLDs) tels que .fr ou .uk, et (3) les nouveaux gTLDs, introduits pour élargir l’espace des noms de domaine (ex. : .store, .tech).

 

Pour une assistance complète dans la gestion des litiges relatifs aux noms de domaine et la protection de vos droits de propriété intellectuelle, notre cabinet offre des services juridiques experts adaptés à vos besoins. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Sony Computer Entertainment Europe Ltd v. Datel Design and Development Ltd (Case C-15923)

Le 17 octobre 2024, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt clé dans l’affaire Sony Computer Entertainment Europe Ltd contre Datel Design and Development Ltd (affaire C-159/23). Cette décision porte sur l’étendue de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques en vertu de la directive 2009/24/CE, notamment en ce qui concerne les logiciels modifiant des données variables pendant l’exécution d’un programme, sans altérer le code source ou objet du programme.

Contexte de l’affaire

Sony, développeur et distributeur de consoles PlayStation et de jeux vidéo associés, a engagé une action en justice contre Datel, une société spécialisée dans les logiciels et dispositifs interagissant avec les consoles de jeux. Sony a identifié que Datel commercialisait des produits tels que le logiciel « Action Replay PSP » et le dispositif « TiltFX ». Ces produits permettaient aux utilisateurs de modifier le gameplay en débloquant des fonctionnalités ou en modifiant les contrôles, grâce à une exécution parallèle aux jeux Sony et à des modifications des données variables dans la mémoire vive de la console. Sony a soutenu que ces modifications constituaient une violation de ses droits exclusifs d’autoriser des altérations de ses programmes informatiques, tels que protégés par la directive 2009/24/CE.

Questions juridiques soumises à la CJUE : analyse et décision

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a soumis deux questions principales à la CJUE :

  1. Champ de protection : La modification des variables transférées dans la mémoire vive d’un ordinateur par un programme protégé, sans altération de son code source ou objet, relève-t-elle de la protection prévue à l’article 1(1) à (3) de la directive 2009/24/CE ?
  2. Définition d’altération : Une telle modification constitue-t-elle une « altération » au sens de l’article 4(1)(b) de la directive, qui accorde au titulaire des droits d’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute modification de son programme informatique ?

Dans son analyse, la CJUE s’est concentrée sur l’interprétation des « formes d’expression » d’un programme informatique protégées par l’article 1 de la directive 2009/24/CE. La Cour a souligné que la protection s’étend au code source et au code objet du programme, car ce sont ces expressions qui permettent la reproduction ou la création ultérieure du programme. À l’inverse, des éléments tels que les fonctionnalités, les langages de programmation et les formats de fichiers de données ne constituent pas des formes d’expression protégées.

La Cour a conclu que le contenu des données variables insérées par un programme dans la mémoire vive d’un ordinateur pendant son exécution ne relève pas de la protection conférée par la directive, à condition que ce contenu ne permette pas la reproduction ou la création ultérieure du programme. Par conséquent, la modification de ces variables sans altérer le code source ou objet ne constitue pas une violation des droits exclusifs du titulaire des droits d’auteur en vertu de l’article 4(1)(b).

Implications de la décision

Cet arrêt précise les limites de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques au sein de l’UE, clarifiant que :

  • Données variables vs. code source : Les modifications des données variables pendant l’exécution d’un programme, sans impact sur le code source ou objet, échappent au champ de protection de la directive 2009/24/CE.
  • Modifications fonctionnelles : Les logiciels interagissant avec des programmes existants en modifiant des variables à l’exécution, sans altérer le code du programme, ne violent pas les droits exclusifs du titulaire du programme d’origine.

Cette décision a des répercussions importantes pour les développeurs de logiciels auxiliaires, tels que les outils d’amélioration de jeux ou les applications de personnalisation, en affirmant que certaines modifications au niveau de l’exécution sont permises par le droit d’auteur européen.

Conclusion

L’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-159/23 offre des orientations essentielles sur l’interprétation de la protection des droits d’auteur pour les programmes informatiques, notamment en ce qui concerne la distinction entre les formes d’expression protégées et les modifications permises pendant l’exécution d’un programme. Cette clarification est cruciale pour les développeurs de logiciels et les titulaires de droits dans leur compréhension des paramètres juridiques de la modification des programmes et de l’étendue des droits de propriété intellectuelle dans l’Union Européenne.

Le Cabinet Dreyfus, nous mettons à votre disposition notre expertise dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur, afin de vous offrir le meilleur accompagnement et de garantir la protection de vos droits et de vos innovations.

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Comment protéger sa marque aux États-Unis ?

Les États-Unis constituent un marché clé pour de nombreuses entreprises. Déposer une marque dans ce pays permet de sécuriser son identité commerciale et d’éviter des litiges liés à l’usage non autorisé de son signe distinctif. Cependant, la procédure d’enregistrement aux États-Unis diffère de celle appliquée en Europe et dans d’autres juridictions. Ce guide détaille les options de dépôt, le processus d’enregistrement et les coûts associés.

Pourquoi déposer une marque aux États-Unis ?

Une marque enregistrée aux États-Unis offre plusieurs avantages :

  • Protection légale : Empêche des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire dans un cadre commercial.
  • Droit exclusif d’exploitation : L’enregistrement confère un monopole d’usage sur la marque pour les biens/services désignés.
  • Valeur commerciale accrue : Une marque enregistrée peut être cédée, licenciée ou utilisée comme actif dans le cadre d’un investissement.
  • Recours en justice facilité : En cas de contrefaçon, le titulaire d’une marque enregistrée peut engager des poursuites devant les tribunaux fédéraux.

Les différentes bases pour déposer une marque aux États-Unis

Aux États-Unis, la base juridique d’un dépôt de marque désigne le fondement légal sur lequel repose la demande d’enregistrement. Contrairement à d’autres juridictions, l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) exige généralement une preuve d’usage avant de délivrer l’enregistrement définitif. Le choix de la base dépend de la stratégie commerciale du déposant, de l’usage actuel du signe et de l’existence d’un portefeuille international de marques.

Dépôt sur la base de l’usage effectif dans le commerce (§1(a))

Cette option concerne les entreprises qui utilisent déjà la marque aux États-Unis au moment du dépôt. Le demandeur doit fournir une preuve d’usage attestant que le signe est exploité dans le commerce en lien avec les produits ou services revendiqués. Cette preuve peut être un emballage, une étiquette, une capture d’écran de site web, une publicité ou une facture affichant clairement la marque dans un contexte commercial. Le déposant doit également indiquer la date de premier usage et la date de premier usage dans le commerce aux États-Unis.

Le principal avantage de cette base est qu’elle permet une progression rapide vers l’enregistrement sans nécessité de fournir une preuve ultérieure d’usage. Elle est adaptée aux entreprises ayant déjà lancé leurs produits ou services sur le marché américain. Toutefois, l’usage doit être maintenu en continu pour éviter une radiation pour non-usage.

Dépôt sur la base d’une intention d’usage (§1(b))

Cette alternative est réservée aux entreprises ayant un projet sérieux d’exploitation de la marque aux États-Unis, sans qu’elle soit encore utilisée au moment du dépôt. Une fois l’examen de la demande achevé, l’USPTO émet un avis d’acceptation (Notice of Allowance). À partir de cette date, le demandeur dispose de six mois pour prouver l’usage effectif en déposant une déclaration d’usage (Statement of Use). S’il ne peut fournir cette preuve dans ce délai, il peut solliciter jusqu’à cinq prorogations successives de six mois chacune, sous réserve de paiement de frais additionnels.

Cette base permet aux entreprises de réserver un droit sur la marque avant même son exploitation, en garantissant une date de dépôt antérieure à une utilisation effective. Toutefois, l’enregistrement définitif ne sera délivré qu’une fois l’usage prouvé.

Dépôt sur la base d’un enregistrement étranger (§44(e))

Cette option est accessible aux entreprises disposant d’un enregistrement antérieur dans leur pays d’origine. Contrairement aux bases précédentes, l’USPTO n’exige pas de preuve immédiate d’usage aux États-Unis. Toutefois, le demandeur devra fournir la preuve de l’enregistrement étranger et s’assurer qu’il reste valide.

L’un des principaux avantages de cette base est qu’elle évite au déposant d’avoir à prouver immédiatement l’exploitation de la marque aux États-Unis. Cependant, après cinq ans d’enregistrement, une déclaration d’usage devra être soumise à l’USPTO pour éviter la radiation de la marque.

Dépôt sur la base d’une demande étrangère (§44(d))

Lorsqu’une demande de marque a été déposée dans un autre pays au cours des six derniers mois, il est possible de revendiquer un droit de priorité aux États-Unis. Le demandeur bénéficie ainsi de la date de dépôt initiale de la demande étrangère.

Aucune preuve d’usage n’est requise avant la cinquième année suivant l’enregistrement aux États-Unis. Toutefois, pour finaliser la procédure, il faudra fournir une copie de l’enregistrement étranger correspondant. Cette option est particulièrement intéressante pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs droits aux États-Unis tout en s’appuyant sur leur dépôt international existant.

Le choix de la base de dépôt dépend des objectifs stratégiques du demandeur et de son niveau de préparation à l’exploitation de la marque sur le marché américain.

Le processus d’enregistrement d’une marque aux États-Unis

L’enregistrement d’une marque auprès de l’USPTO suit plusieurs étapes essentielles :

Étape 1 : Recherche d’antériorité

Avant le dépôt, il est fortement recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité pour s’assurer qu’aucune marque similaire ou identique n’existe déjà. Cette recherche peut être faite via la base de données de l’USPTO (TESS) ou par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

Étape 2 : Choix du mode de dépôt

L’USPTO propose deux options pour déposer une demande de marque :

  • TEAS Plus : Moins cher, mais exige que les descriptions de produits/services correspondent strictement au manuel de l’USPTO.
  • TEAS Standard : Plus flexible dans la rédaction des descriptions, mais plus coûteux.

Étape 3 : Examen par l’USPTO

Une fois la demande soumise, un examinateur de l’USPTO analyse la demande et peut :

  • L’accepter directement.
  • Demander des précisions via un Office Action (ex : reformulation des descriptions, preuve de distinctivité, etc.).
  • La rejeter si elle est trop similaire à une marque existante ou si elle est descriptive.

Étape 4 : Publication au journal officiel

Si la demande est acceptée, la marque est publiée dans le Trademark Official Gazette. Tout tiers estimant que la marque pourrait lui causer un préjudice a 30 jours pour déposer une opposition.

Étape 5 : Enregistrement ou délivrance d’un « Notice of Allowance »

  • Si la marque était déjà en usage, un certificat d’enregistrement est émis.
  • Si la demande reposait sur une intention d’usage, l’USPTO émet un Notice of Allowance, et le demandeur doit prouver l’usage sous six mois (avec possibilité d’extensions).

Coût du dépôt d’une marque aux États-Unis

Le coût d’un dépôt dépend de plusieurs facteurs, notamment le nombre de classes et la méthode de dépôt choisie.

Type de dépôt 1ère classe Classe supplémentaire
TEAS Plus $665 $455
TEAS Standard $765 $555

Frais supplémentaires :

  • Déclaration de premier usage : $350 pour la première classe, $250 par classe supplémentaire.
  • Extension de 6 mois pour dépôt de la preuve d’usage : $350 pour la première classe, $250 par classe supplémentaire.

Choisir le bon type de marque

Marque verbale seule

  • Protège uniquement le nom, indépendamment de la police ou du logo.
  • Offre une protection plus large, car elle couvre toutes les variations typographiques.

Logo seul

  • Protège le design graphique, sans protéger le nom.
  • Intéressant si l’identité visuelle est essentielle à la marque.

Marque combinée (nom + logo)

  • Protège l’ensemble nom + design, mais offre une protection plus restreinte qu’un dépôt séparé.
  • Idéal si l’identité de marque repose fortement sur un visuel particulier.

Renouvellement et maintien de la marque

Une fois enregistrée, une marque doit être entretenue pour rester valide :

  • Entre la 5e et la 6e année : Déclaration d’usage obligatoire (Section 8).
  • Entre la 9e et la 10e année : Déclaration d’usage et renouvellement (Sections 8 et 9).
  • Tous les 10 ans : Renouvellement nécessaire pour conserver la protection.

Si ces obligations ne sont pas remplies, l’USPTO peut annuler l’enregistrement.

Que faire en cas d’opposition ou de litige ?

Si un tiers conteste la marque après sa publication, une opposition peut être déposée devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). En cas de refus ou d’objection de l’USPTO :

  • Le déposant peut modifier sa demande et répondre à l’Office Action.
  • Si la contestation persiste, un avocat spécialisé peut être nécessaire pour défendre l’enregistrement.

Conclusion

Déposer une marque aux États-Unis est une étape essentielle pour protéger son activité commerciale. Le choix du bon type de dépôt, l’anticipation des coûts et délais, ainsi qu’une gestion proactive des obligations légales permettent d’assurer une protection optimale de son identité de marque sur le marché américain.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans l’ensemble du processus de dépôt et de protection des marques aux États-Unis. Nos experts en propriété intellectuelle réalisent des recherches d’antériorité, assurent la gestion des formalités auprès de l’USPTO, et offrent un suivi personnalisé pour le renouvellement et la défense des marques. Grâce à notre réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle, nous apportons une assistance efficace pour la protection de vos marques aux États-Unis et à l’international.

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FAQ

Comment déposer une marque aux États-Unis ?

Le dépôt se fait en ligne via l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) avec le système TEAS. Il faut choisir une base de dépôt (usage effectif, intention d’usage ou enregistrement étranger), remplir le formulaire et payer les frais.

Quel est le coût d’un dépôt de marque ?

  • TEAS Plus : $665 pour la première classe, $455 par classe supplémentaire.
  • TEAS Standard : $765 pour la première classe, $555 par classe supplémentaire.
    Des frais additionnels peuvent s’appliquer pour des preuves d’usage ou extensions.

Comment déposer une marque à l’international ?

Via le système de Madrid auprès de l’OMPI, ou en déposant directement dans chaque pays cible. Un enregistrement aux États-Unis peut être utilisé pour revendiquer la priorité à l’international.

Quelles sont les conditions pour déposer une marque ?

La marque doit être distinctive, disponible et associée à des biens ou services précis. Une preuve d’usage est requise sauf en cas de dépôt basé sur un enregistrement étranger.

Combien de temps prend l’enregistrement d’une marque ?

Environ 12 à 18 mois, selon les délais d’examen, les éventuelles objections et la nécessité de prouver l’usage.

Dois-je prouver l’utilisation de ma marque ?

Oui, sauf si la demande repose sur un enregistrement étranger. Une preuve d’usage est requise pour finaliser l’enregistrement et tous les 5 à 10 ans après l’enregistrement.

Quelle est la durée de protection d’une marque ?

Une marque enregistrée aux États-Unis est valide indéfiniment, sous réserve du renouvellement et de la preuve d’usage tous les 10 ans.

Peut-on protéger un logo et un nom séparément ?

Oui. Un dépôt en tant que marque verbale protège le nom seul, tandis qu’un dépôt en tant que logo protège le design. Un dépôt combiné couvre les deux ensemble.

Que faire si ma marque est contestée ?

Après publication, des tiers ont 30 jours pour s’opposer. En cas d’opposition, il faut négocier ou défendre son dossier devant le TTAB (Trademark Trial and Appeal Board).

Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma marque ?

Sans renouvellement ou preuve d’usage, la marque expire et devient disponible pour un autre dépôt.

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