Marques

Longtemps attendue, la réforme du droit des marques, ou plus communément appelée « paquet marque », a finalement été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015. Dans une volonté de moderniser et d’adapter la législation européenne actuelle avec l’Internet, cette Directive permet de refondre la Directive 2008/95/CE.

La marque est un élément essentiel dans la stratégie commerciale d’une entreprise, qu’il convient donc de protéger. La Cour de justice de la communauté européenne rappelle en effet dans un arrêt du 12 novembre 2002 que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine véritable d’un produit ou service (CJCE 12/11/2002 Arsenal Football Club c/ Matthew Reed).

Cependant, cette sauvegarde de la marque ne doit pas entraver d’autres principes comme celui de la liberté d’entreprendre.

Une déchéance classique des droits pour défaut d’exploitation

Dans cette optique, la Directive 2015/2436 rappelle dans son article 16 que le propriétaire de la marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation. Cette disposition ne s’applique toutefois pas s’il existe des justes motifs à la non-exploitation de la marque.

C’est ce qui ressort également de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle français, qui dispose de surcroît que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ».

La procédure administrative : une innovation de la Directive

La Directive européenne 2015/2436 apporte un progrès important dans le panorama du droit des marques et de la déchéance des droits pour défaut d’exploitation. Son article 45 dispose effectivement que « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les Etats membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

Cette procédure administrative de déchéance pour défaut d’exploitation était déjà en place dans un certain nombre de pays de l’Union européenne. Cela étant, d’autres pays comme la France permettaient simplement d’intenter une action devant la juridiction judiciaire.

Cette réforme va alors donner compétence à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de juger une demande en déchéance ou en nullité de la marque. A l’évidence, les parties ont toujours la possibilité, si elles le souhaitent, d’agir devant le juge judiciaire.

Jusqu’à présent, la déchéance pour défaut d’exploitation ne pouvait être invoquée devant l’INPI que, en défense, dans une procédure d’opposition en vertu de l’article R 712-17 du CPI français. Pour réfuter ce moyen de défense, l’opposant n’était pas obligé, devant l’INPI, de démontrer qu’il avait fait un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’il invoquait dans l’opposition (article R 712-17 al. 2 du CPI français). Il suffisait effectivement qu’il démontre un usage sérieux au cours des 5 dernières années pour un seul de ces produits.

Aujourd’hui, du fait de la combinaison des articles 19, 21 et 45 de la directive 2015/2436, le titulaire ne pourra pas se défendre en une demande principale en déchéance en se contentant de démontrer un usage pour un des produits.

Par ailleurs, la Directive 2015/2436 précise que la transposition par les Etats membres des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité bénéficie d’un délai plus étendu. En effet, il est expliqué dans le préambule de la Directive que, dans un souci d’efficacité, « les États membres devraient prévoir la mise en place d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans ». Les Etats membres doivent donc procéder aux modifications nécessaires avant le 14 janvier 2023.

L’EUIPO (anciennement « OHMI ») a la compétence de recevoir des demandes en déchéance de la part des titulaires de marques de l’Union européenne. Cette procédure administrative a déjà démontré ses avantages tels que son efficacité, sa rapidité et son coût peu élevé.

Il ne fait aucun doute que cette évolution va jouer un rôle prépondérant dans le futur paysage de la défense des marques.

Voir sur le même sujet : Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

A l’occasion d’un litige concernant l’usage de marque d’un tiers pour faire la promotion commerciale de son propre produit, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2015[1], est venue illustrer la portée de l’exception de référence nécessaire.

Si le titulaire d’une marque peut empêcher aux tiers et notamment à ses concurrents d’utiliser sa marque sans son consentement, il existe toutefois une exception à ce monopole pour les fabricants d’accessoires. En effet, aux termes de l’article L.713-6 b) du code de la propriété intellectuelle français, l’enregistrement d’une marque « ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches dégradables pour la viticulture avait, à l’occasion d’une démonstration dans un salon professionnel, utilisé un lieur électrique vendu sous une autre marque pour démontrer la compatibilité de son produit avec ce genre d’outil très utilisé dans le milieu. La société titulaire de la marque avait alors agit en contrefaçon.

Or tandis que la jurisprudence abonde sur les accessoires à proprement parler, pour lesquels la référence à la marque d’un tiers est une nécessité, elle est moins fréquente en ce qui concerne l’utilisation du produit d’un tiers pour vanter les qualités de son produit. En effet, les attaches ne constituent pas à proprement parler un accessoire du lieur électrique de cette marque en particulier. L’idée de la société était seulement de démontrer la compatibilité de ses produits avec ce genre d’outil.

La cour de cassation va finalement rejeter la demande tendant à condamner la société après avoir examiné, d’une part la nécessité d’utiliser le produit d’un tiers dans la démonstration au public et d’autre part l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

L’arrêt relève tout d’abord que le seul but de la démonstration était de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches pouvaient être coupées par un lieur électrique. Or ne fabriquant pas un tel outil, la société avait dû utiliser le lieur électrique d’un concurrent. Le choix de ce concurrent en particulier n’était pas critiquable dans la mesure où il s’agissait du leader mondial dans son domaine. La cour en déduit que « l’information compréhensible et complète, sur la compatibilité entre les attaches et l’utilisation de lieurs électriques, ne pouvait être communiquée au public sans faire usage de la marque d’un tiers ». Finalement c’est le fait que la société n’ait eu d’autre choix qui permet de justifier cette utilisation.

Mais encore faut-il, selon les conditions prévues par l’article L713-6 b), que l’usage du signe ne soit pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Or la marque du tiers n’était reproduite « ni sur les produits, ni sur leurs emballages ni même dans la documentation commerciale » mais au contraire c’était bien la marque de la société commercialisant les attaches qui était visible de sorte qu’aucun risque de confusion n’était constitué.

En conclusion il est possible d’utiliser les produits d’un concurrent pour démontrer les qualités de son produit et ce, sans son consentement à condition que cet usage soit nécessaire et qu’il ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.263, Publié au bulletin

Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.