Marques

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 21 juillet 2016, C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd/ Star Fruits Diffusion

Par cette décision, la Cour de Justice rappelle l’étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l’UE.

Rappel des faits et procédure

En 2009, la société belge Carolus C dépose en tant que marque de l’Union Européenne le signe verbal « English Pink » auprès de l’EUIPO. En 2010, les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, forment opposition auprès de l’EUIPO sur la base de trois marques antérieures, et notamment la marque verbale « Pink Lady ».

Paralèllement, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion intentent une action en contrefaçon à l’encontre de Carolus C, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en tant que tribunal des marques de l’UE.

Le tribunal belge des marques de l’Union annule la marque « English Pink », en interdisant Carolus C d’utiliser ce signe pour l’ensemble du territoire de l’UE.

Dans la mesure où, le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu sa décision avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition, l’Office de l’Union européenne aurait par conséquent pu tenir compte du jugement rendu par le tribunal belge des marques de l’UE.

L’EUIPO a néanmoins rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel, et phonétique. Les requérantes saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne dans l’objectif de faire annuler la décision rendue par l’EUIPO.

Le Tribunal de l’UE accueille la demande en annulation au motif que l’EUIPO, bien que non lié par la décision du tribunal belge des marques de l’UE, n’avait pas tenu compte des éventuelles répercussions de ce jugement sur l’issue de la procédure d’opposition.

Le Tribunal de l’Union s’oppose cependant à l’enregistrement de la marque litigieuse au motif qu’il n’est pas compétence à se substituer à l’appréciation de la chambre des recours en la matière.

Solution

Les requérantes n’étant pas de l’avis du tribunal de l’UE, ces dernières forment alors un pourvoi devant la CJUE.

La CJUE rejette à son tour le pourvoi, et rappelle tout d’abord que l’EUIPO est l’organe de l’UE ayant pour compétence exclusive, d’autoriser ou de refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.

Elle ajoute que les tribunaux nationaux des marques de l’UE sont pleinement compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union.

Par conséquent, toute procédure portée devant l’EUIPO aura nécessairement un objet différent d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’UE.

Les procédures n’ayant pas le même objet, l’EUIPO n’est en principe pas lié par les jugements définitifs des tribunaux nationaux des marques de l’UE.

En revanche, l’EUIPO se doit d’apprécier les incidences éventuelles que tout jugement rendu par un tribunal national des marques de l’UE pourrait avoir sur l’issue des procédures dont il est saisi.

Il convient en conséquence de bien établir la stratégie et la chronologie de défense dans le cadre de la défense d’un droit de marque européenne.

Etat d’Asie du Sud Est, le Sultanat de Brunei est situé dans l’île de Bornéo. Son PIB figure parmi les plus élevés de la planète.

Avec l’adhésion du Brunei le 6 décembre 2016 au système de la marque internationale, le système de Madrid compte désormais 98 membres.

Brunei devient ainsi le 6^ème pays, sur les 11 que totalise l’Asie du Sud Est (ASEAN), à intégrer le système de Madrid.

Une protection géographique étendue

Depuis le 6 janvier 2017, date d’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Brunei, la possibilité est offerte aux titulaires de marques nationales du Brunei de protéger leur marque dans les 114 territoires des 98 membres du système de Madrid.

Ainsi, les titulaires de marques étrangères peuvent facilement étendre leur protection sur le marché d’Asie du Sud-Est et plus spécifiquement sur celui de Brunei.

Un système pratique et économique

L’avantage majeur procuré par le système de Madrid, consiste en la simplification des procédures de dépôt et de gestion de l’enregistrement multinational de marques.

A partir d’une simple demande d’enregistrement de marque, ou d’un enregistrement de marque auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional, il est possible de déposer une demande d’enregistrement international unique auprès du même office, qui se chargera ensuite de la transmettre à l’OMPI.

Le dépôt d’une demande internationale revient donc à déposer une multitude de demandes nationales, permettant ainsi de réaliser un gain considérable de temps mais également d’argent.

L’enregistrement international tout comme la plupart des enregistrement nationaux a une durée de validité de 10 ans.

Future adhésion de la Thaïlande

La Thaïlande devrait être le prochain pays de l’ASEAN à rejoindre le système de Madrid.

Après, il restera à l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ainsi qu’au Timor Oriental à obtenir leur adhésion au Protocole de Madrid pour que l’ensemble des pays de l’ASEAN fassent partie du système international d’enregistrement de marques.

Affaire à suivre…

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 22 juin 2016, C-207-15P, Nissan/ EUIPO

Nissan est titulaire d’une marque figurative de l’Union Européenne « CVTC » déposée en classes 7, 9 et 12. La marque « CVTC » arrivant à échéance en avril 2011, Nissan demande son renouvellement, mais uniquement pour les produits et services visés en classes 7 et 12.

Pendant la période de grâce (délai supplémentaire de 6 mois, prenant effet suivant l’expiration de l’enregistrement , permettant au titulaire de marque de présenter sa déclaration de renouvellement tardive ; et ce moyennant le paiement d’une surtaxe), la société Nissan demande également le renouvellement de sa marque en classe 9, sur le fondement des articles 47 et 48 du règlement CE n°207/ 2009.

L’Office de l’Union Européenne rejette la demande de Nissan. Le refus de renouvellement de la marque CVTC en classe 9 est confirmé, tant par la première chambre de l’EUIPO que par le tribunal de l’EUIPO.

Nissan forme alors un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE, visant à annuler l’arrêt rendu par le tribunal de l’UE, par lequel celui-ci rejette la demande de renouvellement partiel de la marque CVTC en classe 9.

 La Cour de justice donne finalement gain de cause à la société Nissan et annule la décision de l’EUIPO.

La CJUE reconnait la possibilité de renouveler une marque pour différentes classes, de manière successive, avant mais également pendant la période de grâce.

En d’autres termes, la seule condition requise pour que des demandes successives de renouvellement partiel de marques de l’Union européenne soient acceptées, est le respect du délai de grâce, assorti du paiement de la surtaxe.

Avant l’entrée en vigueur du « Paquet Marques », les demandes de renouvellement devaient être introduites « dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin » (article 47 du règlement n° 207/2009).

La CJUE consacre par cet arrêt le nouvel article 47 du RMUE, qui pose le principe selon lequel, la demande de renouvellement doit être présentée dans le délai de 6 mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Autrement dit, exactement 10 ans après la date de dépôt.

Une ordonnance de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 septembre 2016 met l’accent sur l’intérêt pour les entreprises titulaires de marques d’inscrire tous les changements les concernant auprès des Registres de marque.

Le changement de dénomination sociale nécessite l’accomplissement de diverses formalités, comme la modification des statuts ou encore une publicité dans un Journal d’annonces légales. Dès lors que l’entreprise est titulaire d’une marque, il faudra ajouter à ces formalités une inscription de la modification auprès du registre des marques.

Ce conseil  résulte d’une ordonnance de la CJUE en date du 8 septembre 2016. A cette occasion, une société s’est vue rejeter son opposition à un dépôt de marque au motif que son changement de dénomination sociale ne lui permettait pas d’opposer ses marques déposées aux tiers dans la mesure où il n’avait pas été inscrit au Registre des marques. Cette position de la CJUE prend le contre-pied du cadre juridique français existant en matière de marques.

La réglementation française actuelle

Conformément à l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, seules certaines modifications contraignent le titulaire d’une marque à procéder à une inscription auprès de l’INPI.

Cet article est à l’origine de la distinction faite en pratique entre les inscriptions « incontournables », visant les cas de changement visant la propriété de la marque (cession, fusion…), et les inscriptions «facultatives » affectant le titulaire de la marque (nouvelle forme juridique, nouveau siège social, nouvelle dénomination sociale).

Cette distinction importante permettait aux entreprises de prioriser les formalités à effectuer. Dès lors qu’une entreprise était confrontée à un cas d’inscription «incontournable», l’inscription de la modification auprès de l’INPI est fortement recommandée. A défaut, la titularité des droits n’était pas opposable aux tiers. A l’inverse, en cas d’inscription «facultatives », l’absence d’inscription auprès du registre des marques de l’INPI était en principe sans conséquence pour les droits existants.

Cette stratégie est néanmoins remises en question par la récente décision de la CJUE qui semble exiger une adéquation entre les informations relatives à la société au registre du commerce et celles relatives aux marques dans les différents Offices de marque.

Une stratégie ébranlée par la CJUE

Si la CJUE a récemment amoindri ses exigences concernant l’inscription au registre des marques de licences de marque ou de dessins et modèles, tel n’est pas le cas s’agissant de l’inscription des modifications concernant le titulaire d’une marque.

Le 8 septembre 2016, la CJUE a en effet rejeté l’opposition de la société Real Express SRL au dépôt d’une marque de l’Union Européenne par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG. La Cour confirme alors la position adoptée par les précédentes institutions européennes saisies, à savoir l’EUIPO et le Tribunal de l’Union Européenne, et considère que la requérante ne justifie pas être titulaire de droits sur les enregsitrements de marques roumaines à la base de l’opposition.

Ce débat intervient suite à un changement de dénomination sociale, la société Real Express SRL se dénommant SC Unibrand SRL au moment du dépôt. La demande d’inscription auprès de l’Office roumain (OSIM) n’est intervenue que quelques jours avant l’opposition. Les différentes instances européennes vont juger cette demande d’inscription tardive insuffisante et considérer que la société Real Express SRL n’établit pas l’existence de droits des marques antérieures à l’origine de l’opposition.

La production tardive et après le dépôt de l’opposition d’un simple fax envoyé par l’OSIM attestant de la demande d’inscription du changement de la dénomination et confirmant la titularité des marques depuis juin 2011 sera jugée insuffisante. La CJUE impose donc que la situation du demandeur soit régulière au jour de la demande, sous peine de voir son opposition rejetée.

Cette solution devrait naturellement s’appliquer aussi bien aux changement de dénomination sociale, mais également  aux modifications de siège social ou de forme juridique.

Enjeux et incertitudes 

Les conséquences de cette décision sont importantes pour les titulaires de marques. Dès lors que les informations sur le titulaire d’une marque ne sont pas à jour, la défense d’un droit de marque devient à risque.

Bien évidemmment une simple demande d’inscription au registre des marques est insuffisante, l’enregistrement de l’inscription doit être effective. Or en fonction des pays, cet enregistrement peut prendre du temps. Il existe certes des procédures accélérées.

Cette décision incite à anticiper et sécuriser les droits de marques en procédant aux inscriptions de toutes les modifications pouvant affecter une marque.

Le Guatemala accède au système de dépôt de marque « multi classes »

Pays le plus peuplé d’Amérique centrale, le Guatemala en est aussi la première économie.

Depuis la conclusion en 2013 d’un accord d’Association entre le Guatemala et l’Union Européenne, la propriété intellectuelle est devenue un enjeu majeur pour le pays.

En effet, la conclusion de cet accord a entrainé un certain nombre de réformes touchant notamment au droit de la propriété intellectuelle. De nouveaux types de marques ont vu le jour au Guatemala, et notamment les marques hologrammes, olfactives et sonores. En outre, la création d’un bulletin électronique publié sur la page web du service d’enregistrement de la propriété intellectuelle permet désormais à tout un chacun de consulter en ligne les marques enregistrées au Guatemala.

L’année 2016 marque une étape supplémentaire dans la construction du droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque.

Le 31 mars dernier, le gouvernement de la République du Guatemala a promulgué le décret No. 20-2016 relatif à l’adhésion du Guatemala au traité sur le droit des marques (TLT), traité signé à Genève le 27 octobre 1994.

Sa date d’entrée en vigueur est prévue pour le 12 décembre 2016.

L’adhésion du Guatemala au TLT a pour conséquence l’harmonisation et la simplification des procédures guatémaltèques. d’enregistrement et de renouvellement de marques (à l’exception des marques hologrammes, sonores, olfactives et collectives).

Simplification de dépôt de marques 

Il sera à l’avenir plus simple pour un titulaire de droit étranger de déposer sa marque au Guatemala dans la mesure où un seul et même pouvoir pourra désormais s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements de marques.

Adoption du dépôt de marques « multi-classes »

Autre changement important à venir, l’introduction en droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque. du système de dépôt de marque « multi classes ».

Conformément à l’article 6 du TLT, un seul et même enregistrement de marque pourra désigner des produits et services relevant de plusieurs classes.

Ce système présente de nombreux avantages, et notamment la simplification dans la gestion des dépôts de marque ainsi que la diminution du temps d’examen relatif aux dépôts de marques. Il permet également de faciliter le suivi des procédures de renouvellement de marques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute vos procédures de demande d’enregistrement de marque guatémaltèque. en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Une nouvelle loi sur le droit des marques devrait être votée prochainement aux Iles Caïmans rendant obligatoire le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans (CIIPO).

Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans

Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.

En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.

La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.

Que change la nouvelle loi ?

Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.

En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.

Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.

Attention au dépôt de vos marques !

Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.

Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.

Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.