Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.
La loi française ne prévoit aucun statut légal pour le pseudonyme. Cependant, ce dernier est reconnu comme étant un droit de la personnalité. A ce titre, il bénéficie d’une existence et d’une protection juridique.
Lorsque le pseudonyme est destiné à un usage public, le choix de celui-ci nécessite une attention particulière. Dès lors, il existe des limites établies par le droit à respecter. Ainsi, le pseudonyme choisi ne doit porter atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’existence de droits antérieurs, tels qu’une marque enregistrée ou un usage antérieur de ce même pseudonyme par un autre individu, constitue également une limite.
En outre, l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’un signe ne peut être adopté en tant que marque dès lors qu’il porte atteinte à un droit antérieur. Parmi ces droits antérieurs, l’article dénombre les droits de personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.
Le pseudonyme peut constituer un droit antérieur à une marque mais également être déposé à titre de marque. Il en résulte deux conséquences :
la nécessité de vérifier si le pseudonyme porte atteinte à un pseudonyme antérieur existant utilisé à titre commercial
Un pseudo employé dans la sphère privée soulève peu de problèmes en pratique. De même s’il est utilisé pour une durée limitée. N’étant pas destiné à un usage commercial, il n’est pas indispensable de vérifier l’existence d’éventuelle utilisation antérieure par un tiers.
la protection d’un pseudonyme peut être accrue si ce dernier est enregistré à titre de marque
Enregistrer un pseudonyme en tant que marque garantie une meilleure protection à ce dernier. Cet enregistrement conduit également à en faire un actif de propriété intellectuelle à part entière et augmente donc sa valeur. La situation est sécurisée au regard du droit pour l’utilisateur du pseudo comme pour ses partenaires commerciaux. Il est alors plus aisé de procéder à des opérations commerciales mettant en jeu ce pseudonyme (contrats de cessions, octroi de licences, opérations marketing, etc.)
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Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.
A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.
Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.
Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.
Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.
D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.
Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.
Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.
Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).
Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).
Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.
Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.
Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.
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Notre étude du projet de transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), nous amène aujourd’hui à examiner l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. En outre, l’action en nullité devient imprescriptible.
Le non-usage, moyen de défense invocable lors d’une action en nullité
En l’état actuel du droit, une marque ne peut être enregistrée en France si elle est constituée par :
Un signe qui n’est pas susceptible de d’être représenté graphiquement (Article L. 711-1) ;
un signe trompeur ou bien portant atteinte aux bonnes mœurs (Article L. 711-3)
ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (Article L. 711-4).
Seule la nécessité d’une représentation graphique est supprimée par le projet d’ordonnances. Les conditions de validité restantes demeurent autant de fondements possibles pour une action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des autres conditions de validité (Article L. 714-3). Le titulaire d’une marque notoire peut également agir en nullité, en vertu de l’article L. 714-4, contre une marque enregistrée postérieurement à la sienne.
Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d’invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. Autrement dit, le titulaire d’une marque attaquée en nullité pourra argumenter en défense que la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée durant une période ininterrompue de cinq ans. La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l’objet d’un usage sérieux, et le demandeur à l’action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure :
Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque postérieure : le titulaire devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant sa demande en nullité ou bien faire état de justes motifs à son non-usage ;
Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans lors du dépôt de la marque postérieure : le titulaire de la marque devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant le dépôt de la marque postérieure et durant les cinq ans précédant sa demande en nullité. Là encore, seuls de justes motifs pourront excuser l’absence d’usage sérieux.
L’action en nullité devient imprescriptible
En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de marques est actuellement soumise à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle précise en outre que l’action en nullité d’un titulaire de droits antérieurs n’est pas recevable si la marque contestée « a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. ».
Le projet d’ordonnances du Gouvernement rend l’action en nullité imprescriptible (article L. 716-2-6 nouveau). Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans, et le point de départ de cette prescription demeurera fixé à la date d’enregistrement de la marque, à moins que le déposant n’ait été de mauvaise foi (Article L. 716-2-7 nouveau).
Ce nouveau régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité affaiblit ainsi les droits des titulaires de marques puisque ces droits peuvent être contestés à tout moment.
Ces nouvelles mesures mises en place par le projet de transposition de la direction « Paquet Marques » devraient encourager les titulaires de marques à vérifier diligemment la validité de leur signe avant son enregistrement en tant que marque.
Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.
Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.
Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.
Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :
– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;
– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;
– Par virement bancaire ;
– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.
Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.
Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.
Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.
L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permet une harmonisation du droit des marques canadien au niveau international. Avec une unique demande de marque internationale, les demandeurs canadiens ont désormais la possibilité de désigner plus de 80 pays différents. Les demandeurs d’un Etat partie au Protocole de Madrid auront, eux, la possibilité de désigner le Canada dans leurs demandes d’enregistrement de marques internationales. Cet alignement sur la norme internationale apporte de nombreux changements dans la loi canadienne laquelle a été dûment amendée (projet de loi C-31). Les titulaires de marques devront en tenir compte dès le 17 juin prochain.
Ainsi, le classement des produits et services selon la classification de Nice devient obligatoire pour toutes demandes d’enregistrement. La mesure est applicable aux nouveaux dépôts et aux demandes en cours d’instance non publiées. Les marques déjà enregistrées feront l’objet d’un tel classement lors de leur renouvellement.
A cet égard, la durée de protection d’une marque passe de 15 à 10 ans pour toute marque enregistrée après l’entrée en vigueur de ces traités au Canada. Par conséquent, une marque aura une durée de renouvellement de 10 ans lorsque sa date de renouvellement est fixée au 17 juin 2019 ou postérieurement.
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l’Office des informations affectant l’enregistrement d’une demande de marque. Cette procédure permet de déterminer si une marque est enregistrable. Elle s’applique dans trois cas uniquement :
s’il existe un risque de confusion avec une marque en cours d’enregistrement et déposée antérieurement ;
s’il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ;
si les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure.
Les preuves d’usage antérieur et les arguments écrits ne seront pas pris en considération et l’Office se réserve le droit d’éliminer cette pratique en cas d’abus.
En outre, une opposition à une demande de marque pourra désormais être partielle, en visant uniquement certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Si l’opposition aboutit, le déposant conservera sa demande de marque pour les produits et services non visés par l’opposition.
Par ailleurs, une demande en nullité pour défaut d’usage n’est plus obligatoirement formulée à l’encontre de tous les produits et services d’une marque. Désormais, une telle demande peut désigner uniquement un sous-ensemble de produits et services, et non la totalité des produits et services désignés par la marque.
Enfin, l’obligation de déclaration d’utilisation de la marque est supprimée et le dépôt de marques particulières (olfactives, gustatives, etc.) devient possible à condition de rapporter la preuve que la marque est distinctive (au Canada) à la date de dépôt de la demande. En outre, il n’est plus nécessaire d’indiquer si une marque objet d’un dépôt au Canada a déjà été utilisée au Canada ou à l’étranger.
Les titulaires de marques sont donc encouragés à auditer leurs portefeuilles de marques au Canada pour appréhender les possibles conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, l’entrée du Canada dans le système de la marque internationale constitue une formidable opportunité pour protéger des nouvelles marques au Canada : à utiliser sans modération ! Dreyfus assiste ses clients dans le monde entier sur leurs stratégies de protection et de défense de marque. N’hésitez pas à nous contacter.
Ce décret modifie notamment les règles pour protéger la confidentialité des documents saisis durant une saisie-contrefaçon. Désormais, un mécanisme de mise sous séquestre provisoire permet de protéger les documents saisis qui sont susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.
Avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection des affaires, les juges avaient de plus en plus recours à la mise sous séquestre pour protéger la confidentialité des documents saisis lors d’une saisie-contrefaçon. Ce décret vient donc consacrer cette pratique jurisprudentielle avec le nouvel article R 153-1 du code de commerce qui prévoit désormais la faculté pour le juge, autorisant des mesures d’instructions sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner office le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.
Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.
Cependant, cette mise sous séquestre n’est que provisoire. Pendant un délai d’un mois, le juge peut être saisi par la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, d’une demande de modification ou de retrait de son ordonnance.
Selon l’article R. 153-3 du Code de commerce, il appartient à la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, de faire parvenir au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
La version confidentielle intégrale de cette pièce
Une version non confidentielle ou un résumé
Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires
Le juge peut également entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
A défaut d’avoir été saisi dans un délai d’un mois, le juge peut statuer sur la levée totale ou partielle et les pièces pourront ainsi être transmises au requérant.
En conclusion, il ressort de ces nouveaux articles que la partie qui voit ses documents saisis, peut grâce à ce mécanisme protéger la confidentialité de ses documents, du moins à titre provisoire. Dans le même temps, cela permet au requérant d’avoir accès aux documents saisis si aucune demande de rétractation de l’ordonnance n’est formulée dans un délai d’un mois.
Dans son avis N° 21/2018, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a détaillé les différents changements qui ont été apportés à ce texte.
Ceux-ci concernent :
la division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7),
la fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter),
la radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b)),
les notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun,
la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32).
Les nouveautés apportées, ainsi que les principales règles concernant ces procédures, sont détaillées ci-après :
Division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7)
La nouvelle règle 27bis du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement précise en son alinéa 1)a) que « la demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes ».
Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international peut demander la division d’un enregistrement international pour une seule partie des produits et services désignés, et ce à l’égard d’une seule partie contractante désignée.
L’avis N° 21/2018 détaille la procédure à suivre pour une telle division. Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international doit demander sa division à l’office de la partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être divisé. Ensuite, tel que précisé par, l’avis N° 21/2018 , « l’office concerné peut examiner la demande de division d’un enregistrement international afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas, avant de la présenter au Bureau international de l’OMPI ».
Il revient alors au Bureau international de l’OMPI d’examiner la demande afin de déterminer si elle remplit les conditions de la règle 27bis. En cas d’irrégularité, l’OMPI notifie en même temps l’office qui a présenté la demande, et informe et le titulaire. L’office dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la date de notification afin de corriger l’irrégularité. A défaut de correction, la demande sera considérée comme abandonnée.
Si les conditions sont respectées, le Bureau international de l’OMPI procède à l’inscription de la division de l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée et crée également un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande. La partie contractante concernée est alors l’unique partie contractante désignée. L’OMPI notifie l’Office ayant présenté la demande et informe en même temps le titulaire.
L’avis N°21/2018 précise que, suite à la suppression de la règle 27.3) du règlement d’exécution commun, « les dispositions relatives à la fusion d’enregistrements internationaux [sont] regroupées dans la nouvelle règle 27ter du règlement d’exécution commun »
Ces dispositions sont relatives à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire, à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ainsi qu’à l’inscription et à la notification de ces fusions.
Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire doit être présentée par le titulaire, soit directement au Bureau international de l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dudit titulaire.
L’avis N°21/2018 précise à ce sujet qu’ « un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné uniquement avec l’enregistrement international dont il a été divisé ». Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ne peut être présentée que par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant présenté la demande de division.
Radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b))
L’OMPI explique dans son avis N° 21/2018 que « le Bureau international de l’OMPI est tenu de radier, en tout ou en partie, selon le cas, un enregistrement international résultant de l’inscription d’une division lorsque l’enregistrement international dont il a été divisé a été, en tout ou en partie, radié à la demande de l’office d’origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base ».
Notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun
L’avis N°21/2018 de l’OMPI précise qu’ « une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle la nouvelle règle 27bis entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international de l’OMPI des demandes de division d’enregistrements internationaux ».
Il en va de même pour les demandes d’une partie contractante de fusion d’enregistrements internationaux issus d’une division conformément à la nouvelle règle 27ter.2)a).
En vertu du nouvel alinéa 6) de la règle 40 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes ayant adressé de de telles notifications au Directeur général de l’OMPI peuvent changer de position par la suite à tout moment et accepter de telles demandes.
Enfin, ce même avis précise qu’ « une partie contractante peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle les nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2a) du règlement d’exécution commun entrent en vigueur ou avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait que l’une ou l’autre des nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2)a) du règlement d’exécution commun ou les deux règles ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas ». Les parties contractantes qui ont envoyé une telle notification ont également la possibilité de la retirer.
Publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32)
Enfin, les modifications et les points détaillés dans les paragraphes précédents ont également un impact sur la règle 32 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid., relative à la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales. Cette règle prévoit désormais en son alinéa 1) viiibis) que « Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter ». En outre, il est prévu à l’alinéa 2)i) que « le bureau international publie dans la gazette toute notification faite en vertu des règles […], 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) […]».
Le système de la marque internationale devient de plus en plus technique. Dreyfus peut vous assister dans vos stratégies de protection de marque dans tous les pays du monde.
Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.
Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée
Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.
Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.
En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.
Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.
Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.
Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.
Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.
La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.
Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.
L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués
En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :
« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »
Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.
Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :
L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renomméed’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.
A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.
En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.
En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.
Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.
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Written by Dreyfus20/08/2019 
Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.
Dans l’
Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).
Le 1er février 2019, une nouvelle version du 
