Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.
Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée
Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.
Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.
En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.
Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.
Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.
Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.
Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.
La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.
Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.
L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués
En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :
« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;
2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »
Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.
Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :
L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renomméed’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.
A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.
En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.
En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.
Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.
La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.
L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.
De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.
En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.
Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.
Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.
Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Le paragraphe c) fait ici référence aux armoiries, drapeaux ou emblèmes d’un État de l’Union Européenne, ainsi qu’aux signes contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, dès lors que les produits désignés n’ont pas réellement cette origine.
Le projet de transposition de la directive 2015/2436 UE apporte des modifications à cet article, bien établi en droit français. Ainsi, si l’atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service, ou bien encore l’utilisation d’emblèmes étatiques resteraient des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, le projet d’ordonnance modifie l’article L. 711-3 et y ajoute d’autres motifs de refus.
Les appellations d’origine et indications géographiques
Conformément à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si le signe est, ou bien contient, une indication géographique identifiant faussement l’origine des vins ou des spiritueux.
Ce motif est conservé par le projet d’ordonnance, mais il est reformulé et étendu. Ainsi, le refus d’une demande d’enregistrement pourra désormais se fonder sur les mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, qui renvoient notamment aux méthodes de production, d’élaboration, d’exploitation et de vieillissement du vin ou bien à sa qualité.
En outre, l’existence antérieure d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pourrajustifier, à elle seule, le refus d’une demande d’enregistrement de marque. L’article L. 711-4 permet déjà d’invoquer une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l’enregistrement d’une marque postérieure dans une procédure d’opposition. nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d’origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique.
Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées
Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d’un titre : le certificat d’obtention végétale (Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait aucun lien explicite entre cette protection et l’enregistrement d’une marque. Protéger une marque reproduisant les caractéristiques d’une plante nouvelle n’est donc pas possible.
Désormais, l’existence d’une variété végétale antérieure dûment enregistrée constituerait un motif de refus d’enregistrement d’une marque nouvelle qui reprendrait ses caractéristiques principales ou sa dénomination (article L. 711-3 modifié). Par conséquent, à l’instar des appellations d’origine et des indications géographiques, le dépôt de la marque sera bloqué dès le début de la procédure.
Le déposant de mauvaise foi
La Directive « Paquet Marques » laisse aux États la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en raison de la mauvaise foi du déposant. Le gouvernement français a usé de cette possibilité dans son projet d’ordonnances et a introduit ce nouveau motif de refus à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le texte est clair à cet égard mais, en revanche, laisse la question de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » sans réponse. La définition de cette notion est ainsi laissée à la libre appréciation des représentants de l’INPI. C’est au fur et à mesure des décisions que les contours de cette mauvaise foi seront précisés. Dans le cadre de procédures d’annulation, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sens à donner à cette notion. Il en ressort que la mauvaise foi est un élément subjectif, qui est apprécié au moment du dépôt et déterminé par rapport à l’ensemble des faits. Le déposant devra avoir l’intention de faire obstacle à l’utilisation d’une marque antérieure, en méconnaissance des intérêts de son titulaire. Autrement dit, il s’agit de caractériser une intention de nuire. (Cass. Com., 3 Février 2015 n°13-18025)
Afin de caractériser cette mauvaise foi au jour de la demande d’enregistrement, on peut donc supposer que l’intention du déposant d’agir frauduleusement et sa connaissance de l’existence d’un droit antérieur joueront également un rôle. Cependant, il n’est pas possible de limiter la mauvaise foi au cas où le demandeur chercherait à s’approprier la marque d’autrui. La mauvaise foi peut également faire référence aux situations où un déposant souhaite empêcher le dépôt d’autres marques. Le refus d’enregistrement de la marque permet donc également de lutter contre le parasitisme et la concurrence déloyale.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus d’enregistrement est prononcé, en France, par un représentant de l’INPI. Ce dernier interprétera la mauvaise foi au cas par cas et en toute indépendance.
En somme, les motifs de refus introduits par les ordonnances du « Paquet Marques » ne sont pas négligeables. Ils étendent la marge de manœuvre accordée à l’INPI dès le début de la procédure d’enregistrement. Ces changements mettent l’accent sur le développement des indications géographiques, des appellations d’origines et des obtentions végétales afin de prendre en compte la réalité économique.
Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.
En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.
La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives
L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.
Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossiblepour lesmarques olfactives et gustatives.
Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne
En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.
Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.
La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.
Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.
Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique
Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.
Les consommateursutilisentbienpeu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.
Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.
Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.
Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :
Les appellations d’origine ;
Les indications géographiques ;
Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.
Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).
Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :
Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
Une indication géographique ;
Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.
Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.
Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.
La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.
Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :
L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.
Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.
La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.
Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.
Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.
Conclusion
Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.
Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.
Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement».
Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.
Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.
Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose qu’«Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique»
C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.
La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.
DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.
Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.
La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-cicréaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto, les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.
Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».
L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé
La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.
Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.
Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.
En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.
Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.
Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.
Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.
Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.
Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
protection internationale des marques, offrant une solution pratique et économique pour les titulaires de marques du monde entier.
Le protocole de Madrid en vigueur dès le 4 mars 2019 à Samoa
L’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé le 4 décembre dernier que Samoa, Etat indépendant situé en Polynésie occidentale, a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Samoa devient ainsi le 103ème membre du système de Madrid et verra par conséquent le Protocole de Madrid entrer en vigueur sur son territoire dès le 4 mars 2019.
Le protocole de Madrid un dispositif attractif
Dans un monde globalisé où l’efficacité et la rapidité sont les maîtres mots, le système de Madrid n’a cessé d’évoluer en se conformant aux spécificités des législations nationales pour offrir une protection internationale optimale. De ces préoccupations a émergé le Protocole de Madrid. En vigueur depuis avril 1996, ce traité est administré par le Bureau international de l’OMPI et constitue le socle principal du système international de demandes d’enregistrement de marques.
Le Protocole a mis en place un dispositif unique qui permet la centralisation de la gestion des marques internationales et ce tout au long de leur exploitation. La simplicité de ce dispositif séduit de plus en plus de pays et se traduit principalement par la facilité des démarches lors des demandes de marques internationales. En effet, il suffit de ne faire qu’une seule demande auprès d’un office national ou régional de la propriété intellectuelle d’un des membres du système de Madrid et de ne payer qu’une seule série de taxe. Les déposants choisissent par la suite les pays qu’ils souhaitent désigner parmi la liste des 119 pays que couvre la protection internationale des marques.
De ce fait, dès le 4 mars 2019, les titulaires de marques internationales actuels et futurs pourront respectivement étendre la protection de leurs marques internationales à Samoa ou encore désigner ce territoire lors de leurs demandes de marque.
Dreyfus et associés vous accompagne
L’expertise et les connaissances sectorielles pointues de chacun des membres de l’équipe Dreyfus sont la garantie d’un accompagnement et de conseils uniques en la matière. Les investissements et la créativité du cabinet ayant permis le développement d’une solution de gestion de marque en ligne unique, Dreyfus IPweb®, sont l’assurance d’une gestion optimisée du portefeuille de vos marques.
En effet, le gouvernement canadien a récemment publié le Règlement au sein de la Gazette officielle. Cet acte constitue la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur des différentes dispositions modifiant profondément le droit des marques canadien et est issu du « Trademark Act » de 2014.
Ainsi, l’entrée en vigueur de ce règlement et des différentes dispositions qu’il implique a été fixé au 17 juin 2019.
Les modifications de la législation canadienne, relatives au droit des marques, ont un impact majeur et pratique sur toutes les étapes de la vie d’une marque canadienne, ce qui a nécessairement fait couler beaucoup d’encre.
Les principales de ces modifications sont énoncées ci-dessous et peuvent être divisées en deux catégories :
I/ Dispositions principales
L’élargissement des types de marques susceptibles d’être déposées
La palette des différents types de marques qu’il sera possible de déposer au Canada a été élargie. En effet, pourront alors être déposées des marques composées uniquement d’une couleur, une odeur, une texture ou encore un goût.
Toutefois, il est opportun de noter que pour la première fois l’Office de la propriété intellectuelle canadien (« CIPO » – Canadian Intellectual Property Office) examinera la distinctivité des demandes de marques qui lui seront présentées. A cet égard, l’office aura la possibilité de demander aux déposants de tels signes de fournir la preuve de la distinctivité de ces derniers.
Un tel examen, surtout appliqué à des marques « non-traditionnelles », risque de rendre l’examen de ces signes ardu et l’enregistrement de ces derniers plus difficile dans la pratique.
Dans tous les cas, si l’horizon des différents types de marque qu’il est possible de déposer a été élargi, les possibilités réelles de ces dépôts ne pourront être appréhendées qu’une fois que les premières marques « non-traditionnelles » auront été enregistrées. Il sera alors possible de mieux appréhender, au fur et à mesure des différents cas, ce qui sera accepté ou non par l’office.
Le classement des produits et services devra désormais être effectué au regard de la classification de Nice
Tout nouveau dépôt de marque devra désormais désigner des produits et/ou services au regard de la classification de Nice, issue de l’Arrangement de Nice et désormais adopté par le Canada.
L’ensemble des demandes de marques faites avant la date d’entrée en vigueur du « Règlement sur les marques » canadien et dont les produits et/ou services ne sont pas en conformités avec la classification de Nice seront suspendues jusqu’à ce que le libellé de ces demandes soient modifiés en fonction de cette dernière.
En conséquence, il ne peut qu’être conseillé de rédiger un libellé en fonction de la classification de Nice pour ce qui est des nouveaux dépôts afin d’éviter de rallonger la procédure d’enregistrement de la demande de marque canadienne en question.
Suppression des motifs basant un dépôt
A compter de l’entrée en vigueur du Règlement, il n’est plus nécessaire de fournir un motif au dépôt d’une demande de marque canadienne. En effet, tout déposant qui utilise ou qui projette d’utiliser une telle marque pourra procéder au dépôt sans qu’il ne soit nécessaire de faire une déclaration à cet égard au moment de ce dépôt.
Cela va ainsi de pair avec la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Possibilité de revendiquer la priorité à partir de toute demande antérieure
A partir du 17 juin 2019, une revendication de priorité pourra être faite à partir de toute demande antérieure, et n’est plus cantonnée uniquement à la demande de marque du pays d’origine du déposant.
Suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage
L’une des dispositions les plus remarquée du « Règlement sur les marques » canadien est la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Ainsi, et à partir du 17 juin 2019, une demande de marque ayant été acceptée à l’examen pourra être enregistrée dès que le déposant aura acquitté les droits d’enregistrement de ladite marque.
Cette modification implique nécessairement des économies pour les déposants de marque canadienne dans la mesure où la prolongation de l’échéance pour fournir la déclaration ainsi que la rédaction et le dépôt de ces déclarations d’usage ne seront plus nécessaires.
Ce qu’il est opportun de relever c’est que cette nouvelle disposition s’appliquera entièrement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.
Ainsi, si la demande de marque a été déposée avant le 17 juin 2019, le titulaire de cette dernière a la possibilité de prolonger son délai pour déposer la déclaration d’usage jusqu’à cette date. Dans cette hypothèse, le déposant ne sera alors plus dans l’obligation de fournir ladite déclaration d’usage.
Adaptation du montant des taxes d’enregistrement en fonction du nombre de classe visée
Les taxes d’enregistrement pour les marques canadiennes vont ainsi dépendre du nombre de classe visée. Ces frais seront de 300 $ canadiens pour la première classe et de 100 $ canadiens par classe supplémentaire pour une demande en ligne, à la place des 250 $ canadiens actuels. Ces frais étaient d’ailleurs fixes, peut important le nombre de classe visée. Les frais d’enregistrement pour un dépôt papier seront plus élevés.
En pratique, les marques déposées après le 17 juin 2019 seront soumises à ces nouvelles taxes.
Dans la mesure où cela implique nécessairement une augmentation des frais de dépôts d’une marque canadienne, il peut être opportun de procéder aux dépôts envisagés en plusieurs classes avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Possibilité de diviser une demande de marque
Une autre possibilité offerte par le « Règlement sur les marques » canadien est la division d’une demande de marque. En effet, une fois ce Règlement entré en vigueur, un déposant aura la possibilité de diviser une demande de marque en différentes classes, en différents produits et services, puis de fusionner par la suite les enregistrements préalablement divisés.
Cette division peut être très avantageuse notamment lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande de marque ou encore lorsqu’une objection provisoire émise par l’office canadien ne vise qu’une partie de ces derniers.
Ainsi, il sera possible d’obtenir l’enregistrement des produits et / ou services qui ne sont pas visés par de telles procédures dans un premier temps. Dans un second temps, et dans l’hypothèse où la demande de marque est acceptée pour les autres produits et services, alors un second enregistrement sera effectué.
Adhésion du Canada au Protocole de Madrid
L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid constitue un changement important dans la mesure où il sera désormais possible de désigner ce territoire dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.
Dans la pratique, cela va ainsi nécessairement impliquer une augmentation du nombre de marques enregistrées au Canada.
Suppression de l’exigence de preuve pour ce qui est des inscriptions de cessions et de fusions
Plus aucun document ne sera demandé afin de prouver une cession ou une fusion dans le cadre de l’inscription de ces actes. Bien sûr, l’office canadien des marques pourra toujours demander une telle preuve, mais cette dernière ne sera plus nécessaire au moment de l’inscription.
En outre, il ne sera plus nécessaire d’inscrire ladite cession ou fusion dans le cadre de marques considérées comme liées.
Modification de la durée de vie d’une marque
La durée de vie d’une marque canadienne sera désormais de 10 ans, et non plus de 15 ans.
Ici encore, les taxes de renouvellement seront calculées en fonction du nombre de classes faisant l’objet de ce renouvellement. Ces derniers se porteront à 400 $ canadiens pour la première classe et à 125 $ canadiens par classe supplémentaire.
Ces nouveaux droits de renouvellement pourront être payés à partir du 17 juin 2019 et au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance de la marque.
Dans le prolongement de l’adhésion du Canada à l’Arrangement de Nice, il est prévu que les marques faisant l’objet d’un renouvellement doivent se conformer à la classification de Nice et par conséquent, les titulaires de marque devront modifier leurs produits et services en fonction de cette dernière.
Possibilité d’informer l’office canadien de l’existence de droits de tiers
Le « Règlement sur les marques » offre en effet la possibilité d’informer l’office canadien des marques, lors de l’examen d’une demande, de l’existence de droits antérieurs détenus par des tiers.
Jusqu’ici, l’office ne prenait en compte une telle demande que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et non au stade de l’examen de la demande de marque.
Un tel outil peut s’avérer utile afin de protéger les droits d’un titulaire de marque et éviter d’engager une procédure d’opposition.
II/ Dispositions transitoires
La date d’application de certaines dispositions pose question, ainsi, des dispositions transitoires ont été prises, et notamment :
L’examen du caractère distinctif d’une marque s’appliquera à toutes les demandes de marque en cours
En effet, et selon le Règlement, le caractère distinctif d’une marque sera examiné au regard de l’ensemble des demandes de marque en cours d’examen au moment de son entrée en vigueur et qui n’auront pas encore été approuvées.
Ainsi, peu importe que ladite demande de marque ait été déposée avant ou après le 17 juin 2019, l’ensemble des demandes seront examinée au regard de leur distinctivité. En pratique, cela englobe un nombre très important de demandes, qui ne fera d’ailleurs que s’accroître au fur et à mesure des mois.
Modifications des délais de réponse
Certains des délais de réponse à l’office, en cas de refus provisoire à l’enregistrement notamment, ont été modifiés.
A cet égard, il est important de relever que ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux objections émises après la date d’entrée en vigueur du règlement. Les objections émises avant cette date ne verront pas leurs délais modifiés.
Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux procédures déposées avant l’entrée en vigueur du règlement
Les fondements actuels d’une opposition au Canada pourront être soulevés pour toute procédure formée avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, même dans l’hypothèse où le délai d’opposition expire après l’entrée en vigueur. C’est également le cas pour les demandes de marques publiées avant cette date.
Les oppositions pourront alors encore être fondées par exemple sur les motifs basant le dépôt, qui n’existeront plus à compte de l’entrée en vigueur dudit Règlement.
En conséquence, les demandes de marques qui auront été publiées ainsi que, logiquement, les oppositions déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement pourront avoir de nouveaux fondements comme par exemple le fait que le titulaire de la demande n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser sa marque.
Le but du « Règlement sur les marques » canadien est de simplifier les dépôts de demandes de marques canadiennes mais également de permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à une protection sur ce territoire par l’intermédiaire d’un droit de marque.
La contrepartie de la simplification des démarches et de la suppression de l’exigence de dépôt d’une déclaration d’usage, est le risque de l’augmentation des comportements parasitaires et de comportement frauduleux de tiers qui déposent des marques uniquement dans la mesure où elles sont disponibles, sans intention d’usage.
D’autres changements sont par ailleurs annoncés et seront la conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ainsi que de la loi budgétait C-86, qui prévoit de nouvelles dispositions sur le droit des marques canadien.
Comme tout changement de législation, l’application en pratique des différentes dispositions nouvellement apportées par la publication à la Gazette officielle du « Règlement sur les marques » se fera à la lumière de l’interprétation de ces dernières par les personnes compétentes, notamment pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.
La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur
Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.
La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger »L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.
Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.
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Written by Dreyfus15/05/2019 
La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la 
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