Facebook Twitter Instagram Linkedin
Contact

Marques

L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Written by Dreyfus28/07/2020

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

A CONSULTER SUR LE MÊME SUJET…

 

– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

Read More

Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Written by Dreyfus23/07/2020

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

Read More

Quelle est la nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI ?

Written by Dreyfus15/07/2020

Depuis le 11 décembre 2019, la procédure d’opposition connaît un nouveau jour. Un point sur les nouveautés, changements et interrogations que les titulaires de marques peuvent soulever s’avère nécessaire.

 

Points essentiels sur la procédure d’opposition aux marques

Dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque peut porter atteinte à un droit de marque antérieur, il est possible d’empêcher son enregistrement grâce à une procédure : l’opposition, qui est engagée directement auprès de l’INPI.

C’était le cas avant la réforme et cela ne change pas : l’opposition peut s’effectuer à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France.

Les délais à respecter, qui restent, eux aussi, inchangés, sont les suivants :

  • Dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une marque française, il faut formuler sa demande d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).
  • Dans le cadre d’une demande de marque internationale désignant la France, la demande d’opposition s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’enregistrement à la Gazette des marques internationales de l’OMPI.

 

Depuis le 11 décembre 2019, l’opposition de marques s’effectue par une nouvelle procédure.

 

Dans quelles situations applique-t-on la nouvelle procédure d’opposition ?

  • A l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019, pour les marques publiées au BOPI à compter du 3 janvier 2020.
  • A l’encontre des désignations françaises dans le cadre de demande de marques internationales, publiées à la Gazette de l’OMPI à compter du 11 décembre 2020.

 

Dans quel but cette réforme a-t-elle été mise en place ?

Cette réforme a été mise en place dans le but de renforcer, d’une part, le principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments tout au long de la procédure ; et d’autre part, l’analyse des preuves d’usage de la marque antérieure

 

Quels sont les changements apportés par cette nouvelle procédure d’opposition ?

Si, vous souhaitez vous opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée après le 11 décembre 2019, vous pouvez à présent :

  • Fonder votre opposition sur des droits autres que des droits de marque (qui jusque-là n’étaient pas pris en compte) tels que les marques de renommée, dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine ;
  • Invoquer plusieurs droits antérieurs dans une même opposition (sous réserve de leur appartenance au même titulaire) ;
  • Compléter votre opposition dans un délai d’un mois en produisant l’exposé des moyens sur lesquels se fonde l’opposition. A l’issue de ce délai, l’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Attention, il est cependant impossible d’étendre la portée de son opposition pendant ce délai, que ce soit à d’autres produits ou services visés dans la demande initiale, ou à d’autres droits antérieurs.

 

 

 

  • Sur les droits et motifs invocables

Quels sont les droits et motifs susceptibles de fonder une opposition ?

Avant la réforme, les droits et motifs qui permettaient de fonder une opposition étaient les suivants :

  • Marque antérieure ;
  • Indication géographique ou demande d’indication géographique protégée ou contrôlée ;
  • Atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

A ceux-là, s’ajoutent avec la réforme :

  • Atteinte à une marque de renommée ;
  • Dénomination sociale;
  • Nom commercial, enseigne et nom de domaine ;
  • Atteinte à la renommée d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
  • Nom d’une entité publique ;
  • Marque déposée sans autorisation au nom de l’agent.

 

Est-ce que l’examen des preuves d’usage est plus approfondi ?

L’usage sérieux, ou le juste motif de non usage doit être rapporté pour chaque produit et service invoqué à l’appui de l’opposition. Ainsi, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels cette démonstration aura été faite. C’est à présent l’INPI qui procède à cet examen de la pertinence des preuves d’usage. Par le passé, seuls les tribunaux étaient compétents pour l’appréciation des preuves d’usage.

 

S’agissant des noms de domaine, depuis le RGDP les fiches whois sont anonymisées. Comment justifier que celui qui a fait la réservation a bien qualité pour former opposition sur le fondement de son nom de domaine ?

Si la fiche Whois est anonyme, il conviendra alors de fournir, en plus de cette dernière, tout document établissant l’existence et l’identité du titulaire du nom de domaine. Par exemple : attestation du bureau d’enregistrement ou facture de réservation du nom de domaine.

 

  • Sur le déroulement de la procédure

Qu’est-ce qui change au niveau du déroulement de la procédure ?

Une phase d’échange, appelée également « phase d’instruction » a été mise en place. Elle débute avec la notification de l’opposition au déposant. Cette instruction peut comporter jusqu’à trois phases d’échanges entre les parties.

Désormais, la procédure n’est plus enfermée dans un délai de 6 mois. En revanche, elle est soumise au principe SVR (silence vaut rejet), dans un délai de 3 mois. Cela signifie que si, dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’échange entre les parties, l’INPI n’a pas statué, l’opposition est rejetée.

La durée sera donc variable selon le nombre de réponses des parties mais ne pourra pas excéder 13 mois.

 

 

Quels sont les cas de suspension de la procédure ?

La suspension est possible dans plusieurs cas :

  • Lorsque l’un des droits invoqués à l’appui de l’opposition n’est pas encore enregistré ou qu’il fait l’objet d’une action ;
  • A l’initiative de l’INPI.

Pour les oppositions fondées sur plusieurs droits, c’est l’ensemble de la procédure qui est suspendue même si la suspension ne concerne qu’un des droits invoqués.

Il convient d’ajouter que la durée de suspension en cas de demande conjointe des parties s’allonge à 4 mois, renouvelables 2 fois, soit 12 mois au total, au lieu de 6 avant la nouvelle procédure.

 

  • Sur le rôle de l’INPI

Comment évolue le rôle de l’INPI dans cette nouvelle procédure ?

Cette nouvelle procédure d’opposition renforce grandement le rôle de l’INPI.

Avant la nouvelle procédure, le rôle de l’INPI en matière d’examen des preuves d’usage était limité : en dehors des cas où le défaut d’usage était avéré, la procédure d’opposition n’était pas clôturée. L’INPI n’était pas juge de l’usage.

A présent, lorsque le déposant requerra des preuves d’’usage de la marque antérieure, l’INPI devra, pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, apprécier et se prononcer sur leur caractère sérieux.

 

Cette réforme renforce le principe du contradictoire et par conséquent, la protection des droits des titulaires de marques.

Read More

Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

Written by Dreyfus06/07/2020

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

Read More

Coronavirus : les dispositions mises en œuvre par les offices de propriété intellectuelle pour faire face à la crise sanitaire

Written by Dreyfus30/06/2020

Le monde entier tourne au ralenti depuis la propagation du virus Covid-19. Ainsi, les Etats font de leur mieux pour conserver la continuité des administrations malgré la mise en place du confinement. Depuis une ordonnance du 16 mars 2019 , les offices ont décidé, de prolonger les délais procéduraux échus pendant la période de crise sanitaire.

 

Voici les dispositions mises en place par les offices en vue de permettre une meilleure gestion des procédures liés aux marques et aux brevets.

 

  • INPI, L’Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI dans son ordonnance n°2020-32 du 16 mars a décrété que les délais impartis et non échu en date du 16 mars seront portés à 4 mois pour les procédures concernant les brevets, marques et dessins et modèles. Cependant, ont été exclus les délais de priorité pour une extension internationale, de paiement pour le dépôt de brevet ou pour déposer un certificat complémentaire de protection qui relèvent de dispositions supranationales.

L’ordonnance ajoute qu’en « cas de non-respect d’un délai, la crise sanitaire sera prise en compte lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. »

Cependant, il faut noter que le projet de loi mis en place par le gouvernement a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020, e le but étant de lui permettre de légiférer par voie d’ordonnance dans de nombreux domaines dont celui de la propriété intellectuelle. Cette ordonnance comprend ainsi des dispositions concernant la prolongation de délais issus du Code de la Propriété Intellectuelle dont ceux relatifs à la procédure d’opposition.

Par une nouvelle ordonnance en date du 25 mars (n° 2020-306), l’INPI a étendu le report des délais des procédures concernant les oppositions de marque, les renouvellement  de marque ou la prorogation de dessin ou modèle. L’ordonnance permet ainsi de bénéficier du délai de grâce correspondant ou encore d’introduire un recours administratif ou juridictionnel.

Elle proroge ainsi, les délais qui expirent entre le 12 mars et 23 juin 2020. Le délai légalement imparti pour agir court jusqu’au 23 juillet si le délai initial était d’un mois et jusqu’au 23 août s’il était de deux mois ou plus.

L’INPI prévoit déjà de prolonger ses délais jusqu’au mois de juillet. Il faudra suivre de près, dans les semaines qui suivent, l’actualité de l’office.

 

 

  • EUIPO, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Dans sa décision n° EX-20-3 parue le 16 mars, l’office avait déclaré que tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus sont automatiquement étendus jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant férié, les délais étaient donc repoussés jusqu’au 4 mai 2020.

L’EUIPO a par la suite, le 19 mars, explicité sa décision. Ainsi, par l’expression « tous les délais », elle entend tous les délais de procédure, qu’ils soient fixés par l’office ou de nature statutaire, c’est-à-dire «stipulés directement dans le règlement d’exécution, » à l’exception des délais relatifs à des sujets qui ne sont pas traités par certains règlements comme celui sur la marque de l’Union Européenne (2017/1001). Cela concerne ainsi toutes les procédures, autant pour les marque, les brevets, les renouvellements ou encore, les procédures d’opposition.

Plus récemment, le 29 avril 2020, le directeur exécutif de l’OMPI a publié une décision n° EX-20-4, qui prolonge jusqu’au 18 mai tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai, afin de soutenir et d’aider davantage les utilisateurs pendant la pandémie de COVID-19.

 

  • OMPI, l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

Par un avis (n°7/2020) rendu en date du 19 mars, l’OMPI a instauré des recours possibles d’inobservation des délais prévus par le système de Madrid et des modalités de prorogation des délais lorsque les offices nationaux sont fermés.

L’OMPI a ajouté que concernant l’enregistrement international des marques, l’étendu des délais est automatique dans l’hypothèse où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public.  Ainsi, un délai qui concerne un refus provisoire expirera le jour où un office est fermé, il sera prorogé le premier jour de sa réouverture.

L’avis stipule que concernant les marques, les demandeurs peuvent demander la poursuite de la procédure sans avoir à se justifier, notamment pour les demandes internationale de marque, les demandes d’inscription, de modification de désignation postérieure etc…

L’OMPI a par ailleurs prononcé récemment la prorogation automatique des délais pour les cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public et en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier.

 

  • USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

L’UPSTO, dans un communiqué du 16 et du 19 mars, avait annoncé qu’elle renonçait aux pénalités de retard dans certaines situations pour les déposants touchés par le coronavirus et renonce à l’exigence de la signature manuscrite originale à l’encre pour certains documents.

Le 28 avril, l’UPSTO a annoncé une prolongation des délais allant jusqu’au 31 mai 2020.  Ainsi, certaines actions dues dans cet intervalle peuvent être repoussées au 1er juin. L’USPTO donne une prolongation pour certains délais entre le 27 mars et le 30 avril. Ce délai court à 30 jours à partir du délai original.

Pour obtenir la prolongation, les demandeurs ou détenteurs de brevets doivent « soumettre une déclaration qu’au moins une personne responsable du délai a été affectée par la pandémie COVID-19, de par la fermeture de bureaux, des problèmes d’ordre financier, l’inaccessibilité au dossier, la maladie d’un membre de sa famille, ou d’autres circonstances similaires. »

 

  • Dans les autres pays du monde

–L’Office de la propriété intellectuelle du Canada reporte les délais jusqu’au 6 juillet 2020.

–L’Office allemand des brevets et des marques a précisé dans un communiqué en date du 11 mai, que la prolongation des délais se fera jusqu’au 2 juin.

–L’UKIPO, l’office du Royaume-Uni a déclaré, le 7 mai 2020 que, tous les jours postérieurs au 24 mars 2020 comme étant des jours interrompus, les délais tombant à cette date ou après celle-ci étant prolongés jusqu’au jour interrompu suivant. La période d’interruption se terminera le 29 juillet. Cette prolongation s’applique à la plupart des délais pour les brevets, les marques, les certificats complémentaires de protection et les dessins et modèles

–L’Organisation du Benelux de la Propriété Intellectuelle est l’office qui fait preuve du plus de rigidité. En effet, dans un communiqué du 16 mars, l’organisation explique que les demandes de dépôts de marques qui se réfèrent au coronavirus feront l’objet d’un refus à l’enregistrement. Cependant, dans un communiqué du 20 mars, elle avait revu ses positions en disant que « le BOIP ne retirera aucune demande ou procédure parce qu’un délai donné n’a pas été respecté. Cela s’applique également aux procédures d’opposition non introduites dans les délais ou aux paiements non effectués dans les délais ». Ces mesures s’appliquent au moins jusqu’au 20 mai 2020.

 

Le site de l’OMPI met à jour régulièrement les informations relatives aux dispositions qu’adoptent les différents offices de propriété intellectuelle afin d’être toujours tenu au courant des différentes communications que peuvent faire les offices à travers le monde. Avec pour certains pays, dont la France, la mise en place du déconfinement, il faudra suivre de près les prochaines actualités.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

Read More

Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Written by Dreyfus12/05/2020

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

Read More

L’extension <.eu> face au Brexit

Written by Dreyfus06/05/2020

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

Read More

Registres et intelligence artificielle

Written by Dreyfus05/05/2020

Un certain nombre de registres des noms de domaine de premier niveau nationaux comme le registre anglais Nominet ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour prévenir les enregistrements abusifs de noms de domaine. Chaque registre utilise son propre système pour suspendre des enregistrements s’ils estiment qu’il y a une activité suspecte sur une adresse IP ou si l’identité du déposant ne peut pas être vérifié.

 

Une évaluation continue de l’identité du titulaire permet ainsi de réduire les atteintes portées aux noms de domaine.

Read More

Association entre blockchain et noms de domaine

Written by Dreyfus24/04/2020

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

Read More