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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Written by Dreyfus20/04/2020

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

Written by Dreyfus15/04/2020

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financières, nuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Written by Dreyfus14/04/2020

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

Written by Dreyfus07/04/2020

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Modification de la procédure d’opposition en France : une protection accrue des titulaires de droits

Written by Dreyfus20/02/2020

L’opposition est une procédure déterminante pour assurer la protection du droit de marque. Elle permet de résoudre un potentiel contentieux le plus tôt possible, de façon simple et dans des coûts et délais raisonnables.

Suite à la transposition du « Paquet Marques » en droit français, les modifications apportées à la procédure d’opposition assurent désormais aux titulaires de droits une protection étendue face aux demandes d’enregistrement de marques leur portant atteinte.

 

Le premier changement important est l’élargissement des droits antérieurs pouvant servir de fondement à l’opposition auprès de l’INPI. Jusqu’à présent, il était possible de former une opposition uniquement sur le fondement d’une seule marque antérieure déposée, enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; une appellation d’origine ou une indication géographique protégée ; le nom, la réputation ou l’image d’une collectivité territoriale.

 

Désormais, l’article L712-4 du CPI, tel que modifié par l’ordonnance du 13 novembre 2019, permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur les fondements suivants:

– une marque antérieure (française, de l’Union européenne, ou internationale désignant la France ou l’Union européenne ; notoire ; jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions).

– une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du public,

– un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,

– une appellation d’origine ou une indication géographique,

– le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal,

– le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette nouvelle disposition ouvre également la possibilité à l’opposant d’invoquer, le cas échéant, plusieurs droits lors de la formation de l’opposition.

La seconde modification importante concerne le déroulement de l’opposition.

 

Tout comme dans l’ancienne procédure, l’opposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour former son opposition. Toutefois, il dispose désormais d’un mois supplémentaire pour présenter l’exposé des moyens ainsi que les pièces justificatives relatives à l’existence et à la portée de ses droits. On parlera alors, dans un premier temps, d’opposition « formelle » comme ce peut être le cas auprès de l’EUIPO, jusqu’à ce que le mémoire au fond soit déposé, dans un second temps, dans l’hypothèse où les Parties n’auraient pas solutionné leur litige à l’amiable dans l’intervalle.

S’ouvre ensuite la phase contradictoire de l’opposition, durant laquelle les Parties échangent des pièces et arguments de façon écrites. A l’occasion de ces observations écrites, elles peuvent demander la tenue d’une audience orale. Par respect du principe du contradictoire, aucun nouveau moyen ni de nouvelles pièces ne peuvent être présentés pendant l’audience.

Selon le nombre d’échanges entre les Parties, cette première phase d’instruction peut durer entre 6 mois et 1 an. A l’issue de ce délai, le directeur de l’INPI doit rendre une décision dans les 3 mois qui suivent.

 

 

Les modifications apportées par la transposition de la directive européenne en droit français apporte une protection accrue aux titulaires de droits. Cette nouvelle procédure est plus précise car elle a été limitée par la définition de délais courts et non extensibles. Elle permet également de fonder l’opposition sur un nombre plus important de droits antérieurs, mettant ainsi la protection des titulaires au premier rang des enjeux de cette procédure.

Cette nouvelle procédure d’opposition s’applique pour toutes les demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde et vous accompagner dans vos procédures d’opposition. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Written by Dreyfus01/10/2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

Où : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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Le défendeur dispose d’une licence sur une marque correspondant à un nom de domaine litigieux

Written by Dreyfus09/09/2019

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.

Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.

La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.

La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.

Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.

En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.

L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.

Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

Cette brève a été publiée au numéro 7-8 de juillet-août 2019, du magazine « Propriété Industrielle ».

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