La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.
L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.
De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.
En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.
Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.
Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.
Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.
Depuis le 15 décembre 2019, le droit français applique l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, adoptée pour transposer la directive européenne dite « Paquet Marques » (Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015). La réforme a réorganisé les conditions de validité des marques, élargi les droits susceptibles de bloquer un dépôt et instauré, depuis le 1er avril 2020, une procédure administrative de nullité devant l’INPI.
La représentation graphique n’est plus obligatoire
Le signe doit toujours être représenté dans le registre de manière claire et précise, mais il n’a plus à l’être graphiquement. Des marques sonores, de mouvement ou multimédias peuvent notamment être déposées au moyen de fichiers audio ou vidéo. Cette évolution facilite les dépôts non traditionnels, sans supprimer l’exigence de caractère distinctif.
Le signe doit permettre d’identifier une origine commerciale
L’INPI peut refuser une marque dépourvue de caractère distinctif, descriptive des produits ou services revendiqués, ou composée exclusivement d’éléments devenus usuels. L’analyse dépend du signe, du public pertinent et du libellé. Dans certains cas, le déposant peut établir que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date du dépôt.
Les caractéristiques fonctionnelles ou essentielles du produit restent indisponibles
Une forme ou une autre caractéristique imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou lui conférant une valeur substantielle ne peut être monopolisée par une marque. Dans l’arrêt Gömböc du 23 avril 2020 (CJUE, 23 avril 2020, C-237/19), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que l’examen peut s’appuyer sur des éléments objectifs permettant d’identifier les caractéristiques essentielles de la forme.
L’ordre public, la tromperie et les emblèmes protégés sont également contrôlés
Sont notamment refusés, en l’absence d’autorisation, les signes reproduisant ou imitant des emblèmes, drapeaux, signes et poinçons officiels protégés par l’article 6ter de la Convention de Paris, les marques contraires à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit, ainsi que les signes susceptibles de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et services. L’arrêt Fack Ju Göhte du 23 avril 2020 précité rappelle que l’appréciation des bonnes mœurs doit être contextualisée et fondée sur la perception réelle du public pertinent.
La mauvaise foi peut-elle bloquer directement le dépôt ?
Une cause de nullité, mais pas un motif de rejet examiné d’office
L’article L. 711-2 11° du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque déposée de mauvaise foi ne peut être valablement enregistrée. Cependant, l’article L. 712-7 ne vise pas ce motif parmi ceux que l’INPI examine pour rejeter une demande. La mauvaise foi doit donc principalement être invoquée après l’enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité, ou devant le juge lorsque celui-ci demeure compétent.
Depuis le 1er avril 2020, toute personne physique ou morale peut demander devant l’INPI la nullité d’une marque française sur ce fondement. La preuve doit porter sur l’intention du déposant au jour du dépôt et peut résulter d’un faisceau d’indices : connaissance d’un usage antérieur, relations contractuelles, stratégie de blocage, absence de logique commerciale ou volonté de détourner la fonction de la marque.
Comment les indications géographiques et variétés végétales sont-elles protégées ?
Le droit européen a encore renforcé la protection depuis 2019
L’article L. 711-2 couvre également les appellations d’origine, indications géographiques, mentions traditionnelles pour les vins et spécialités traditionnelles garanties. Une marque peut être refusée lorsque son usage constituerait une usurpation, une imitation, une évocation ou une exploitation de la réputation d’une indication protégée.
Le cadre a évolué avec le règlement (UE) 2024/1143, applicable aux vins, boissons spiritueuses et produits agricoles. Depuis le 1er décembre 2025, le règlement (UE) 2023/2411 crée également un système européen pour les indications géographiques des produits artisanaux et industriels. Les demandes de marques postérieures incompatibles avec ces protections doivent être rejetées.
La protection vise la dénomination de la variété végétale
Une marque est refusée lorsqu’elle consiste en la dénomination d’une variété végétale antérieure protégée, ou la reproduit dans ses éléments essentiels, pour une variété de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. Le motif concerne la dénomination variétale, et non les caractéristiques générales de la plante.
Quels droits antérieurs peuvent fonder une opposition ?
L’opposition a été largement étendue
Dans les deux mois suivant la publication de la demande, une opposition peut être fondée sur une marque antérieure ou renommée, mais aussi sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, certaines indications géographiques, ainsi que le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou le nom d’une entité publique. Plusieurs droits appartenant au même titulaire peuvent être invoqués dans une seule opposition.
Les droits d’auteur, dessins et modèles et droits de la personnalité peuvent également affecter la validité d’une marque, sans être tous directement invocables dans la procédure administrative d’opposition. Selon le fondement et le contexte, une action en nullité devant l’INPI ou le tribunal compétent peut être nécessaire.
Comment réduire le risque de refus ?
L’analyse préalable doit aller au-delà d’une recherche de marques identiques
Avant le dépôt, nous recommandons de vérifier :
le caractère distinctif du signe pour chaque produit ou service ;
ses éventuelles significations descriptives, usuelles, trompeuses ou contraires à l’ordre public ;
les indications géographiques, mentions protégées et dénominations variétales pertinentes ;
les marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine et autres droits antérieurs.
Conclusion : anticiper les objections avant le dépôt
Le régime actuel est plus structuré qu’en 2019. L’INPI examine d’office la capacité du signe à constituer une marque, sa distinctivité, son caractère descriptif ou usuel, certaines caractéristiques fonctionnelles, l’ordre public, la tromperie, les emblèmes protégés, les indications géographiques et les dénominations variétales. Les tiers disposent parallèlement d’une opposition élargie et d’actions en nullité, notamment en cas de mauvaise foi.
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FAQ
Un accord de coexistence garantit-il l’enregistrement de la marque ?
Un accord de coexistence peut permettre de régler un conflit entre les parties, notamment par une limitation des produits et services concernés. Il ne lie toutefois pas l’INPI lorsqu’un motif absolu de refus demeure applicable, par exemple si le signe est descriptif, trompeur ou contraire à l’ordre public.
Une marque enregistrée est-elle nécessairement disponible et exploitable sans risque ?
L’enregistrement signifie que la marque a franchi l’examen de l’INPI et, le cas échéant, la période d’opposition. Il ne garantit toutefois pas qu’aucun droit antérieur ne puisse être invoqué ultérieurement, notamment dans le cadre d’une action en nullité ou en contrefaçon.
Un tiers peut-il intervenir sans former opposition ?
Dans les deux mois suivant la publication de la demande, toute personne peut présenter à l’INPI des observations écrites portant sur certains motifs absolus de refus. Contrairement à l’opposition, cette démarche ne confère toutefois pas au tiers la qualité de partie à la procédure.
Le déposant peut-il modifier sa marque pour éviter un refus ?
Le signe déposé ne peut, en principe, pas être substantiellement modifié au cours de la procédure. Le déposant peut toutefois limiter ou retirer tout ou partie des produits et services désignés. L’ajout de nouveaux produits ou services nécessite en revanche un nouveau dépôt.
Un refus peut-il ne concerner qu’une partie des produits ou services désignés ?
Lorsque le motif de refus ne concerne que certains produits ou services, l’INPI peut prononcer un rejet partiel et enregistrer la marque pour le reste du libellé. Il est donc important d’examiner précisément la portée de l’objection avant d’envisager l’abandon complet du dépôt.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.
En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.
La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives
L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.
Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossiblepour lesmarques olfactives et gustatives.
Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne
En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.
Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.
La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.
Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.
Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique
Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.
Les consommateursutilisentbienpeu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.
Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.
Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.
Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :
Les appellations d’origine ;
Les indications géographiques ;
Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.
Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).
Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :
Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
Une indication géographique ;
Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.
Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.
Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.
La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.
Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :
L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.
Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.
La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.
Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.
Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.
Conclusion
Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.
Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.
Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement».
Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.
Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.
Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large
L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose qu’«Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique»
C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.
C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.
La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.
DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.
Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.
La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-cicréaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto, les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.
Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».
L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé
La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.
Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.
Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.
En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.
Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.
Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.
Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.
Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.
Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
protection internationale des marques, offrant une solution pratique et économique pour les titulaires de marques du monde entier.
Le protocole de Madrid en vigueur dès le 4 mars 2019 à Samoa
L’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé le 4 décembre dernier que Samoa, Etat indépendant situé en Polynésie occidentale, a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Samoa devient ainsi le 103ème membre du système de Madrid et verra par conséquent le Protocole de Madrid entrer en vigueur sur son territoire dès le 4 mars 2019.
Le protocole de Madrid un dispositif attractif
Dans un monde globalisé où l’efficacité et la rapidité sont les maîtres mots, le système de Madrid n’a cessé d’évoluer en se conformant aux spécificités des législations nationales pour offrir une protection internationale optimale. De ces préoccupations a émergé le Protocole de Madrid. En vigueur depuis avril 1996, ce traité est administré par le Bureau international de l’OMPI et constitue le socle principal du système international de demandes d’enregistrement de marques.
Le Protocole a mis en place un dispositif unique qui permet la centralisation de la gestion des marques internationales et ce tout au long de leur exploitation. La simplicité de ce dispositif séduit de plus en plus de pays et se traduit principalement par la facilité des démarches lors des demandes de marques internationales. En effet, il suffit de ne faire qu’une seule demande auprès d’un office national ou régional de la propriété intellectuelle d’un des membres du système de Madrid et de ne payer qu’une seule série de taxe. Les déposants choisissent par la suite les pays qu’ils souhaitent désigner parmi la liste des 119 pays que couvre la protection internationale des marques.
De ce fait, dès le 4 mars 2019, les titulaires de marques internationales actuels et futurs pourront respectivement étendre la protection de leurs marques internationales à Samoa ou encore désigner ce territoire lors de leurs demandes de marque.
Dreyfus et associés vous accompagne
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En effet, le gouvernement canadien a récemment publié le Règlement au sein de la Gazette officielle. Cet acte constitue la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur des différentes dispositions modifiant profondément le droit des marques canadien et est issu du « Trademark Act » de 2014.
Ainsi, l’entrée en vigueur de ce règlement et des différentes dispositions qu’il implique a été fixé au 17 juin 2019.
Les modifications de la législation canadienne, relatives au droit des marques, ont un impact majeur et pratique sur toutes les étapes de la vie d’une marque canadienne, ce qui a nécessairement fait couler beaucoup d’encre.
Les principales de ces modifications sont énoncées ci-dessous et peuvent être divisées en deux catégories :
I/ Dispositions principales
L’élargissement des types de marques susceptibles d’être déposées
La palette des différents types de marques qu’il sera possible de déposer au Canada a été élargie. En effet, pourront alors être déposées des marques composées uniquement d’une couleur, une odeur, une texture ou encore un goût.
Toutefois, il est opportun de noter que pour la première fois l’Office de la propriété intellectuelle canadien (« CIPO » – Canadian Intellectual Property Office) examinera la distinctivité des demandes de marques qui lui seront présentées. A cet égard, l’office aura la possibilité de demander aux déposants de tels signes de fournir la preuve de la distinctivité de ces derniers.
Un tel examen, surtout appliqué à des marques « non-traditionnelles », risque de rendre l’examen de ces signes ardu et l’enregistrement de ces derniers plus difficile dans la pratique.
Dans tous les cas, si l’horizon des différents types de marque qu’il est possible de déposer a été élargi, les possibilités réelles de ces dépôts ne pourront être appréhendées qu’une fois que les premières marques « non-traditionnelles » auront été enregistrées. Il sera alors possible de mieux appréhender, au fur et à mesure des différents cas, ce qui sera accepté ou non par l’office.
Le classement des produits et services devra désormais être effectué au regard de la classification de Nice
Tout nouveau dépôt de marque devra désormais désigner des produits et/ou services au regard de la classification de Nice, issue de l’Arrangement de Nice et désormais adopté par le Canada.
L’ensemble des demandes de marques faites avant la date d’entrée en vigueur du « Règlement sur les marques » canadien et dont les produits et/ou services ne sont pas en conformités avec la classification de Nice seront suspendues jusqu’à ce que le libellé de ces demandes soient modifiés en fonction de cette dernière.
En conséquence, il ne peut qu’être conseillé de rédiger un libellé en fonction de la classification de Nice pour ce qui est des nouveaux dépôts afin d’éviter de rallonger la procédure d’enregistrement de la demande de marque canadienne en question.
Suppression des motifs basant un dépôt
A compter de l’entrée en vigueur du Règlement, il n’est plus nécessaire de fournir un motif au dépôt d’une demande de marque canadienne. En effet, tout déposant qui utilise ou qui projette d’utiliser une telle marque pourra procéder au dépôt sans qu’il ne soit nécessaire de faire une déclaration à cet égard au moment de ce dépôt.
Cela va ainsi de pair avec la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Possibilité de revendiquer la priorité à partir de toute demande antérieure
A partir du 17 juin 2019, une revendication de priorité pourra être faite à partir de toute demande antérieure, et n’est plus cantonnée uniquement à la demande de marque du pays d’origine du déposant.
Suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage
L’une des dispositions les plus remarquée du « Règlement sur les marques » canadien est la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.
Ainsi, et à partir du 17 juin 2019, une demande de marque ayant été acceptée à l’examen pourra être enregistrée dès que le déposant aura acquitté les droits d’enregistrement de ladite marque.
Cette modification implique nécessairement des économies pour les déposants de marque canadienne dans la mesure où la prolongation de l’échéance pour fournir la déclaration ainsi que la rédaction et le dépôt de ces déclarations d’usage ne seront plus nécessaires.
Ce qu’il est opportun de relever c’est que cette nouvelle disposition s’appliquera entièrement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.
Ainsi, si la demande de marque a été déposée avant le 17 juin 2019, le titulaire de cette dernière a la possibilité de prolonger son délai pour déposer la déclaration d’usage jusqu’à cette date. Dans cette hypothèse, le déposant ne sera alors plus dans l’obligation de fournir ladite déclaration d’usage.
Adaptation du montant des taxes d’enregistrement en fonction du nombre de classe visée
Les taxes d’enregistrement pour les marques canadiennes vont ainsi dépendre du nombre de classe visée. Ces frais seront de 300 $ canadiens pour la première classe et de 100 $ canadiens par classe supplémentaire pour une demande en ligne, à la place des 250 $ canadiens actuels. Ces frais étaient d’ailleurs fixes, peut important le nombre de classe visée. Les frais d’enregistrement pour un dépôt papier seront plus élevés.
En pratique, les marques déposées après le 17 juin 2019 seront soumises à ces nouvelles taxes.
Dans la mesure où cela implique nécessairement une augmentation des frais de dépôts d’une marque canadienne, il peut être opportun de procéder aux dépôts envisagés en plusieurs classes avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Possibilité de diviser une demande de marque
Une autre possibilité offerte par le « Règlement sur les marques » canadien est la division d’une demande de marque. En effet, une fois ce Règlement entré en vigueur, un déposant aura la possibilité de diviser une demande de marque en différentes classes, en différents produits et services, puis de fusionner par la suite les enregistrements préalablement divisés.
Cette division peut être très avantageuse notamment lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande de marque ou encore lorsqu’une objection provisoire émise par l’office canadien ne vise qu’une partie de ces derniers.
Ainsi, il sera possible d’obtenir l’enregistrement des produits et / ou services qui ne sont pas visés par de telles procédures dans un premier temps. Dans un second temps, et dans l’hypothèse où la demande de marque est acceptée pour les autres produits et services, alors un second enregistrement sera effectué.
Adhésion du Canada au Protocole de Madrid
L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid constitue un changement important dans la mesure où il sera désormais possible de désigner ce territoire dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.
Dans la pratique, cela va ainsi nécessairement impliquer une augmentation du nombre de marques enregistrées au Canada.
Suppression de l’exigence de preuve pour ce qui est des inscriptions de cessions et de fusions
Plus aucun document ne sera demandé afin de prouver une cession ou une fusion dans le cadre de l’inscription de ces actes. Bien sûr, l’office canadien des marques pourra toujours demander une telle preuve, mais cette dernière ne sera plus nécessaire au moment de l’inscription.
En outre, il ne sera plus nécessaire d’inscrire ladite cession ou fusion dans le cadre de marques considérées comme liées.
Modification de la durée de vie d’une marque
La durée de vie d’une marque canadienne sera désormais de 10 ans, et non plus de 15 ans.
Ici encore, les taxes de renouvellement seront calculées en fonction du nombre de classes faisant l’objet de ce renouvellement. Ces derniers se porteront à 400 $ canadiens pour la première classe et à 125 $ canadiens par classe supplémentaire.
Ces nouveaux droits de renouvellement pourront être payés à partir du 17 juin 2019 et au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance de la marque.
Dans le prolongement de l’adhésion du Canada à l’Arrangement de Nice, il est prévu que les marques faisant l’objet d’un renouvellement doivent se conformer à la classification de Nice et par conséquent, les titulaires de marque devront modifier leurs produits et services en fonction de cette dernière.
Possibilité d’informer l’office canadien de l’existence de droits de tiers
Le « Règlement sur les marques » offre en effet la possibilité d’informer l’office canadien des marques, lors de l’examen d’une demande, de l’existence de droits antérieurs détenus par des tiers.
Jusqu’ici, l’office ne prenait en compte une telle demande que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et non au stade de l’examen de la demande de marque.
Un tel outil peut s’avérer utile afin de protéger les droits d’un titulaire de marque et éviter d’engager une procédure d’opposition.
II/ Dispositions transitoires
La date d’application de certaines dispositions pose question, ainsi, des dispositions transitoires ont été prises, et notamment :
L’examen du caractère distinctif d’une marque s’appliquera à toutes les demandes de marque en cours
En effet, et selon le Règlement, le caractère distinctif d’une marque sera examiné au regard de l’ensemble des demandes de marque en cours d’examen au moment de son entrée en vigueur et qui n’auront pas encore été approuvées.
Ainsi, peu importe que ladite demande de marque ait été déposée avant ou après le 17 juin 2019, l’ensemble des demandes seront examinée au regard de leur distinctivité. En pratique, cela englobe un nombre très important de demandes, qui ne fera d’ailleurs que s’accroître au fur et à mesure des mois.
Modifications des délais de réponse
Certains des délais de réponse à l’office, en cas de refus provisoire à l’enregistrement notamment, ont été modifiés.
A cet égard, il est important de relever que ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux objections émises après la date d’entrée en vigueur du règlement. Les objections émises avant cette date ne verront pas leurs délais modifiés.
Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux procédures déposées avant l’entrée en vigueur du règlement
Les fondements actuels d’une opposition au Canada pourront être soulevés pour toute procédure formée avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, même dans l’hypothèse où le délai d’opposition expire après l’entrée en vigueur. C’est également le cas pour les demandes de marques publiées avant cette date.
Les oppositions pourront alors encore être fondées par exemple sur les motifs basant le dépôt, qui n’existeront plus à compte de l’entrée en vigueur dudit Règlement.
En conséquence, les demandes de marques qui auront été publiées ainsi que, logiquement, les oppositions déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement pourront avoir de nouveaux fondements comme par exemple le fait que le titulaire de la demande n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser sa marque.
Le but du « Règlement sur les marques » canadien est de simplifier les dépôts de demandes de marques canadiennes mais également de permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à une protection sur ce territoire par l’intermédiaire d’un droit de marque.
La contrepartie de la simplification des démarches et de la suppression de l’exigence de dépôt d’une déclaration d’usage, est le risque de l’augmentation des comportements parasitaires et de comportement frauduleux de tiers qui déposent des marques uniquement dans la mesure où elles sont disponibles, sans intention d’usage.
D’autres changements sont par ailleurs annoncés et seront la conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ainsi que de la loi budgétait C-86, qui prévoit de nouvelles dispositions sur le droit des marques canadien.
Comme tout changement de législation, l’application en pratique des différentes dispositions nouvellement apportées par la publication à la Gazette officielle du « Règlement sur les marques » se fera à la lumière de l’interprétation de ces dernières par les personnes compétentes, notamment pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.
Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?
Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.
En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.
Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.
La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.
Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.
Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.
Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .
Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.
Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :
Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.
Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.
Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.
Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.
La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.
Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.
En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.
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Written by Dreyfus06/05/2019 
La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la
