Marques

Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96^e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Depuis le 1^er septembre 2015, le droit des marques applicable aux Îles Vierges Britanniques (IVB) s’est vu réformé, suite à l’entrée en vigueur du New Trademark Act 2013 et du Trademark Rules 2015.

Ce sujet avait suscité l’intérêt de Dreyfus en 2014, où l’on vous annonçait déjà dans de précédents articles l’adoption de ces deux textes, qui avaient pour objectif de réformer la loi britannique en vigueur depuis le 19^ème siècle. Deux ans après, ces textes voient enfin le jour.

Grâce à cette réforme, les IVB se détachent de la législation du Royaume-Uni qui imposait l’enregistrement préalable d’une marque britannique pour déposer une marque aux IVB.

Les Îles se construisent donc enfin un système autonome et indépendant.

Cette nouvelle législation s’applique à toutes les marques déposées ou renouvelées à partir du 1^er septembre 2015, tandis que les marques enregistrées ou déposées avant cette date resteront soumises à l’ancienne loi en vigueur, autrement dit la loi britannique.

Que signifie ce changement de législation pour l’enregistrement des marques aux IVB ?

• Tout d’abord et principalement, ce nouveau système implique qu’il ne sera plus possible d’étendre la protection de marques enregistrées au Royaume-Uni aux IVB. Pour qu’une marque soit enregistrée aux IVB, il faudra alors effectuer un dépôt de marque local auprès du Registry of Corporate Affairs.

• Elément important également, il sera désormais possible d’enregistrer des marques de services. En effet, sous l’ancienne loi britannique, les marques ne pouvaient être enregistrées que pour des produits, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une classification quelque peu désuète.

• Le système s’appuiera désormais sur la dernière version de la Classification de Nice (45 classes de produits et services).

• Il sera également possible de déposer une marque aux IVB sous priorité étrangère par application de la Convention de Paris ou du traité de l’OMC (accords ADPIC).

• La marque enregistrée sera protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement avec un délai de grâce de 6 mois.

• Il pourra être fait opposition à l’enregistrement d’une marque aux IVB dans les trois mois suivant la publication du dépôt de cette dernière – publication qui sera accessible sur le site internet de la Gazette locale.

La seule question encore sans réponse dans cette nouvelle réforme concerne le prix d’un dépôt de marque aux IVB. Relativement peu coûteux sous l’ancienne loi, à l’instar de la désignation de la Polynésie Française pour les marques enregistrées en France, les titulaires de marques craignent de voir les prix de dépôt augmenter à l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

A suivre donc…n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la protection et la défense des marques dans le monde.

La société Tea Adoro, titulaire de quatre marques Tea Adoro, exerce une activité d’exploitation de salon de thé, comptoir de thé et épicerie fine. Désireuse de développer son activité, elle charge une agence de la conception de sites Internet et de l’enregistrement de noms de domaine en son nom. Or, dans la base Whois, le prestataire apparaît comme titulaire des noms de domaine objets du litige. En outre, privée des codes confidentiels permettant l’accès à de nombreux réseaux sociaux, la société Tea Adoro se voit dépourvue de contrôle des pages Internet en question.

Une telle situation n’est pas anodine ! Les sociétés peuvent ainsi se retrouver sous la dépendance technique et financière de leurs prestataires, titulaires des noms de domaine, portes d’accès à la cybercriminalité et au chantage commercial.

Dès lors, la société Tea Adoro a assigné l’agence chargée de la conception des sites en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour que les noms de domaine lui soient transférés et les codes d’accès communiqués afin qu’elle puisse avoir la maîtrise effective des noms de domaine en cause.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 16 mars 2015[1], a ordonné au prestataire de procéder au transfert des noms de domaines enregistrés pour le compte de la société Tea Adoro.

Après avoir rappelé sa compétence, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les preuves versées étaient insuffisantes pour conclure à une atteinte aux droits des marques. En revanche, les factures et les échanges d’e-mails permettent d’établir que les enregistrements de noms de domaine ont été faits par le prestataire pour le compte de la société Tea Adoro. Estimant que la société Tea Adoro se trouve dans l’impossibilité d’exploiter les marques et notamment de poursuivre l’activité commerciale relative à la vente en ligne des produits sous ces marques, le juge des référés en conclut que « cette situation constitue un trouble manifestement illicite ». Il a donc ordonné le transfert des noms de domaine ainsi que la communication des codes d’accès aux réseaux sociaux.

Il est intéressant de rapprocher cette affaire d’un arrêt du 9 juin 2009[2] dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le transfert d’un nom de domaine ne pouvait être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal a pouvoir pour prendre des mesures conservatoires ou de remises en état pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, selon cet arrêt, le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Si le transfert d’un nom de domaine ne peut être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civil, cette décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris vient préciser que l’obtention du transfert d’un nom de domaine par une procédure judiciaire rapide demeure néanmoins possible par le biais du référé spécial prévu à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cette solution bienvenue ne devrait que satisfaire les titulaires de marque.

[1] TGI Paris, 16 mars 2015, Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd

[2] Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-12.904