Marques

En l’espace de quelques années, les étiquettes et emballages ont rejoint le banc des objets les plus contrefaits. Ils représentent en 2013 plus d’un million de contrefaçons saisies par l’administration française des douanes.

Les services douaniers étant en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, il apparait aujourd’hui essentiel pour les titulaires de droits de marque d’assurer leur protection en douane.

L’action de la douane est subordonnée au dépôt préalable d’une demande d’intervention par le titulaire des droits, en vue d’obtenir la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon.

Il appartient à celui qui invoque la contrefaçon d’apporter la preuve à l’administration douanière de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé au sens du droit français.

En matière de marque, le certificat d’enregistrement doit être fourni.  Il convient également de préciser la liste des produits pour lesquels la marque est protégée.

S’il s’agit d’une contrefaçon d’étiquettes ou d’emballages, la demande d’intervention auprès des services douaniers n’est recevable qu’à la condition que la marque contrefaite soit protégée en classe 16 (papeterie; adhésifs ; matières collantes ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie).

Il apparaît désormais opportun  de protéger sa marque en classe 16 afin de pouvoir agir en douane contre les contrefaçons d’étiquettes et emballages.

Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.

Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1^er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.

Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.

Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.

Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.

Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.

[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.

[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.

Actuellement, pour enregistrer une marque au Canada, la demande doit être fondée sur l’usage existant ou projeté. Si le déposant fonde sa demande sur l’usage de sa marque au Canada, il doit aussi inclure la date de première utilisation de la marque à l’égard des produits ou services désignés. Le titulaire d’une marque enregistrée et utilisée à l’étranger peut aussi déposer une demande d’enregistrement de marque au Canada sans que l’usage y ait débuté.

Une nouvelle loi est en discussion. Une fois le projet adopté, l’exigence de produire une déclaration d’usage au Canada avant l’émission du certificat d’enregistrement sera supprimée. En fait, il ne sera plus nécessaire de préciser si la demande est fondée sur un usage local actuel ou projeté. Le critère d’enregistrement fondé sur l’usage et l’enregistrement dans un autre pays est aussi éliminé.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de l’année 2015 ou début de 2016. La suppression de l’obligation de produire une déclaration attestant l’usage bénéficiera à toutes les demandes en cours. Pourtant, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque au Canada doit toujours avoir l’intention de l’utiliser pour tous les produits et services désignés.

D’une part, ce changement est une bonne nouvelle car tous les problèmes liés à la détermination des dates d’usage disparaîtront au stade de la demande. En plus, le requérant n’aura plus à requérir des prolongations afin de commencer l’usage de  la marque pour toutes les marchandises et tous les services inscrits dans la demande.

D’autre part, comme le registre ne donnera plus d’informations sur l’usage des marques, il sera plus difficile de déterminer la disponibilité d’une nouvelle marque. Ceci est important, puisqu’il sera toujours possible de faire valoir des droits prioritaires acquis par l’usage. En cas d’un conflit sur l’évaluation des droits entre deux demandes, une enquête sera indispensable afin de déterminer qui est véritablement le premier utilisateur d’une marque et pour quels produits et services.

En conclusion, la réforme de la loi des marques assouplit les procédures d’enregistrement d’une marque de commerce. Pourtant, la notion d’usage de la marque n’est pas écartée. Au contraire, elle reste déterminante des droits de marque. Le principe reste le même : les droits sont au bénéfice du premier utilisateur et pas forcément au premier déposant. En d’autre termes, ce qui doit changer c’est la stratégie de dépôt : il devient nécessaire de déposer une demande d’enregistrement le plus tôt possible et pour tous les produits et services envisagés.

A suivre …

Le 21 mars 2014, la Crimée a été annexée par la Fédération de Russie. Autrefois rattachée à l’Ukraine, cette région bénéficie désormais d’un double statut légal, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants.

Le 22 juillet 2014, le gouvernement ukrainien s’est réunit pour débattre de la protection des droits de marque en Crimée. Cette région se voit alors attribué le statut légal de territoire occupé et restera soumise au régime ukrainien en matière de propriété intellectuelle.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi visant à réguler la protection des droits de marque en Crimée. La nouvelle loi reconnaît la protection des inventions, modèles utilitaires, design industriels, marques de produits et de services et appellation d’origine déposés en Ukraine par des personnes résidant exclusivement sur le territoire de la Crimée, mais à l’unique condition que ces droits fassent l’objet d’une revalidation en Russie avant le 1^er janvier 2015.

Les droits de marque faisant déjà l’objet d’une protection en Russie seront automatiquement protégés en Crimée, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un nouveau dépôt.

Pour assurer une protection totale aux marques en Crimée, il est désormais indispensable de disposer à la fois d’un enregistrement en Ukraine et d’un enregistrement en Fédération de Russie.

Plus que n’importe quelle autre entreprise, les agences de communication sont très attachées à leur image, notamment au travers de leur logo. Dans son arrêt du 30 septembre 2014 la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcée sur le risque de confusion entre deux marques appartenant respectivement à Graphèmes et Graphéine, deux sociétés exerçant dans le domaine du design graphique.
Les marques comprenaient un logo et étaient les suivantes :

Marque antérieure : 

Marque contestée : 

Les professionnels du graphisme étant particulièrement attentifs à la présentation du signe, la Cour d’Appel a estimé que les deux marques objets du litige étaient bel et bien distinctes. En effet, si la société Graphème soutenait que le signe « Graphéine » était une imitation de sa marque antérieure, la Cour a considéré que « les logos utilisés par la société Graphéine sont visuellement très différents de celui adopté par la société Graphèmes » et que « la seule reprise d’une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ». De même, pris dans leur ensemble, et eu égard aux éléments distinctifs visuels et phonétiques, le risque de confusion n’a pu être avéré s’agissant du logo de « Graphéine ».
Dans le cadre de leur l’appréciation du risque de confusion, les juges ont tenu compte des détails techniques et des multiples références à la profession du design graphique. Les services proposés étaient destinés à un public averti, à savoir les professionnels du design. Habituellement les juges doivent se fonder sur une appréciation globale en examinant les signes dans leur ensemble et déterminer « l’impression d’ensemble » qui risque d’être induite sur le consommateur d’attention moyenne. Cette méthode d’appréciation découle de plusieurs arrêts de la Cour de justice l’Union Européenne .
Pourtant, en l’espèce, la Cour d’Appel se focalise essentiellement sur les professionnels du design, ce qui peut être contestable. S’adressant donc à des professionnels du graphisme soucieux du rendu visuel de leurs logos, les juges du fond ont analysé tous les moindres détails des deux marques comme la police ou les divergences de prononciation. Ainsi par exemple, la cour détaille phonétiquement les deux termes pour démontrer leurs différences, alors qu’en définitive pour un amateur il n’existe pas nécessairement « de fortes différences de prononciation » comme elle a pu le souligner. En effet, si on prenait n’importe quel individu pour lui faire voir les logos concernés de loin il risquerait facilement de les confondre (même taille, même longueur, même préfixe et suffixe proche). En outre, s’agissant des couleurs, les disparités de tons ne sont pas aussi évocatrices qu’elles n’y paraissent. On peut ainsi à ce titre se demander si la décision n’aurait pas été contraire vis-à-vis d’un simple consommateur pour qui les deux termes peuvent apparaître similaires.
Malgré tout, l’appréciation du risque de confusion tenant compte du caractère professionnel des acteurs au procès n’est pas anodine car les deux agences de communications s’adressent essentiellement à d’autres professionnels ou clients. Par conséquent, bien que discutable, la décision prise par la Cour d’Appel de Paris avec une appréciation stricte du risque de confusion dans le domaine du design n’est pas dénuée de sens, eu égard à la jurisprudence.