Facebook Twitter Instagram Linkedin
Contact

Nathalie Dreyfus

Pourquoi l’ « username » utilisé sur les réseaux sociaux reste-il un élément non protégé par les droits de PI ?

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus19/10/2017

Dreyfus - ARTICLE 174

Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.

1. Les politiques des réseaux sociaux

Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.

2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis

Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.

Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.

3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis

Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.

Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.

A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.

Read More

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscrite

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus17/10/2017

 

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscriteLe 4 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne.

Malgré une argumentation détaillée résultant d’une lecture téléologique dudit règlement, l’on peut s’interroger sur la clarté et le bien-fondé de cette décision.

1/ Contexte général de la décision rendue

Pour rappel, le contrat de licence de marque permet au titulaire d’une marque de concéder à une autre personne (le licencié) des droits sur cette marque, de manière exclusive ou non (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279716). Le licencié devient donc titulaire de droits sur ladite marque et peut notamment, sous certaines conditions, agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.

A ce titre, les conditions de formalités relatives à ces licences dépendent de la loi nationale applicable et diffèrent d’un Etat à un autre. Par exemple, en droit allemand, le contrat de licence est valable dès sa signature et n’a pas besoin d’être inscrit auprès du registre allemand pour produire ses effets auprès des tiers. Au contraire, la législation française prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Quid des marques de l’Union européenne ? Inévitablement, et en dépit d’une législation européenne très claire sur le sujet, ces divergences nationales ont entrainé une absence d’harmonisation sur le territoire de l’Union européenne et une incertitude s’agissant de l’opposabilité ou la non-opposabilité des licences de marque de l’Union européenne non-inscrites auprès du registre concerné. C’est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 portant sur l’opposabilité aux tiers (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

2/ Une décision favorable au concédant et au licencié négligent

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque de l’Union européenne, l’autorisant notamment à agir en contrefaçon.  Celle-ci a exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan, lui reprochant de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Le défendeur, condamné en première instance en Allemagne, a engagé un recours contre cette décision en se fondant sur l’article précité. Celui-ci soulignait l’absence d’inscription de la licence concédée auprès du registre de marques de l’Union européenne et, par conséquent, arguait de l’inopposabilité des droits du licencié.

Dès lors, le tribunal de Düsseldorf a sursis à statuer et a adressé la question préjudicielle suivante à la CJUE : le licencié d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon de ladite marque dès lors que la licence n’est pas inscrite au registre des marques de l’Union européenne ?

Aux termes de l’article 23 § 1, première phrase, dudit règlement, il apparaît de façon très claire qu’une licence de marque n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une inscription au registre des marques.

Cependant, reprenant la lecture de l’article point par point, la CJUE interprète cette disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement. Ainsi, elle explique que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques (et notamment des licences) qui n’ont pas été inscrits au registre concerné « vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété » et non pas le tiers contrefacteur. Autrement dit, la Cour interprète ici l’article du règlement en lui attribuant deux finalités différentes selon le tiers et la situation concernés dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la Cour considère que le licencié de la marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon bien que cette licence n’ait pas été inscrite au registre des marques.

3/ Observations

Certes, cette solution est cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le règlement qui est, entre autres, de lutter contre la contrefaçon. Pour autant on ne peut s’empêcher de regretter cette lecture distributive faite par la CJUE, laquelle s’éloigne ici de la lettre de l’article – pourtant très clair – et fournit une interprétation quelque peu bancale et non fondée.

En tout état de cause, cette décision nous permet de rappeler que l’inscription de la licence de marque – qu’elle soit nationale ou européenne – demeure utile et essentielle aux fins d’opposabilité. Bien que la position de la Cour soit tranchée et qu’elle ait été appliquée également aux dessins et modèles de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG contre Grüne Welle Vertriebs GmbH), rien ne permet d’assurer que les juridictions nationales suivront systématiquement cette interprétation.

En conclusion, il est donc recommandé de rester prudent et de toujours procéder à l’inscription auprès du registre des marques des contrats de licence concerné, sous peine de risque d’inopposabilité aux tiers. Il est possible d’inscrire uniquement un acte confirmatif de licence afin de ne pas révéler aux tiers certains éléments confidentiels de la licence.

Read More

Mai 2018, gestion des risques et données personnelles : il faut se préparer

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus05/10/2017

 

imageLa protection des données à caractère personnel est un sujet d’inquiétude grandissante pour les consommateurs dont les données sont collectées. Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, Règlement 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur le 25 mai 2018. Ses nouvelles dispositions mettent en place de nouvelles obligations assorties de sanctions lourdes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. Le G29 a clarifié certaines de ces obligations. En particulier, il est à présent obligatoire de documenter les démarches mises en place pour se mettre en conformité, de tenir un registre ou encore de désigner un Délégué à la Protection des Données dans certains cas.

Afin de se conformer, un audit permettant d’établir une cartographie précise de l’ensemble des traitements des données au sein de l’entreprise est conseillé.

Tout le monde est concerné, que ce soit les grands comptes ou les start-up. Votre entreprise est concernée : par son site internet, ses réseaux sociaux, ses programmes de fidélités, par les fichiers clients et prospects ou par la gestion des campagnes marketing. En effet, le règlement a vocation à s’appliquer au traitement de toute donnée à caractère personnel d’une personne se trouvant sur le territoire de l’Union Européenne.

Un plan d’action en 3 étapes semble le plus approprié :

  • 1ère étape : cartographier les traitements des données personnelles

Il s’agit d’identifier les traitements des données collectées au sein de l’entreprise : les catégories de données personnelles traitées, les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données, les acteurs traitant ces données, et enfin les flux en précisant leur origine et leur destination.

  • 2ème étape : procéder à un audit de conformité

Grâce à la première étape, un bilan et des recommandations personnalisés pourront être établis. À partir de ces informations, vous aurez une vision globale des démarches à effectuer pour que votre entreprise soit conforme aux prescriptions du règlement.

  • 3ème étape : accountability – mise en conformité

Enfin, il conviendra d’établir un plan d’action basé sur les résultats de la cartographie et de l’audit. Un Conseil en propriété industrielle pourra notamment vous aidez à pallier les éventuelles lacunes de votre protection actuelle : la tenue d’un registre, la désignation d’un Délégué à la Protection des Données, le droit à la portabilité des données etc.

Ce plan d’action pourra également être accompagné d’un audit de sécurité.

Compte tenu de l’importance des changements, nous recommandons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté à présent d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de transition.

Read More

Comment éviter la mise en œuvre de la prohibition des cessions globales des œuvres futures dans les contrats de droit d’auteur ?

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus03/10/2017

 

Comment éviter la mise en œuvre de la prohibition des cessions globales des œuvres futures dans les contrats de droit d’auteur ?L’article L.131-1 du Code de propriété intellectuelle s’impose dans le cadre de la rédaction d’un contrat d’exploitation de droits d’auteur portant sur plus d’une œuvre.
Il ne faut pas se fier à sa rédaction concise, « La cession globale des œuvres futures est nulle. » ; les conséquences en découlant sont plus qu’importantes : nullité de la cession entraînant donc un acte de contrefaçon du cocontractant ouvrant droit à une réparation.

Si deux positions doctrinales s’opposent, une d’interprétation stricte et prohibant la cession portant sur plus d’une œuvre future et l’autre interdisant seulement la cession de toutes les œuvres futures permettant ainsi de céder les droits patrimoniaux sur certaines œuvres futures sous réserve de déterminer avec précision quelles sont les œuvres objet de la cession (formalisme de l’article L.131-3 du CPI). La jurisprudence elle, tend vers cette dernière position en ce qu’elle admet la validité des cessions portant sur des œuvres futures des lors que ces œuvres peuvent être individualisées et déterminables.

En s’appuyant sur les solutions rendues par la jurisprudence, le rédacteur de contrats peut en déduire un cadre applicable lorsqu’il est nécessaire d’encadrer la cession de droits sur des œuvres futures comme c’est notamment le cas pour les créations de salariés ou les commandes régulières à un même auteur.

Une pratique parfaite voudrait qu’on réalise un contrat de cession de droits d’auteur pour chacune des œuvres créées au fur et à mesure de la collaboration ; or cette solution n’est pas envisageable lorsque le nombre d’œuvres est trop important ou que l’entreprise ne dispose pas de la structuration nécessaire à un tel dispositif.

L’entreprise doit donc s’efforcer de diminuer au maximum le risque de violation de la prohibition de l’article L.131-1 du CPI par des solutions alternatives :

  • Promesses de contrat ou de cession: cela permet à l’employeur de contraindre ses salariés ou les commandités à lui proposer en priorité la cession des droits d’auteur sur leurs œuvres futures. Avec l’inconvénient que malgré la réforme du droit des contrats, il ne semble pas possible pour l’employeur, en cas de violation de la promesse, de recourir à l’exécution forcée. Les prochaines jurisprudences à venir seront déterminantes dans l’interprétation du nouvel article 1124 du Code civil par les juridictions.
  • L’ajout d’une clause dans le contrat de travail ou du contrat-cadre de commandes prévoyant la cession des droits patrimoniaux de l’auteur au fur et à mesure de la création : il est primordial que cette clause indique le caractère déterminable ou individualisable des œuvres créées dans le cadre de ces contrats ainsi que de s’efforcer de définir les critères de déterminabilité des œuvres.
    La sécurité peut être renforcée en prévoyant de renvoyer à des annexes ou des avenants au contrat de travail ou au contrat-cadre de commander afin d’établir une liste complète et à jour des œuvres couvertes par la clause de cession des droits. Il faut cependant s’assurer que cette tache soit effectuée avec assiduité et régularité car un défaut de diligence conduit les tribunaux à déclarer la cession caduque (arrêt de la CA de Paris du 31 mai 2011). Les entreprises doivent donc s’assurer de la faisabilité du système des annexes et avenants avant de le prévoir dans le contrat initial.
  • Arguer que le contrat de travail ou de commande permet au salarié ou au commandité de mettre fin au contrat et de retrouver sa liberté. Cette possibilité permet d’exclure le contrat du champ de la « cession globale » de l’article L.131-1 du CPI.

Quelle que soit la stratégie adoptée par l’entreprise, il est primordial que celle-ci s’assure, au travers des contrats conclus avec ses salariés ou des commandités, d’une bonne information a été faite auprès de l’auteur. Pour se faire, elle doit s’assurer d’être la plus explicite possible dans les contrats sur la prise en compte de la difficulté juridique de la prohibition de la cession globale des œuvres futures et que l’auteur est parfaitement informé sur les stratégies mises en place en commun pour y pailler.

Read More

Les conséquences du Règlement Général pour la Protection des Données sur le fonctionnement des WHOIS

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus07/09/2017

 

Les conséquences du Règlement Général pour la Protection des Données sur le fonctionnement des WHOISA partir du 25 mai 2018 le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrera en vigueur, et remplacera la Directive Européenne 95/46/CE sur la protection des données qui harmonise les droits relatifs à la protection des données. Les consommateurs sont de plus en plus concernés par la protection de leurs données personnelles. Avec la constante évolution des nouvelles technologies et l’augmentation importante du nombre de données collectées, la Directive de 1995 méritait d’être modernisée. Une des adaptations concerne les bases WHOIS. En effet, le RGPD apporte des éléments nouveaux concernant leur fonctionnement.

La base de données WHOIS permet d’obtenir le nom et les coordonnées d’un titulaire d’un nom de domaine. L’ICANN souhaite remplacer ces bases de données pour un nouveau système dénommé « Registration Directory Service (RDS) ». Ce nouvel outil aura une approche différente concernant le stockage et la publication des données se trouvant habituellement dans le WHOIS. D’un côté les autorités judiciaires et les professionnels du droit désirent obtenir plus d’accès à ces informations dans le but de réduire la cybercriminalité, et d’un autre côté les groupes de protection des données et de la vie privée préfèreraient obtenir plus de restrictions dans la divulgation de ces informations pour protéger l’identité des utilisateurs internet.

Cependant, le RGPD tranchera et établira les normes applicables. Pour ce faire, il impose des obligations qui pèsent sur les entreprises, les bureaux d’enregistrement et les offices d’enregistrement (registres). Un point de préoccupation existe concernant la compatibilité entre le RDS et le RGPD. En effet, si un bureau d’enregistrement ou un office d’enregistrement se conforme aux normes prévues par l’ICANN, il est probable qu’il sera en violation du nouveau règlement RGPD. Les WHOIS vont probablement devoir être gérés de façon différente, mais la question se pose de savoir s’il convient de se conformer aux normes édictées par l’ICANN ou celles prévues par le RGPD ? Les deux textes prévoient des sanctions en cas de violation. Celles envisagées par le RGPD sont toutefois plus importantes que les amendes imposées par l’ICANN. Certains bureaux d’enregistrement et offices d’enregistrement en ont déduit qu’il fallait mieux être en violation du RDS que du RGPD.

Ces problématiques ont été étudiées lors de la Conférence de Johannesburg par l’ICANN. Il a été décidé de mettre en place un groupe de travail ad hoc pour déterminer de quelles manières sont utilisés les WHOIS. Le but est de récolter ce que l’ICANN dénomme « expériences d’utilisateurs » dans le but d’évaluer le degré de conformité des bases WHOIS avec le RGPD. Grâce à ce groupe de travail, l’ICANN pourra harmoniser ses normes RDS et faciliter le travail des bureaux et offices d’enregistrement dans la gestion des bases de données WHOIS.

Une solution devra préférablement être trouvée d’ici mai 2018. Dans le cas contraire, les bureaux et offices d’enregistrement seront en difficultés pour se conformer avec les deux outils que sont le RDS et le RGPD. Dreyfus & associés est spécialisé depuis de nombreuses années dans le droit des noms de domaine. Concernant les bases de données WHOIS, ou désormais RDS, nous pouvons vous aider à déterminer le meilleur moyen d’identifier le titulaire d’un nom de domaine pour vous permettre de faire cesser l’atteinte à vos droits.

Read More

Le système de Madrid accueille la Thaïlande !

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus06/09/2017

Introduction

Depuis le 7 novembre 2017, la Thaïlande est officiellement devenue le 99ᵉ État membre du Protocole de Madrid, marquant ainsi une étape majeure dans l’élargissement du système de Madrid, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette accession confirme le rôle croissant de ce mécanisme international dans la protection des marques à l’échelle mondiale.

Le contexte et l’adhésion de la Thaïlande

Le Protocole de Madrid, en vigueur depuis avril 1996, offre aux déposants la possibilité de protéger une marque dans plusieurs pays au moyen d’une demande internationale unique, déposée auprès d’un office membre et accompagnée d’un jeu unique de taxes. Cette formule centralisée séduit par sa simplicité et son efficacité.

La Thaïlande a déposé son instrument d’adhésion en août 2017, lors d’une cérémonie avec la participation de représentants officiels. L’adhésion est entrée en vigueur le 7 novembre 2017, permettant dès cette date aux titulaires de marques issus de Thaïlande ou de l’étranger de déposer une demande internationale couvrant la Thaïlande.

Avantages et enjeux pour les déposants

Simplification et économies

Grâce au système de Madrid, les déposants n’ont plus besoin de déposer une marque pays par pays. Une seule procédure suffit pour désigner plusieurs territoires, avec un dépôt unique et des frais centralisés.

Attrait pour les entreprises étrangères

L’adhésion de la Thaïlande renforce son attractivité pour les entreprises étrangères, qui peuvent désormais inclure la Thaïlande à leurs portefeuilles de marques internationaux via le système de Madrid.

Stratégie régionale

Cette adhésion s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’ASEAN. Avec la Thaïlande, huit des dix États membres de l’ASEAN ont rejoint le système une avancée significative dans la régionalisation de la protection des marques.

avantages et enjeux

Perspectives stratégiques en Asie

L’entrée de la Thaïlande dans le système de Madrid constitue une opportunité stratégique pour les entreprises visant le marché asiatique et souhaitant structurer une stratégie de protection de marque internationale sans multiplier les procédures individuelles

Conclusion

L’adhésion de la Thaïlande au Protocole de Madrid, effective depuis le 7 novembre 2017, marque une étape importante dans l’expansion du système de Madrid. Elle offre des avantages tangibles en termes de simplicité, de coûts réduits et de couverture géographique pour les déposants internationaux. Cette évolution renforce également la cohésion régionale au sein vx, à l’heure où la protection intellectuelle devient un levier concurrentiel majeur.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Depuis quand la Thaïlande est-elle membre du système de Madrid ?
Depuis le 7 novembre 2017, suite à son accession officielle au Protocole de Madrid.

2. Qu’apporte le système de Madrid en pratique ?
Il permet de déposer une marque dans plusieurs États membres par une seule demande internationale et de payer des frais centralisés.

3. Pourquoi l’adhésion de la Thaïlande est-elle stratégique ?
Elle facilite l’accès au marché thaïlandais via une procédure unique et renforce la couverture régionale au sein de l’ASEAN.

4. Combien de membres compte le protocole de Madrid ?
Avec l’adhésion de la Thaïlande, le système comptait 99 États membres à la date de son entrée en vigueur.

5. Quelles perspectives offre cette adhésion ?
Elle ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises visant les marchés asiatiques, notamment en combinant la protection en Thaïlande avec celle d’autres pays voisins comme le Cambodge, le Vietnam, la Chine ou le Brunei.

Read More

La nouvelle législation marque aux îles Caïmans

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus05/09/2017

 

La nouvelle législation marque aux îles CaïmansDepuis le 1er Août 2017, le droit des marques aux Iles Caïmans comporte de nouvelles dispositions suite à l’adoption de la Loi Marques 2016 (Trade Marks Law 2016). Cette nouvelle loi avait été annoncée, et vient remplacer l’ancienne législation – The Patents and Trade Marks Law 2011. Plusieurs points importants ont ainsi changé dans le régime applicable au droit des marques aux Iles Caïmans.

  1. LES NOUVEAUTES NOTABLES
  • L’enregistrement directement auprès du CIIPO: désormais c’est officiel, il n’est plus nécessaire de préalablement déposer une marque britannique ou une marque européenne pour obtenir un droit de marques aux Iles Caïmans. Le CIIPO (l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans) est à présent habilité à recevoir directement les demandes d’enregistrement de marque.
  • La période d’opposition: elle est prévue au paragraphe 16 du Trade Marks Law 2016. Elle court à compter de la publication de l’acceptation de la demande d’enregistrement dans la Gazette, et ce pour une durée de 60 jours. Auparavant une marque aux Iles Caïmans étant une extension d’une marque anglaise ou européenne, cette période d’opposition n’existait pas.
  • Absence de déchéance pour défaut d’usage : la nouvelle loi n’a toujours pas instauré cette possibilité de déchéance de la marque pour défaut d’usage (§44 du Trade Marks Law 2016).
  1. L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

A cet égard, le 28 Juillet 2017 a été publié le Trade Marks (Transitional provisions) Regulations 2017. Il précise notamment les conséquences de la nouvelle règlementation sur les marques existantes, les procédures en cours, les actes de contrefaçon actuel, les cessions et transmissions de droit de marque et les licences.

Ainsi, à partir du 1 août 2017, les marques existantes seront transférées au nouvel office d’enregistrement, jusqu’à la date de leur renouvellement. A partir de cette date, les marques existantes devront être considérées comme soumises au nouveau régime du Trade Marks Law 2016. Si la marque avait expiré ou était suspendue pour non-paiement des frais annuels, elle ne sera pas automatiquement transférée au nouvel office. Dans de telles situations, les titulaires doivent soumettre une nouvelle demande d’enregistrement de marque sous la nouvelle législation. Et enfin, les litiges en cours concernant une marque enregistrée avant l’application de l’application de la loi, et les cas de contrefaçon d’une marque également enregistrée avant le 1er août 2017, restent soumis à la loi ancienne.

En conclusion, de nouvelles possibilités sont ouvertes pour les titulaires de marques aux Iles Caïmans, ou les personnes désireuses d’enregistrer leur marque sur ce territoire. Dreyfus & associés est spécialisé en droit des marques et pourra vous aider dans toutes vos démarches, et également dans la gestion de votre portefeuille de marques.

Read More

Les nouveaux éclaircissements de la procédure UDRP expliqués par l’Overview 3.0

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus05/09/2017

 

domain-2121820_1920

Depuis l’entrée en vigueur de la procédure UDRP à la fin de l’année 1999, les professionnels du droit souhaitaient avoir un outil synthétisant la jurisprudence. Ils invoquaient notamment le classique argument de la sécurité juridique. Leur souhait a été exhaussé car désormais l’OMPI rédige un Overview officiel. La sortie de la 3ème édition a été annoncée le 23 mai 2017  (version 3.0), à la suite de la précédente datant de 2011 (version antérieure 2.0). Ces 6 dernières années, plus de 17000 décisions UDRP ont été rendues. Dans le nouvel Overview plus de 1000 décisions ont été examinées alors que dans le précédent 380, citant plus de 265 commissions administratives différentes, contre 180 précédemment. En tout, l’OMPI répond à près de 64 problématiques, alors qu’en 2011 l’OMPI examinait 46 questions. Grâce à cela, il est raisonnable de penser que ce nouvel Overview apporte des réponses à plus d’interrogations.

1/ La conséquence de la multiplication des TLDs

En effet, notamment avec le lancement du projet de nouvelles extensions génériques de l’ICANN, de nombreux gTLDs sont apparues. Le premier cycle de candidatures a été ouvert en janvier 2012. Après examen, l’ICANN les a lancées sur le marché en octobre 2013. Une seconde phase de candidature est annoncée au plus tôt pour 2020.

Jusqu’à présent, la pratique les ignorait dans son appréciation des 3 critères composant une plainte UDRP. Dorénavant, leur importance pourrait se voir concernant la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de mauvaise foi.

Selon l’Overview, l’intérêt de cette prise en compte se décèlerait lorsque le TLD serait descriptif ou en relation avec les produits et services, une région géographique, ou un autre terme associé avec le requérant. Dans ces cas, le choix du TLD permettrait d’appuyer une argumentation en faveur du demandeur à la plainte. Au contraire, le défendeur pourrait se justifier en invoquant un usage en rapport avec ses propres produits ou services.

Par exemple, pour le nom de domaine <hugoboss.clothing>, la commission administrative a pu décider que le défendeur avait choisi cette extension dans le seul but de bénéficier de la réputation de la marque notoire de prêt-à-porter Hugo Boss. L’extension permettait d’accentuer la confusion que le défendeur souhaitait créer. Le défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime d’user du nom de domaine et l’avait enregistré et l’utilisait de mauvaise foi. Le transfert du nom de domaine a donc été ordonné (WIPO, n°D2014-2022, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Hugo Boss AG v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Tiagra Investments, Christopher Murphy).

Les mêmes remarques sont pertinentes pour les IDNs (International Domain Name) qui se sont récemment fortement développés. Grâce à eux, un registrant peut désormais inclure dans son nom de domaine des caractères n’appartenant pas à l’alphabet latin. De nombreux pays, tel que le Qatar, ont par exemple demandé l’enregistrement de leur extension pays en caractères arabes. Les différentes traductions de ces noms de domaines seront donc prises en compte lors d’une procédure UDRP.

2/ Quelles preuves rapporter ?

Une seconde interrogation, à laquelle l’Overview 2.0 ne répondait pas, a été abordée dans la nouvelle version.  En effet, au paragraphe 4(c) des principes UDRP sont proposés 3 scénarios différents qui pourraient permettre au défendeur de démontrer ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine. En revanche, aucune précision n’est apportée quant à la preuve que doit rapporter le défendeur, et qui satisferait les critères des commissions administratives. Désormais, l’Overview 3.0 prévoit des recommandations s’adressant aux parties dans lesquelles sont annexées des décisions pertinentes en exemples (WIPO Overview 3.0, para.2.5).

Ainsi, l’OMPI liste 3 facteurs principaux qui sont la nature du nom de domaine, les circonstances au-delà du nom de domaine lui-même et l’activité commerciale. Chaque élément est défini et illustré dans un but pédagogique.

Par exemple, concernant le second facteur, il est précisé que les arbitres, même s’ils prennent en compte le nom de domaine lui-même et tout autre terme associé au nom de domaine, ils regardent la totalité des faits de l’affaire avant de rendre une décision. Ces circonstances pertinentes sont par exemple de regarder si le défendeur a une tendance à enregistrer des noms de domaine reprenant des marques du requérant ou d’autres tiers, si les utilisateurs internet sont susceptibles de confondre le site litigieux pour celui du requérant ou encore si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le requérant correspond à une activité sérieuse et de bonne foi.

3/ L’exécution des décisions UDRP

Un troisième point intéressant concerne la procédure. C’est la première fois que l’OMPI aborde la question de l’exécution des décisions au sein de l’organisation. L’Overview rappelle que le rôle de l’OMPI prend fin suite à la notification de la décision aux parties et au registrar. Suite à l’envoi de la décision au registrar concerné, ce dernier a une obligation contractuelle avec l’ICANN d’exécuter la décision UDRP. Le registrar est susceptible de voir sa responsabilité engagée s’il manque à son obligation.
Ainsi, si le requérant rencontre des difficultés lors de l’exécution de la décision, il est dorénavant précisé qu’il est possible de contacter l’ICANN. Une procédure est prévue pour s’assurer de la conformité de l’exécution de la décision.

4/ L’articulation entre les procédures UDRP et URS

Un quatrième point qui mérite attention traite de la relation entre les procédures UDRP et URS. Cette dernière procédure a été créée pour les litiges concernant les nouveaux gTLDs. La procédure UDRP permet également de résoudre de tels litiges, ainsi il est possible que leur champ d’application se superpose. La question de savoir si leur utilisation peut être successive se pose donc. L’OMPI apporte désormais un éclaircissement en précisant qu’un requérant peut déposer une plainte UDRP après une procédure URS, voire lorsqu’elle est en cours, en revanche l’inverse n’est pas possible car il existe une interdiction explicite d’ouverture d’une procédure URS dans le cas où une procédure UDRP est en cours. Cela se justifie car le niveau de preuve à rapporter dans chacune des procédures est différent. Il est plus strict dans la procédure URS qui exige une preuve « claire et contraignante », contrairement à la procédure UDRP pour laquelle les arbitres tranchent le litige selon leur appréciation souveraine, et les commissions administratives le rappellent (WIPO, D2016-1172, SRAM, LLC v. Li Qing).

5/ Recommandations et rappels de l’OMPI

Finalement, l’OMPI met en garde et rappelle qu’il convient de garder en tête que cet Overview s’adresse aux parties, et n’est en aucun cas contraignant vis-à-vis des arbitres qui restent bien évidemment libres d’étudier les faits et circonstances particuliers à chaque cas d’espèce avant de rendre leur décision, d’une manière qu’ils estiment juste. Concernant les parties, elles ne peuvent se contenter de reprendre cet Overview sans apporter leurs propres arguments pour étayer leur plainte.

En conclusion, cette nouvelle version publiée par l’OMPI apporte de nouveaux éclairages importants pour les praticiens. Cette procédure reste toutefois complexe. La rédaction d’une plainte UDRP requiert l’assistance d’un expert spécialisé. Dreyfus & associés est spécialisé dans ce domaine depuis de nombreuses années et pourra vous apporter conseils et assistance à chaque stade de la procédure, qui s’est complexifiée ces dernières années.

Read More

Rencontre avec Jean-Gabriel Ganascia

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus31/07/2017

 

intelligence artificielle

Le cabinet Dreyfus & associés a eu l’honneur d’accueillir le 15 juin 2017 Monsieur Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste en intelligence artificielle et président du comité d’éthique du CNRS, afin de nous présenter son dernier ouvrage « Le Mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » paru aux éditions du Seuil.

 

Jean-Gabriel Ganascia s’est penché sur la question de l’utilisation des intelligences artificielles en ligne. Dans ses conclusions, il a expliqué que l’utilisation de robots pour des tâches qui nécessitent l’appréciation subjective d’un être humain ne serait pas un gage parfait d’efficacité. En effet, selon lui, l’intervention de l’Homme sera toujours nécessaire. Certaines tâches ne pourront jamais être exclusivement réalisées par des intelligences artificielles. Par exemple, s’agissant de la modération des propos discriminatoires et des incitations à la haine en ligne, comment un robot pourrait-il différencier un propos sérieux d’un propos ironique ? Sa démonstration entre parfaitement dans sa justification d’un « Mythe de la singularité », qui sous-entend que les intelligences artificielles ne seraient pas un danger pour l’Homme et ne viendront jamais les remplacer.

Une interview très intéressante de Jean-Gabriel Ganascia est disponible à partir de ce lien :

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/07/04/pour-le-numerique-une-reflexion-ethique-approfondie-est-necessaire_5155371_1650684.html.

C’est dans le cadre de la présentation de l’association Respect Zone (http://www.respectzone.org) qui promeut le respect d’autrui sur Internet et à laquelle il apporte son soutien, que Jean-Gabriel Ganascia est venu nous exposer son ouvrage. En effet, les problématiques sociales traitées par cette association répondent aux questions scientifiques liées aux intelligences artificielles.

Le cabinet Dreyfus & associés, sensibilisé aux questions et aux problématiques soulevées par les NTIC, est ainsi fier d’avoir adopté le label Respect Zone. Respect Zone lutte contre la cyber-violence, le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme et la stigmatisation des handicaps. Elle propose un label éthique, sans frais, accessible pour tous ceux qui souhaitent adhérer au principe du respect sur Internet et à la charte Respect Zone.

Le site de l’association est disponible à cette adresse : http://www.respectzone.org.

Read More

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus24/07/2017

 

VERSAILLESUn arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) est compétent pour arbitrer les litiges relatifs aux noms de domaine selon les principes directeurs UDRP (Uniform Dispute Resolution Procédure). Ces principes ont été adoptés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) le 26 août 1999. Des Règles d’application des principes directeurs ainsi que des règles supplémentaires ont été érigées et approuvées par l’ICANN respectivement le 28 septembre 2013 et le 31 juillet 2015. Elles mettent en œuvre les caractéristiques techniques de la procédure et servent de guide pratique aux requérants et défendeurs afin de mener à bien leur action.

Cette procédure représente une solution efficace pour lutter contre l’enregistrement abusif et l’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine qui portent atteinte à des droits attachés aux marques. De surcroit, elle est rapide et garantit l’exécution effective d’un transfert ou d’une annulation d’un nom de domaine.

17 000 litiges de noms de domaine ont été solutionnés par la procédure UDRP et ses variantes jusqu’à aujourd’hui.

  1. L’obligation de recours à une procédure administrative

Les conditions de la procédure UDRP sont les suivantes :

  • Le nom de domaine est identique ou similaire et est susceptible de semer la confusion avec une marque enregistrée de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits
  • Aucun droit, ni aucun intérêt légitime ne s’attache à ce nom de domaine
  • Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi

La requête administrative est obligatoire selon un jeu de contrat entre le réservataire du nom, le bureau d’enregistrement et l’ICANN, en revanche elle n’exclut pas un recours au fond auprès d’un tribunal compétent.

  1. Le recours au fond n’est pas exclu

Une procédure judiciaire peut être intentée parallèlement, avant ou après le recours administratif.

Une procédure UDRP peut se cumuler avec une action judiciaire. L’autorité de la chose jugée n’existe que pour les instances judiciaires.

  1. L’absence d’autorité de la chose jugée

Une décision UDRP n’a pas la qualité d’autorité de la chose jugée. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 opposant la société suédoise Team Ranger AB et la société maltaise Stone Age Ltd à Monsieur X, un homme d’affaires au Yémen.

En l’espèce, Team Ranger AB est une société spécialisée dans la conception de produits et services du secteur de la téléphonie mobile. Cette dernière possède une marque communautaire Moobitalk, enregistrée le 10 février 2011 dans les classes 9, 12 et la classe 38 qui vise les télécommunications.

Le 17 avril 2011, Monsieur X, qui exploite un ensemble de services de communications dénommés MoobiChat et Moobitalk situés dans le Proche et Moyen-Orient, a enregistré le nom de domaine moobitalk.com. Le coût des communications étant particulièrement élevés dans cette région, les services proposés par Monsieur X permettent aux utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs.

La société Team Ranger a engagé une procédure UDRP auprès de l’OMPI pour requérir le transfert de ce nom de domaine qui portait atteinte à ses droits de marque. Le 29 juillet 2013, l’OMPI a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit des sociétés requérantes.

Le 14 avril 2014, Team Ranger AB a cédé ses droits attachés à Moobitalk à la société Stone Age Ltd.

Le 27 août 2013, M. X. a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution du nom de domaine moobitalk.com en arguant qu’il est le titulaire légitime.

En première instance, les juges ont reconnu la contrefaçon de marque.

La Cour d’appel infirme le jugement considérant que le droit des marques est régi par les principes de spécialité et de territorialité, et ce même sur Internet. De ce fait, au vu du public ciblé, Proche et Moyen-Orient, et de l’extension utilisée <.com>, qui renvoie à une activité commerciale sans signification géographique, le principe de territorialité s’applique. Concluant que l’une des marques est protégée dans l’Union européenne et l’autre est protégée au Proche et Moyen-Orient, elles ne visent pas le même marché, elles peuvent donc coexister. D’autant que M. X. a un intérêt légitime à posséder ce nom de domaine au vu des prix de la communication dans la région, et qu’il a fait preuve de bonne foi lors de la procédure UDRP menée à son encontre.

En conséquences, les deux marques ne présentent aucun risque de collusion, les juges ont donc tranché en faveur de M. X. ordonnant la restitution du nom de domaine à son propriétaire initial.

De cette affaire, il est pertinent de noter que les juges peuvent toujours remettre en cause une décision UDRP. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Miss France et <pneuonline.com>. L’arrêt Miss France, rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2004, retient que la procédure UDRP s’apparente à une procédure arbitrale mais n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, dans l’arrêt relatif au nom de domaine <pneuonline.com> rendu le 31 janvier 2008, la Cour d’appel de Lyon retient que la distinctivité d’une marque antérieurement enregistrée interdit l’enregistrement de noms de domaine reprenant cette marque et dans le même secteur d’activité. Cette décision a été rendue en dépit de la décision de l’Expert de l’OMPI qui avait refusé le transfert au motif de la non-distinctivité de la marque antérieure.

Read More