L’enregistrement d’une marque est l’une des étapes les plus importantes pour sa protection. Une marque est un signe ou un symbole qui distingue vos produits et services de ceux de vos concurrents, et elle peut être un actif précieux pour votre entreprise. Mais si vous souhaitez enregistrer une marque dans l’UE, vous devrez travailler avec un avocat ou, plus spécifiquement, avec un Conseil en Propriété Industrielle (CPI), professionnel spécialement habilité à vous assister dans ce domaine. Cet article explique le coût de l’enregistrement d’une marque européenne lorsque vous sollicitez l’assistance d’un avocat ou d’un Conseil en Propriété Industrielle.
Étape préliminaire : éligibilité du signe envisagé en tant que marque
La première étape du processus d’enregistrement d’une marque avec un avocat ou un Conseil en Propriété Industrielle dans l’UE consiste à déterminer si votre marque est éligible à l’enregistrement. Selon la loi européenne, une marque doit être capable de distinguer les produits ou services de son propriétaire de ceux d’autres entreprises. Elle doit également satisfaire à d’autres critères stricts :
Le caractère non descriptif : la marque ne doit pas être constituée exclusivement de signes décrivant la qualité, la quantité, la destination, la valeur, ou la provenance des produits/services désignés.
Le caractère non usuel : la marque ne doit pas être constituée de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant du commerce.
Le signe ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le signe ne doit pas être déceptif, c’est-à-dire être de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou services.
La prochaine étape consiste à déterminer le coût de l’enregistrement d’une marque avec un avocat ou un Conseil en Propriété Industrielle. Le coût de l’enregistrement varie en fonction du nombre de classes de produits et services désignés. Il convient également de prendre en compte en plus, les honoraires d’avocat ou de conseil en propriété industrielle ainsi que les frais optionnels tels que ceux liés à la recherche d’antériorités.
Dépôt de la demande et enregistrement
Une fois le coût d’enregistrement déterminé, vous devrez ensuite déposer une demande auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle). Cette demande doit inclure toutes les informations nécessaires sur votre marque, objet de l’enregistrement, telles que le signe (marque verbale ou logo), les classes de produits et services désignés. L’EUIPO examinera alors votre demande.
En l’absence d’opposition, le processus d’enregistrement, de la date de dépôt à l’enregistrement officiel, prend généralement environ quatre à six mois.
Après acceptation de l’EUIPO, la marque sera officiellement enregistrée, pour une durée de 10 ans et vous recevrez un certificat d’enregistrement.
Actualisation 2025 : ce qu’il faut savoir sur les taxes officielles
Afin d’assurer l’actualité de cet article, il est essentiel de noter que les frais de dépôt officiels de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) sont sujets à des ajustements annuels. Il est indispensable de vérifier les barèmes officiels, tous les ans directement sur le site de l’EUIPO au moment du dépôt.
À titre d’exemple, en 2024, les frais de base pour une marque de l’Union Européenne (MUE) couvrant une classe sont généralement restés stables par rapport à 2023, mais l’augmentation des honoraires des cabinets et des tarifs des recherches d’antériorités spécialisées doit être anticipée.
L’importance de passer par un Conseil en Propriété Industrielle reste inchangée, car ce professionnel garantit que votre demande est conforme aux règlements en vigueur et aux pratiques administratives actuelles de l’EUIPO.
Conclusion
Le coût de l’enregistrement d’une marque européenne avec un avocat ou un Conseil en Propriété industrielle est une considération importante pour toute entreprise souhaitant protéger sa marque. Bien que le coût de l’enregistrement d’une marque puisse varier cela reste un investissement nécessaire et non négligeable dans la protection de vos actifs immatériels, vous garantissant une protection d’une durée de 10 ans au minimum (une marque pouvant être renouvelée indéfiniment).
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
L’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) est l’entité responsable de l’enregistrement des marques de l’Union Européenne (MUE).
2. Une recherche d’antériorités est-elle obligatoire avant de déposer une marque ?
La recherche d’antériorités n’est pas strictement obligatoire pour le dépôt d’une marque à l’EUIPO, mais elle est fortement recommandée. Elle permet de vérifier si une marque identique ou similaire existe déjà et d’évaluer les risques d’opposition, évitant ainsi des frais et des procédures inutiles.
3. Quels droits confère l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO ? » ?
L’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne (MUE) auprès de l’EUIPO offre une protection uniforme dans tous les États membres actuels de l’UE. Les frais de dépôt couvrent cette protection paneuropéenne.
4. Quelle est la durée de validité d’une marque européenne ?
L’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne (MUE) est valable pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et est renouvelable indéfiniment par périodes de 10 ans.
5. Qu’est-ce qu’une procédure d’opposition et quel est son impact sur le délai ?
Une procédure d’opposition est l’action intentée par le titulaire d’une marque antérieure qui estime que votre nouvelle demande de marque porte atteinte à ses droits. Si une opposition est soulevée, le délai d’enregistrement peut être considérablement allongé (souvent plus d’un an) et nécessite l’intervention de votre avocat ou Conseil en Propriété Industrielle pour y répondre.
Un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle a mission de soutenir la protection des créations intellectuels. Le droit de la propriété intellectuelle comprend la propriété industrielle tels que le brevet, la marque ou encore les dessins & modèles, ainsi que la propriété littéraire et artistique. Les avocats de la propriété intellectuelle possèdent un ensemble unique de compétences et de connaissances liées au dépôt, à la rédaction des contrats, de même qu’au contentieux relatifs aux droits de la propriété intellectuelles.
Le but d’un avocat en propriété intellectuelle est d’aider les individus et les entreprises à protéger leur droits intellectuels. Cela comprend la fourniture de conseils juridiques et de représentation pour les clients impliqués dans le développement, la protection et l’application de leurs droits de propriété intellectuelle, principalement dans le domaine du brevet, de la marque, des dessins & modèles et du droit d’auteur.
Brevets : Un brevet est une concession du gouvernement qui donne au titulaire des droits exclusifs de fabrication et de vente de son invention. Pour obtenir un brevet, il est obligatoire de déposer une demande de brevet à l’Office de la propriété intellectuelle national ou régional et remplir les critères de la brevetabilité y compris la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. Un avocat de la propriété intellectuelle peut aider à la procédure de demande de brevet, ainsi qu’à l’application d’un brevet.
Marques : La marque est un signe qui distingue les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. La marque peut être un mot, un nom, un logo, etc. ou la combination de ces éléments. Etant l’une des droits de la propriété industrielle, il faut que le titulaire dépose la demande de marque auprès l’Office compétent. Afin d’être enregistrée, la marque doit également remplir certains critères, notamment la disponibilité, la distinctivité et la licéité. La marque occupe une place principale dans les missions des avocats de la propriété intellectuelle car elle fait partie des biens importants et est le capital des entreprises.
Les dessins & modèles : Les avocats en droit de la propriété intellectuelle assistent également les clients la protection des dessins & modèles. Ils protègent l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit caractérisés par les lignes, les contours, les couleurs, etc.
Droits d’auteur : Le droit d’auteur est la protection légale d’une œuvre originale exprimée dans une forme tangible. Le droit d’auteur protège non seulement les œuvres littéraires les créations musicales, graphiques, sonores, etc. mais aussi les logiciels ou encore les créations de l’art appliqué. Bien que le droit d’auteur soit automatiquement protégé sans formalités, il est recommandé de déposer la demande d’enregistrement. Un avocat de la propriété intellectuelle peut aider à l’enregistrement, ainsi qu’à l’application d’un droit d’auteur.
Un avocat en propriété intellectuelle est un atout important pour les individus et les entreprises qui cherchent à protéger leur propriété intellectuelle. Le rôle des avocats de la propriété intellectuelle contribue d’une manière considérable du développement de la technologie de même que de l’économie.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018, l’accès aux données d’enregistrement de noms de domaine via le WHOIS a été profondément bouleversé. Face à l’opacité croissante qui pénalise titulaires de marques, professionnels de la cybersécurité et autorités judiciaires, l’ICANN a engagé une refonte structurelle de son architecture d’accès aux données. Du projet SSAD au RDRS, en passant par l’adoption du protocole RDAP et la nouvelle Registration Data Policy, le cadre normatif se réinvente, avec des implications concrètes et immédiates pour tout acteur de la propriété intellectuelle.
Le WHOIS à l’épreuve du RGPD : une remise en cause structurelle
Pendant plus de trente ans, la base WHOIS a constitué l’outil de référence pour identifier le titulaire d’un nom de domaine. À la suite de l’entrée en vigueur du RGPD en 2018, l’ICANN a demandé aux bureaux d’enregistrement de retirer ou de masquer les données à caractère personnel des titulaires dans la base publique WHOIS, donnant naissance à ce que la pratique a qualifié de « blackout du WHOIS ».
Pour les praticiens de la propriété intellectuelle, l’impact est à la fois immédiat et durable : l’opacité nouvelle entourant l’identité des titulaires complique directement la mise en œuvre des droits en matière de contrefaçon. Désormais, l’unique possibilité consiste à solliciter le bureau d’enregistrement concerné, sans aucune assurance quant à l’issue de la demande, ni quant aux délais de traitement ou à l’existence d’une procédure harmonisée.
Cette évolution place l’ICANN dans une situation particulièrement sensible : elle doit concilier sa mission de préservation de la stabilité et de la sécurité du DNS mondial avec le respect d’obligations légales en matière de protection des données, dont la portée extraterritoriale est désormais acquise. La réponse institutionnelle à cet enjeu s’est construite par étapes successives, chacune visant à affiner et structurer davantage le dispositif.
Le SSAD : une ambition normative freinée par sa propre complexité
La genèse du projet
Le SSAD (System for Standardized Access/Disclosure) constitue un projet de système centralisé destiné à encadrer le traitement des demandes d’accès aux données d’enregistrement non publiques et publié en 2022 par l’ICANN. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations 1 à 18 issues du rapport final de la phase 2 EPDP (Expedited Policy Development Process) de la GNSO (Generic Names Supporting Organization). L’objectif poursuivi est de mettre en place un point d’accès unique permettant à des demandeurs accrédités d’obtenir des données, le cas échéant anonymisées, dans des conditions prévisibles, transparentes et conformes aux exigences du RGPD.
Sur le plan opérationnel, ce dispositif envisage notamment l’instauration d’un processus unifié de création et de vérification des comptes des demandeurs, un mécanisme standardisé de soumission des requêtes, ainsi qu’une automatisation partielle des divulgations dans certaines hypothèses limitées, afin d’alléger la charge d’identification pesant sur les parties contractantes.
Les obstacles qui ont mis le projet en suspens
Malgré sa cohérence conceptuelle, le SSAD s’est heurté à des contraintes économiques et techniques déterminantes, de nature à en compromettre la viabilité. Selon l’évaluation de la conception opérationnelle publiée par l’ICANN, sa mise en œuvre aurait nécessité un investissement initial compris entre 20 et 27 millions de dollars au titre des coûts de développement, auquel se seraient ajoutés des coûts d’exploitation annuels susceptibles d’excéder 100 millions de dollars, en fonction du niveau d’adoption du dispositif.
À ces contraintes financières s’ajoutait un calendrier de déploiement particulièrement long : le développement du système, externalisé auprès d’un prestataire, était estimé entre 31,5 et 42 mois, auxquels s’étaient déjà ajoutées près de deux années de travaux préparatoires conduits par l’équipe de révision interne de l’ICANN.
Dans ce contexte, en février 2023 , soit près de cinq ans après l’entrée en vigueur du RGPD, l’ICANN a officiellement décidé de mettre le projet SSAD en suspense. Elle a donc choisi d’abandonner, à ce stade, le projet initial au profit d’une solution plus progressive et moins ambitieuse sur le plan normatif, mais pouvant être mise en œuvre plus rapidement : le RDRS.
Le RDRS : le pont opérationnel jusqu’en 2027
Architecture et fonctionnement du service
Le RDRS (Registration Data Request Service) est un dispositif mondial, gratuit et centralisé de gestion des demandes d’accès aux données d’enregistrement non publiques des gTLD (Domaines génériques de premier niveau). Il fonctionne comme une plateforme de mise en relation entre, d’une part, les demandeurs justifiant d’un intérêt légitime et, d’autre part, les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN qui ont choisi d’y adhérer.
Concrètement, le service propose un cadre unifié pour le dépôt des requêtes, permet de joindre des pièces juridiques à l’appui, d’enregistrer des modèles de demandes réutilisables, de suivre l’avancement des dossiers et d’acheminer directement les requêtes vers les bureaux d’enregistrement participants.
L’accès au RDRS est réservé à certaines catégories d’utilisateurs, notamment les autorités publiques , les praticiens de la propriété intellectuelle, les acteurs de la protection des consommateurs, les spécialistes de la cybersécurité ainsi que les représentants d’organismes publics.
Exemple pratique : Un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, mandaté pour identifier le titulaire d’un nom de domaine reproduisant une marque de renommée, peut déposer via le RDRS une demande d’accès aux données d’enregistrement accompagnée des justificatifs pertinents (titre de propriété industrielle, éléments de preuve de la contrefaçon). Le bureau d’enregistrement saisi doit alors se prononcer dans un certain délai, sans que la communication des données sollicitées soit pour autant automatique ou acquise.
Limites structurelles du dispositif
Le RDRS a pour objet d’uniformiser la procédure de soumission des demandes, sans toutefois harmoniser les décisions relatives à la divulgation des données. Chaque bureau d’enregistrement conserve une autonomie décisionnelle et procède à sa propre analyse juridique, en statuant au cas par cas conformément au droit applicable et aux politiques de l’ICANN.
Par ailleurs, la participation au dispositif n’étant pas obligatoire, celui-ci ne couvre qu’une partie des noms de domaine. À cet égard, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a indiqué, lors de l’ICANN84 à Dublin, que le RDRS ne permet d’accéder, au mieux, qu’à environ 60 % des gTLD.
Enfin, par décision en date du 30 octobre 2025, le Conseil d’administration de l’ICANN a prorogé le dispositif jusqu’en décembre 2027, dans l’attente des travaux de la communauté de l’ICANN, en vue de définir un mécanisme pérenne d’accès et de divulgation standardisé, tel que le SSAD ou tout système qui lui succéderait.
Cette prolongation instaure un environnement hybride pour les deux prochaines années : les titulaires de droits et les services d’enquête disposent toujours d’un canal opérationnel pour soumettre leurs demandes ; le Conseil d’administration de l’ICANN encourage une utilisation aussi large que possible par les demandeurs et les bureaux d’enregistrement, sans instaurer à ce stade d’obligation générale ; parallèlement, l’ICANN a lancé une consultation publique sur une feuille de route visant à traiter les lacunes structurelles, notamment l’accès aux données via des services proxy, les délais applicables aux demandes urgentes ainsi que les mécanismes d’authentification.
La Registration data policy et le protocole (RDAP) : le nouveau socle normatif
La Registration Data Policy entrée en vigueur le 21 août 2025
La Registration Data Policy (RDP) adoptée par l’ICANN, entrée en vigueur le 21 août 2025, instaure un cadre normatif harmonisé et structuré encadrant la collecte, le traitement, la publication ainsi que la divulgation des données d’enregistrement des noms de domaine par les bureaux d’enregistrement et les opérateurs de registres. Elle se substitue aux mesures provisoires mises en place en 2018 à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD et vise à uniformiser les pratiques relatives à la gestion des données à l’échelle de l’ensemble des gTLD.
Les grandes obligations introduites par la RDP incluent notamment :
• Publication limitée : seules les données non personnelles peuvent être rendues publiques via WHOIS/RDAP ;
• Divulgation contrôlée : toute demande d’accès doit être justifiée, documentée et traitée via une procédure standardisée ;
• Exactitude et fiabilité : vérification régulière des informations du titulaire ;
• Conservation et sécurité : protection et conservation des données pour la durée minimale définie par l’ICANN (deux ans) ;
• Responsabilité et conformité : documentation adéquate, mesures techniques et coopération aux audits ICANN.
Le protocole RDAP
Depuis le 28 janvier 2025, le protocole RDAP (Registration Data Access Protocol) est devenu le mécanisme de référence pour l’accès aux données d’enregistrement des noms de domaine de premier niveau génériques, appelé à se substituer ainsi au système WHOIS dont les services sont en cours d’extinction progressive.À la différence du WHOIS, fondé sur des réponses en texte brut, le RDAP repose sur des formats web standardisés et structurés permettant un traitement automatisé des données par des systèmes informatiques. Il intègre également des fonctionnalités avancées, notamment en matière d’internationalisation, de sécurisation de l’accès aux données, de découverte de services et de gestion d’un accès différencié aux données d’enregistrement.
Implications stratégiques pour les titulaires de droits de PI
La logique RGPD au cœur des décisions de divulgation
Conformément à la politique temporaire adoptée par l’ICANN en matière de données d’enregistrement, les bureaux d’enregistrement peuvent accorder un accès aux données à caractère personnel à des tiers qui démontrent un intérêt légitime.
Toutefois, cet accès n’est pas automatique : il suppose une mise en balance entre l’intérêt du demandeur et les droits et libertés fondamentaux du titulaire du nom de domaine. La divulgation ne peut intervenir que si l’intérêt légitime invoqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à ces droits.
Vers un futur SSAD renforcé par la directive NIS2
La directive NIS2, avec sa référence aux « demandeurs légitimes », renforce la probabilité qu’une version aboutie du SSAD devienne une politique officielle de l’ICANN. Les perspectives envisagées comprennent une accréditation préalable des demandeurs, une participation obligatoire des bureaux d’enregistrement, contrairement au volontariat qui caractérise le RDRS, et une modulation des droits d’accès selon le profil du demandeur (autorités judiciaires, forces de l’ordre, titulaires de droits de PI).
À retenir :
• Le RDRS est opérationnel jusqu’en décembre 2027, mais sa couverture reste partielle (~60 % des gTLD) ;
• La Registration Data Policy du 21 août 2025 constitue désormais le nouveau socle contractuel pour tous les bureaux d’enregistrement ;
• Le RDAP a vocation à se substituer progressivement au WHOIS pour l’accès aux données d’enregistrement des noms de domaine, une étape clé de cette transition ayant été fixée au 28 janvier 2025.
• Un système pérenne (SSAD ou successeur) reste à construire ; son architecture définitive sera déterminée lors de la période de prolongation du RDRS.
Conclusion
Le système d’accès aux données WHOIS traverse une transformation profonde, dont les contours définitifs ne seront probablement arrêtés qu’à l’horizon 2027-2028. Entre l’ambition normative du SSAD, la pragmatique opérationnelle du RDRS et la consolidation réglementaire portée par la Registration Data Policy et le protocole RDAP, l’ICANN construit pas à pas un écosystème d’accès aux données d’enregistrement conforme au RGPD, sans pour autant sacrifier les intérêts légitimes des titulaires de droits.
Pour les professionnels de la propriété intellectuelle, cette période transitoire exige une double vigilance : maîtriser la procédure RDRS disponible dès aujourd’hui, tout en anticipant les évolutions normatives qui remodèleront l’accès aux données dans les prochaines années. La cybersécurité, la lutte contre le cybersquatting et la défense des marques en ligne en dépendent directement.
Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
Quels sont les risques pour les entreprises en cas d’impossibilité d’identifier un titulaire de nom de domaine ?
L’absence d’accès direct à l’identité du titulaire d’un nom de domaine expose les entreprises à plusieurs risques opérationnels et juridiques. Elle ralentit significativement les actions en contrefaçon ou en cybersquatting, en complexifiant l’identification de la partie adverse et la constitution de preuves. Cette opacité peut également retarder les mesures conservatoires (blocage, transfert de domaine) et accroître les coûts liés aux investigations techniques ou judiciaires. À terme, cela fragilise la capacité des entreprises à protéger efficacement leurs actifs immatériels et à réagir rapidement face à des atteintes en ligne.
Les règles d’accès aux données Whois sont-elles identiques selon les extensions de noms de domaine (.com, .fr, .eu) ?
Non, les règles d’accès aux données varient selon les registres et les cadres juridiques applicables à chaque extension. Si les gTLD (.com, .net, etc.) relèvent des politiques de l’ICANN, les ccTLD (.fr, .eu, etc.) sont soumis à des réglementations nationales ou régionales spécifiques. Par exemple, certaines extensions européennes appliquent des règles plus strictes en matière de protection des données personnelles, tandis que d’autres prévoient des mécanismes d’accès encadrés pour les titulaires de droits. Cette hétérogénéité impose une analyse au cas par cas dans toute stratégie de protection internationale.
Les autorités judiciaires disposent-elles de moyens spécifiques pour accéder aux données non publiques ?
Oui, les autorités judiciaires et certaines autorités administratives disposent de mécanismes spécifiques leur permettant d’obtenir l’accès aux données non publiques. Ces accès peuvent intervenir dans le cadre de procédures judiciaires, de réquisitions ou de demandes officielles adressées aux bureaux d’enregistrement. Dans certains cas, des coopérations internationales ou des dispositifs réglementaires sectoriels facilitent cet accès. Toutefois, ces mécanismes restent encadrés et soumis à des exigences strictes en matière de proportionnalité et de protection des données.
Comment les entreprises peuvent-elles adapter leur stratégie de protection des marques face à la limitation d’accès aux données Whois ?
Les entreprises doivent adopter une approche plus proactive et structurée. Cela implique notamment de renforcer les dispositifs de surveillance des noms de domaine, de documenter systématiquement les atteintes (captures, historiques, contenus), et d’utiliser les canaux disponibles tels que le RDRS ou les procédures extrajudiciaires (UDRP, URS). Par ailleurs, le recours à des stratégies complémentaires de propriété intellectuelle (dépôts de marques élargis, enregistrements défensifs de noms de domaine) permet d’anticiper les risques. Enfin, l’accompagnement par des experts devient essentiel pour naviguer dans un environnement juridique plus fragmenté.
Les évolutions de l’ICANN auront-elles un impact sur la lutte contre la cybercriminalité et les fraudes en ligne ?
Oui, ces évolutions ont un impact direct sur l’efficacité des actions contre la cybercriminalité. La limitation de l’accès aux données complique l’identification rapide des auteurs d’activités illicites, ce qui peut ralentir les enquêtes et les mesures de remédiation. Toutefois, les dispositifs en cours de développement visent à rétablir un accès encadré pour les acteurs légitimes, notamment dans un objectif de sécurité et de protection des utilisateurs. L’équilibre recherché entre protection des données et impératifs de sécurité conditionnera, à terme, l’efficacité des mécanismes de lutte contre les fraudes en ligne.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
La procédure UDRP est un outil efficace permettant d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi. Elle ne doit toutefois pas être utilisée comme un moyen de pression pour récupérer un nom de domaine légitimement détenu par un tiers. Lorsqu’une plainte est introduite sans fondement juridique sérieux, ou principalement dans le but de priver le titulaire d’un nom de domaine, le panel peut conclure à un cas de détournement de nom de domaine inversé, c’est-à-dire à une utilisation abusive de la procédure UDRP par le requérant.
L’affaire Advice Group S.p.A. v. Privacy Administrator, Anonymize, Inc. / Michele Dinoia, Macrosten LTD (WIPO Case No. D2019-2441) du 2 décembre 2019 constitue une illustration de ce risque.
L’affaire Advice Group : une mise en garde contre les plaintes insuffisamment fondées
Advice Group est une société italienne fondée en 2006 et spécialisée dans le marketing. Elle est basée à Turin et dispose également de bureaux à Rome et à Bari, ainsi que de filiales en Bulgarie, au Kosovo, au Portugal, en Colombie et au Pérou.
Après avoir constaté l’enregistrement du nom de domaine <advicegroup.com> par un tiers, la société a déposé une plainte UDRP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine.
Le nom de domaine litigieux avait initialement été enregistré en 2005, puis acquis par Michele Dinoia, de Macrosten LTD, en septembre 2014. Il renvoyait vers une page parking affichant des liens commerciaux et indiquant que les internautes intéressés par l’acquisition du nom de domaine pouvaient contacter le titulaire.
La charge de la preuve pesant sur le requérant dans le cadre de l’UDRP
Le défendeur n’a pas déposé de réponse. Toutefois, l’absence de réponse ne dispense pas le requérant de démontrer les trois conditions cumulatives exigées par la procédure UDRP :
Premièrement, que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le requérant détient des droits ;
Deuxièmement, que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;
Troisièmement, que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En l’espèce, le panel a admis que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion avec la marque figurative italienne du requérant, « »n° 2015000025292. Toutefois, cela ne suffisait pas à justifier le transfert du nom de domaine.
Le panel a choisi de ne pas se prononcer définitivement sur l’existence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur. Il a néanmoins formulé plusieurs observations favorables à ce dernier. En particulier, le nom de domaine était composé de termes du dictionnaire, à savoir « advice » et « group », et le défendeur n’avait pas activement utilisé le nom de domaine pour cibler le requérant. Le nom de domaine renvoyait simplement vers une page parking standard, comportant un message permettant aux personnes intéressées de contacter le titulaire au sujet d’une éventuelle acquisition.
Le panel a également relevé que de nombreuses sociétés dans le monde utilisaient la dénomination « Advice Group ». Cet élément affaiblissait l’argument du requérant selon lequel le défendeur aurait nécessairement eu le requérant à l’esprit au moment de l’acquisition du nom de domaine.
La mauvaise foi comme élément décisif
La question de la mauvaise foi a été déterminante. Le panel a souligné qu’au moment où le défendeur avait acquis le nom de domaine, en septembre 2014, le requérant n’avait pas encore enregistré sa marque. La marque n’avait été déposée qu’en juin 2015 et enregistrée en décembre 2016. Le nom de domaine était donc antérieur aux droits de marque du requérant.
Aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le défendeur avait ciblé le requérant en acquérant un nom de domaine composé de mots anglais courants. Le fait que les internautes puissent faire une offre d’achat du nom de domaine ne suffisait pas, en soi, à démontrer que le défendeur l’avait enregistré dans l’intention spécifique de le vendre à Advice Group à un prix excessif.
La plainte a donc été rejetée.
Détournement de nom de domaine inversé: lorsque la plainte devient elle-même abusive
Plus important encore, le panel a considéré que la plainte constituait un cas de détournement de nom de domaine inversé. Le requérant avait accusé le défendeur de cybersquatting alors même qu’il n’avait pas fourni de preuve de ciblage, et alors que le nom de domaine, composé de termes génériques, était antérieur à l’enregistrement de sa marque. Le panel a considéré que le requérant aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas établir l’enregistrement de mauvaise foi.
Cette décision demeure aujourd’hui particulièrement pertinente. La pratique actualisée de l’OMPI, notamment le WIPO Overview 3.1, confirme l’importance d’une analyse probatoire rigoureuse, en particulier s’agissant de la mauvaise foi et des plaintes UDRP abusives. Les panels restent attentifs aux situations dans lesquelles un titulaire de marque tente d’utiliser la procédure UDRP pour obtenir un nom de domaine qu’il n’a pas pu acquérir dans le cadre d’une négociation commerciale ordinaire.
Enseignements pratiques pour les titulaires de marques
L’enseignement pratique est clair : lorsqu’un nom de domaine est composé de termes génériques, descriptifs ou courants, la preuve de la mauvaise foi est particulièrement difficile à rapporter. Il ne suffit pas de démontrer que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque. Le requérant doit établir que le défendeur a spécifiquement ciblé sa marque, son activité, sa réputation ou sa clientèle.
À l’inverse, certains éléments peuvent renforcer une plainte UDRP, tels que l’existence de droits de marque antérieurs au nom de domaine, la reproduction du site officiel du requérant, l’utilisation du nom de domaine pour des produits ou services identiques ou similaires, une activité frauduleuse par email, une offre directe de vente du nom de domaine au titulaire de la marque, ou encore un schéma documenté de cybersquatting.
Avant de déposer une plainte UDRP, les titulaires de marques doivent donc vérifier attentivement la date d’enregistrement ou d’acquisition du nom de domaine, la date à laquelle leurs propres droits de marque sont nés, le caractère distinctif ou générique du signe, ainsi que les preuves disponibles démontrant que le défendeur les a effectivement ciblés.
À défaut, la plainte peut non seulement être rejetée, mais également donner lieu à une qualification de détournement de nom de domaine inversé, retournant ainsi la procédure contre le requérant lui-même.
Conclusion
La décision Advice Group rappelle utilement que la procédure UDRP n’a pas vocation à résoudre tous les conflits impliquant un nom de domaine. Son objectif est de traiter les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs, et non d’offrir un raccourci permettant d’obtenir un nom de domaine légitimement détenu par un tiers.
Pour les titulaires de marques, la question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à leur marque, mais de déterminer s’il existe des preuves suffisantes démontrant que le défendeur a spécifiquement ciblé leurs droits. Cette affaire montre ainsi que le dépôt d’une plainte faible ou opportuniste peut avoir des conséquences allant au-delà du simple rejet de la demande.
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1.Un titulaire de marque peut-il déposer une plainte UDRP si le nom de domaine a été enregistré avant sa marque ?
Oui, mais la plainte sera généralement plus difficile à soutenir. Dans le cadre de l’UDRP, le requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Lorsque le nom de domaine est antérieur aux droits de marque, il peut être difficile d’établir que le titulaire du nom de domaine a ciblé une marque qui n’existait pas encore. Des exceptions peuvent toutefois exister, notamment si le requérant disposait déjà de droits non enregistrés, d’une forte réputation, ou si le défendeur a manifestement anticipé les droits du requérant.
2.La procédure UDRP est-elle adaptée à tous les litiges relatifs aux noms de domaine ?
Non. La procédure UDRP est conçue pour les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs de noms de domaine. Elle n’a pas vocation à résoudre des litiges contractuels complexes, des différends commerciaux, des conflits entre anciens partenaires ou des situations dans lesquelles plusieurs parties peuvent faire valoir des droits légitimes concurrents. Dans ces hypothèses, une action judiciaire ou une solution négociée peut être plus appropriée.
3.Le défendeur doit-il utiliser activement le nom de domaine pour que la mauvaise foi soit retenue ?
Non. La détention passive d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi. Toutefois, la détention passive est appréciée avec prudence et ne suffit pas automatiquement à établir la mauvaise foi.
4.Quelles preuves doivent être réunies avant de déposer une plainte UDRP ?
Le requérant doit réunir des preuves relatives à ses droits de marque, à sa réputation, à la chronologie des faits, des captures d’écran du site, des données WHOIS, des enregistrements DNS, des enregistrements MX, des redirections, des tentatives de phishing, des liens commerciaux, des offres de vente, des échanges antérieurs, ainsi que tout élément démontrant un schéma d’enregistrements similaires par le défendeur. Plus le dossier probatoire est solide, plus le risque de déposer une plainte insuffisamment fondée est limité.
5.Un nom de domaine composé de termes courants peut-il tout de même porter atteinte à des droits de marque ?
Oui. Un nom de domaine composé de mots courants peut tout de même porter atteinte à des droits de marque s’il est utilisé pour cibler spécifiquement un titulaire de marque. Par exemple, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le nom de domaine reproduit l’identité visuelle du requérant, redirige vers des services concurrents, est utilisé à des fins de phishing ou crée une association trompeuse avec le requérant. L’élément déterminant n’est donc pas seulement la composition du nom de domaine, mais l’intention et l’usage du défendeur.
Introduction : La rupture juridique après le Brexit
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) a profondément modifié le paysage juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle. Avant le 31 décembre 2020, les droits de propriété intellectuelle, comme les marques et dessins et modèles, bénéficiaient d’une protection uniforme au sein de l’Union européenne, y compris au Royaume-Uni. Cependant, depuis la fin de la période de transition, la séparation des systèmes juridiques a nécessité une gestion distincte des droits de propriété intellectuelle pour le Royaume-Uni et l’UE.
Cet article explore les conséquences du Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier pour les marques et dessins et modèles, et propose des solutions pour garantir leur protection dans ce nouvel environnement juridique.
Les marques après le Brexit : Ce qui a changé
2.1 Conversion automatique des marques de l’UE en droits britanniques
Avant le Brexit, une marque enregistrée auprès de l’EUIPO protégeait les droits dans l’ensemble des États membres de l’UE, y compris le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE (EUTM) ne couvrent plus le Royaume-Uni. Pour éviter que les titulaires de droits ne perdent la protection de leurs marques au Royaume-Uni, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a automatiquement converti les marques de l’UE en marques britanniques comparables. Ces marques « clonées » ont les mêmes dates de dépôt et de priorité que celles de l’UE, mais sont désormais régies par la législation britannique.
2.2 Les réformes législatives européennes après le Brexit
Après le Brexit, l’Union européenne a continué de renforcer son cadre juridique pour la protection des marques. Le règlement (UE) 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne a été révisé pour répondre aux nouveaux défis, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la contrefaçon. L’EUIPO a mis en place de nouveaux outils pour faciliter la surveillance des violations en ligne et simplifier les procédures de contestation. Ces réformes sont spécifiques à l’Union européenne et ne concernent pas directement les marques au Royaume-Uni, mais elles contribuent à renforcer la protection des marques européennes post-Brexit.
2.3 Les réformes législatives britanniques post-Brexit
Le Royaume-Uni a mis en place une législation distincte pour la gestion des marques après le Brexit. L’UKIPO a renforcé ses règles pour garantir que les marques au Royaume-Uni bénéficient toujours de la même protection qu’auparavant, tout en veillant à respecter les normes internationales. Le Royaume-Uni a également adapté ses mécanismes de lutte contre la contrefaçon et les violations des droits de PI, tout en étant désormais indépendant de l’UE. Cette législation vise à renforcer la protection des droits au Royaume-Uni et à répondre aux défis mondiaux de la contrefaçon.
2.4 Marques européennes en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020
Les demandes de marques de l’Union européenne en cours au 31 décembre 2020 bénéficient d’un droit prioritaire pour soumettre la même demande auprès de l’UKIPO dans un délai de neuf mois après la fin de la période de transition. Cette procédure permet aux titulaires de maintenir leur protection au Royaume-Uni avec la même date de dépôt et les mêmes produits et services que ceux de l’EUTM correspondante.
Les dessins et modèles après le Brexit : Les nouvelles règles au Royaume-Uni
3.1 Conversion automatique des dessins et modèles communautaires
Les dessins et modèles communautaires enregistrés avant le Brexit ont été automatiquement convertis en droits britanniques.
Cette conversion s’est faite sans frais supplémentaires pour les titulaires.
Les dates de priorité, d’enregistrement et de renouvellement des droits britanniques clonés sont identiques à celles des droits communautaires, assurant une continuité de protection au Royaume-Uni.
Les démarches à suivre pour garantir la protection des droits au Royaume-Uni après le Brexit
4.1 Vérification des enregistrements existants et enregistrement séparé
Après le Brexit, il est essentiel de s’assurer que les droits de propriété intellectuelle ont bien été convertis en droits britanniques. Les titulaires doivent vérifier que leurs marques et dessins et modèles ont bien été clonés au Royaume-Uni. Pour les nouvelles créations, il est impératif de procéder à un enregistrement distinct auprès de l’UKIPO pour garantir une protection continue au Royaume-Uni.
4.2 Surveillance de l’usage des droits : La preuve de l’usage sérieux
Une fois les droits enregistrés au Royaume-Uni et dans l’UE, il est crucial de suivre l’usage de ces droits dans chaque juridiction. L’usage de la marque ou du dessin dans l’UE ne justifie plus l’usage au Royaume-Uni, et inversement. Pour éviter la déchéance de vos droits pour non-usage, vous devez pouvoir démontrer un usage sérieux dans chaque territoire. Cette démarche est essentielle pour maintenir la validité de vos marques et dessins et modèles dans les deux juridictions.
4.3 Défense des droits de propriété intellectuelle
Le Royaume-Uni dispose d’un système judiciaire efficace pour gérer les litiges en matière de propriété intellectuelle. En cas de contrefaçon, les titulaires peuvent envoyer une lettre de mise en demeure pour exiger l’arrêt de l’infraction. Si la situation persiste, ils peuvent saisir les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle, tels que l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), ou la Patents Court pour les litiges complexes.
Conclusion : Protéger ses droits après le Brexit
Le Brexit a séparé les systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les titulaires de droits doivent désormais gérer séparément leurs enregistrements de marques et de dessins et modèles dans les deux territoires. La clé pour maintenir une protection continue réside dans l’enregistrement distinct, la surveillance de l’usage des droits et la gestion proactive des litiges. Le cadre législatif a évolué pour permettre une gestion des droits efficace, tant au Royaume-Uni qu’en Europe.
Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques ainsi que de leurs dessins et modèles face aux enjeux juridiques liés au Brexit et à la gestion distincte des droits entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Ma marque de l’UE me protège-t-elle toujours au Royaume-Uni après le Brexit ?
Non, depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE ne couvrent plus le Royaume-Uni. Cependant, l’UKIPO a généré des marques comparables au Royaume-Uni pour maintenir une protection équivalente.
2. Que faire si j’ai une marque européenne enregistrée avant le Brexit ?
Les marques européennes ont été automatiquement converties en marques britanniques comparables sans frais supplémentaires. Vous devez maintenant gérer vos marques séparément au Royaume-Uni et dans l’UE.
3. Comment garantir la protection de mes dessins et modèles au Royaume-Uni après le Brexit ?
Les dessins et modèles communautaires ont été automatiquement convertis en droits britanniques. Cependant, pour les nouveaux modèles, vous devez désormais déposer une demande distincte auprès de l’UKIPO pour garantir une protection au Royaume-Uni.
4. Que faire si je n’ai pas encore déposé ma marque ou mon modèle au Royaume-Uni ?
Vous devez déposer une demande auprès de l’UKIPO pour garantir la protection de votre marque ou dessin et modèle au Royaume-Uni. Les marques de l’UE ne sont plus valables au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.
5. Quelles démarches dois-je suivre pour maintenir la protection de mes droits après le Brexit ?
Il est essentiel de déposer des demandes séparées auprès de l’UKIPO pour le Royaume-Uni et de l’EUIPO pour l’Union européenne. Vous devez également prouver l’usage de vos droits dans chaque territoire pour garantir leur validité.
L’intégration de modules sociaux tiers sur les sites internet professionnels est devenue un standard des stratégies digitales. Boutons de partage, pixels publicitaires et outils analytiques sont perçus comme des leviers d’audience et de performance commerciale. Pourtant, ces choix techniques engagent désormais la responsabilité juridique des opérateurs économiques, en particulier au regard du droit européen de la protection des données personnelles.
L’arrêt Fashion ID, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 juillet 2019, constitue à cet égard une décision structurante. En reconnaissant, sous certaines conditions, une responsabilité conjointe entre l’éditeur d’un site et Facebook du fait de l’intégration du bouton « J’aime », la Cour a profondément renouvelé l’analyse des chaînes de responsabilité numériques.
Cette solution, fondée sur une approche fonctionnelle et pragmatique, continue néanmoins de susciter des débats doctrinaux et pratiques quant à sa portée réelle et à ses implications opérationnelles.
L’arrêt Fashion ID : un jalon structurant du droit européen des données
Dans l’affaire Fashion ID du 19 juillet 2019, la société éponyme, exploitant un site de vente en ligne, avait intégré sur celui-ci le module « J’aime » de Facebook. Ce bouton entraînait, dès le chargement de la page, la transmission automatique de données personnelles des visiteurs (adresse IP, données de navigation) à Facebook, indépendamment de toute interaction volontaire avec le réseau social.
La question centrale portait sur la qualification juridique de Fashion ID : pouvait-elle être considérée comme responsable du traitement, alors même qu’elle n’avait pas accès aux données transmises ni de contrôle sur leur utilisation ultérieure par Facebook ?
La Cour a retenu une approche résolument concrète. Elle a estimé que l’intégration volontaire du module social, dans un objectif de visibilité et de promotion commerciale, suffisait à caractériser une participation à la détermination des finalités et des moyens du traitement, au moins pour la phase de collecte des données.
Fashion ID a donc été qualifiée de responsable conjoint, aux côtés de Facebook, pour cette phase précise du traitement.
La notion de responsabilité conjointe appliquée aux modules sociaux
La Cour confirme que la responsabilité conjointe ne suppose ni une égalité des rôles, ni un accès identique aux données. Elle repose sur une analyse fonctionnelle, tenant compte de l’effectivité de l’intervention de chaque acteur dans la chaîne de traitement.
Ainsi, l’éditeur d’un site internet peut être qualifié de responsable conjoint dès lors qu’il :
• choisit délibérément d’intégrer un outil tiers ;
• retire un avantage économique ou marketing de cette intégration ;
• facilite, même indirectement, la collecte de données personnelles.
Cette analyse rejoint les positions des autorités européennes de protection des données, et notamment les recommandations de la CNIL sur les traceurs et outils tiers.
La Cour prend soin de préciser que la responsabilité conjointe n’est ni globale ni illimitée. Elle est strictement cantonnée aux opérations pour lesquelles l’éditeur du site exerce une influence réelle, en l’occurrence la phase de collecte et de transmission initiale des données.
Les limites posées par la Cour : une responsabilité strictement circonscrite
L’un des apports majeurs de l’arrêt Fashion ID réside dans la délimitation claire de la responsabilité. L’éditeur du site n’est pas tenu pour responsable des traitements ultérieurs réalisés par Facebook, dès lors qu’il n’en détermine ni les finalités ni les modalités.
Cette précision est essentielle pour préserver un équilibre entre protection des données et sécurité juridique des opérateurs économiques.
L’arrêt ne consacre pas une responsabilité de principe pour toute intégration de module tiers. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas, fondée sur la réalité des flux de données, la finalité poursuivie et le degré d’implication de l’éditeur.
Les enseignements pratiques pour les entreprises et les marques
Les éditeurs de sites doivent informer clairement les utilisateurs de l’existence de collectes de données via des modules tiers, en identifiant les responsables conjoints et les finalités poursuivies. Cette exigence de transparence s’inscrit dans la logique du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD) et des lignes directrices de la CNIL.Lorsque les données collectées ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement du site, un consentement préalable est requis. Celui-ci doit être effectif, spécifique et techniquement respecté, ce qui implique souvent une refonte des paramétrages par défaut des modules sociaux.
Bonnes pratiques et stratégies de maîtrise du risque
Pour limiter l’exposition juridique, les entreprises peuvent utilement mettre en œuvre les actions suivantes :
• audit régulier des outils et plug-ins intégrés ;
• suppression des modules non essentiels ;
• recours à des solutions de chargement différé (lazy loading) ;
• encadrement contractuel des relations avec les prestataires tiers ;
• documentation des choix techniques et juridiques opérés.
Conclusion
L’affaire Fashion ID illustre avec acuité la manière dont le droit appréhende désormais les architectures numériques. La responsabilité conjointe n’est plus une hypothèse théorique, mais un risque opérationnel concret pour les entreprises, en particulier celles dont la notoriété repose sur leur présence digitale.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, la mise en conformité RGPD et la sécurisation juridique de leurs stratégies digitales.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. La responsabilité conjointe peut-elle être retenue en l’absence de relation contractuelle avec Facebook ?
Oui. L’existence ou non d’un contrat formel avec Facebook n’est pas décisive. La Cour raisonne en dehors de toute logique contractuelle, en s’appuyant exclusivement sur les faits et sur la réalité des flux de données. Un site peut donc être qualifié de responsable conjoint même s’il n’a signé aucun accord spécifique avec le fournisseur du module social.
2. Quels risques concrets en cas de contrôle de la CNIL ou d’une autorité européenne ?
Les risques sont multiples et cumulatifs : mise en demeure, injonction de mise en conformité, sanction administrative, mais également exposition à des actions indemnitaires de la part des utilisateurs. Au-delà de l’aspect financier, le risque réputationnel est souvent déterminant, notamment pour les marques exposées ou opérant dans des secteurs sensibles.
3. La suppression du module social suffit-elle à faire disparaître tout risque juridique ?
Pas nécessairement. La suppression met fin au risque pour l’avenir, mais n’efface pas les traitements passés. Les autorités peuvent examiner les pratiques antérieures, en particulier si des données ont été collectées sans information ou consentement valable. D’où l’importance de documenter les audits réalisés et les mesures correctives mises en œuvre.
4. Cette jurisprudence peut-elle s’étendre à d’autres outils que les réseaux sociaux ?
Oui, et c’est un point central. L’arrêt Fashion ID dépasse largement le seul cas des boutons « J’aime ». Son raisonnement est transposable à d’autres technologies : pixels publicitaires, outils de mesure d’audience, services de chat, lecteurs vidéo ou cartes interactives, dès lors que ces outils entraînent une transmission de données personnelles vers des tiers.
5. Comment articuler responsabilité conjointe et sous-traitance au sens du RGPD ?
La distinction est fondamentale. Le sous-traitant agit pour le compte du responsable et selon ses instructions, ce qui n’était pas le cas dans la décision Fashion ID. Lorsque le tiers poursuit ses propres finalités, la qualification de sous-traitant est exclue.
6. Un éditeur peut-il se prévaloir de la complexité technique pour s’exonérer de responsabilité ?
Non. La Cour adopte une position claire : la complexité technique ne constitue pas une cause d’exonération. Les entreprises sont tenues de comprendre, au moins dans leurs grandes lignes, les effets juridiques des outils qu’elles intègrent. Cette exigence renforce la nécessité d’un accompagnement juridique en amont des choix techniques.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique
Protéger ses actifs de propriété intellectuelle est aujourd’hui une des principales préoccupations des entreprises. A cet égard, les marques sont un enjeu important en ce qu’elles permettent aux consommateurs d’associer des produits et/ou des services à une société précise. Celle-ci est donc reconnue plus aisément et a plus de chance de voir les clients acheter ses produits.
Une fois sa marque dûment enregistrée, une entreprise peut se lancer dans son exploitation. C’est alors qu’il faut redoubler de vigilance. En effet, une marque est susceptible de perdre son caractère distinctif postérieurement à son enregistrement. C’est le cas notamment des marques génériques.
Qu’est-ce qu’une marque générique ?
Une marque générique est tout simplement une marque devenue « la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ». Un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité (Article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), une marque générique est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est devenue « La désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ».
Autrement dit, une marque générique est une marque devenue un terme commun pour un type de produits ou services. Elle est utilisée aussi bien par les consommateurs que les concurrents de la marque pour faire référence au produit ou au service fourni. Victime de son succès, la marque ne permet plus d’identifier les produits et services comme étant issus d’une entreprise donnée. Elle tombe donc dans le domaine public.
A ce titre, l’entreprise ayant créé la marque perd son droit d’exploitation exclusif. Elle ne pourra plus s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers qui voudraient l’utiliser comme nom descriptif ou « générique » du produit ou du service pour lequel elle est devenue célèbre. On parle alors de dégénérescence de la marque.
En vertu de l’article L. 714-6 précité, l’action en déchéance pour dégénérescence d’une marque devenue générique requiert de remplir deux conditions pour être un succès :
la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service ;
cette utilisation doit être causée par le titulaire de la marque, principalement par sa passivité.
D’où, la nécessité pour une entreprise d’agir efficacement contre l’utilisation de sa marque comme terme générique. Si le titulaire se prémunit contre une telle utilisation, sa marque continuera d’être protégée en droit.
Les bonnes pratiques pour éviter qu’une marque devienne générique
Agir en amont, avant toute commercialisation, est le moyen le plus efficace pour éviter qu’une marque devienne générique. Cependant, il convient également de ne pas faire un mauvais usage de la marque par la suite.
Ainsi, si vous avez créé un produit totalement nouveau ou souhaitez devenir un leader de marque sur un nouveau marché, il est impératif de créer – ou utiliser – un terme pour désigner le produit nouveau, le risque de confusion entre la marque et le produit étant fort. Par exemple, une des marques d’Apple est iPhone, et le produit auquel elle s’applique est le « smartphone ». De même, si un terme générique existemais qu’il est particulièrement complexe, il est utile de prévoir un terme plus simple, lorsque votre marque est le leader du marché. Il est également recommandé d’utiliser le terme ainsi défini dans les accords conclus avec des tiers (ex : lettre d’engagement, accord de coexistence, etc.).
En outre, il convient d’utiliser la marque correctement en toute circonstance, c’est-à-dire en externe comme en interne.
L’usage de la marque doit être particulièrement suivi lors des campagnes de publicité. La marque doit être distinguée du texte faisant la promotion du produit ou service commercialisé en étant écrite en LETTRES MAJUSCULES ou, en mettant sa première lettre en majuscule.
Par ailleurs, utiliser la marque comme un nom accroit son assimilation au produit. A cet égard, cette pratique est à écarter au profit d’une utilisation comme adjectif. On dira, par exemple, « un mouchoir de la marque Kleenex » plutôt qu’« un Kleenex ».
Une autre bonne pratique consiste à utiliser le symbole ® ou le symbole ™. Si ces derniers n’ont pas de valeur juridique en France contrairement aux Etats-Unis, leur utilisation sur le marché est courante. Mettant en avant la marque comme un actif appartenant à la société, ils dissuadent son usage comme terme courant.
Une marque devient générique principalement en raison de son mauvais usage par le public. Ce mauvais usage n’est pas forcément le fruit d’une volonté de nuire. A ce titre, effectuer des campagnes de publicité à destination des consommateurs mettant en avant l’usage correct est recommandé afin d’éviter un mauvais usage. Préparer des standards écrits définissant l’usage correct de la marque qui soit facilement distribuables aux tiers (licenciés, consommateurs, etc.) participe également à cette éducation du public.
Eviter un mauvais usage de la marque nécessite également de se prémunir contre les utilisations abusives de la marque par des tiers. Il convient donc de surveiller les descriptions des produits et services pour les nouveaux dépôts de marques et les publications de pressementionnant la marque.
Enfin, parce qu’une marque peut être déclarée générique en raison des actions ou de l’inaction de son titulaire, il est dans l’intérêt de l’entreprise de s’assurer qu’elle peut prouver qu’elle a pris des mesures pour éviter que la marque ne devienne générique. A cet égard, les dossiers marketing (coûts de publicités, mentions non sollicitées dans la presse, etc.), les lettres de mises en demeure, les assignations ou encore les décisions de justice sont autant de preuves à conserver.
En résumé, une marque potentiellement générique reste protégeable par le droit des marques à condition que son titulaire ait lutté contre sa mauvaise utilisation et qu’il puisse en apporter la preuve.
Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.
FAQ
Qu’est-ce qu’une marque générique ? Une marque qui, à force d’être utilisée comme nom commun pour désigner un produit ou un service, perd sa fonction distinctive et tombe dans le domaine public.
Peut-on protéger une marque contre la dégénérescence ? Oui, en surveillant son usage, en éduquant le public et les distributeurs, et en veillant à ce qu’elle soit toujours perçue comme une marque et non comme un nom commun.
Une marque générique peut-elle être récupérée ? Non, une fois qu’une marque est devenue générique et a perdu sa protection juridique, il est très difficile, voire impossible, de la récupérer en tant que marque déposée.
Le Règlement du <.CN> s’applique UNIQUEMENT aux noms de domaine en <.CN> et en <.中国> qui sont enregistrés depuis moins de trois ans.
Ce Règlement s’applique aux noms de domaine en <.CN> et en <.中国> identiques ou similaires à une marque, mais également à tout “nom” pour lequel le Requérant a des droits civils ou des intérêts particuliers (article 8(a) du Règlement du .CN), alors que les Principes UDRP sont limités à la protection des droits de marque.
Il suffit de prouver la mauvaise foi du défendeur soit quant à l’enregistrement, soit quant à l’usage ultérieur du nom de domaine alors que les Principes UDRP exigent que le requérant prouve la mauvaise foi pour l’enregistrement et pour l’usage.
La compétence en appel, en la matière, est attribuée aux tribunaux de Chine et aux centres d’arbitrage chinois, et toute procédure sera conduite en langue chinoise (sauf volonté contraire des parties ou de l’arbitre).
Cela vient s’ajouter aux plus de 75 autres ccTLDs pour lesquels l’OMPI propose des services de règlement des litiges, aux titulaires de marques.
Les réseaux sociaux et avis en ligne constituent aujourd’hui un levier déterminant dans la décision d’achat des consommateurs et dans la perception globale d’une entreprise. Cette visibilité accrue, bien que stratégique, expose les acteurs économiques à des pratiques de concurrence déloyale en ligne, dont les effets peuvent être immédiats et particulièrement préjudiciables. Il n’est plus rare d’observer des campagnes de dénigrement organisées, des publications d’avis frauduleux ou encore des stratégies visant à altérer artificiellement la réputation d’un concurrent.
Dans ce contexte, il devient essentiel pour toute entreprise de comprendre les mécanismes juridiques applicables et de mettre en œuvre une stratégie efficace pour se défendre contre les atteintes à sa réputation numérique.
Comprendre la concurrence déloyale sur les réseaux sociaux
La concurrence déloyale ne se réduit pas à tout comportement fautif causant un dommage à un concurrent. Elle s’inscrit dans le cadre de la responsabilité civile et exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle sanctionne les procédés contraires à la loyauté des affaires, dès lors qu’ils portent atteinte aux intérêts d’un opérateur économique.
Transposée à l’environnement numérique, cette qualification juridique prend une ampleur nouvelle en raison de la rapidité de diffusion de l’information et de l’impact direct sur la réputation des entreprises. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de communication : ils constituent un espace concurrentiel où les pratiques commerciales peuvent être détournées à des fins illicites.
L’une des principales difficultés réside dans le caractère souvent diffus et anonyme des atteintes. Une série d’avis négatifs, apparemment isolés, peut en réalité résulter d’une stratégie coordonnée. Cette dilution de la responsabilité rend l’identification des auteurs plus complexe, mais ne fait pas obstacle à la qualification juridique des faits dès lors qu’un comportement fautif et un préjudice peuvent être démontrés.
Identifier les pratiques illicites liées aux avis en ligne
Parmi les pratiques les plus fréquentes figure le dénigrement commercial, qui consiste en la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par autrui, peu important l’absence de concurrence directe et effective entre les parties, cette information ne constituant pas un sujet d’intérêt général et ne reposant pas sur une base factuelle suffisante et exprimée avec mesure. Cette analyse est régulièrement confirmée par les juridictions (Cass. Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350 ; Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651).
Sur les plateformes numériques, cette pratique se matérialise souvent par la publication d’avis mensongers ou exagérés, visant à détourner la clientèle. La jurisprudence considère que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte » (Com. 24 sept. 2013, n° 12-19.790).
Les faux avis de consommateurs constituent une autre forme particulièrement répandue de concurrence déloyale. Lorsqu’un avis est publié sans reposer sur une expérience réelle ou lorsqu’il est manipulé à des fins commerciales, il peut être qualifié de pratique trompeuse. Les autorités françaises ont d’ailleurs renforcé leur vigilance sur ce point, considérant que ces pratiques portent atteinte à la loyauté du marché et à la confiance des consommateurs. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.
Les fondements juridiques pour agir efficacement
L’article 1240 du Code civil constitue le fondement principal de l’action en concurrence déloyale, permettant d’engager la responsabilité civile de toute personne ayant commis une faute causant un dommage. Ce texte permet d’appréhender des situations variées, y compris celles liées aux technologies numériques.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut également être mobilisé en cas de diffamation, lorsque les propos portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une entreprise. La qualification juridique des faits est déterminante, car elle conditionne le choix de la procédure et les délais d’action.
Il convient à cet égard de distinguer le dénigrement de la diffamation. Le premier vise les produits ou services d’un concurrent, tandis que la seconde concerne l’atteinte à la réputation d’une personne morale ou physique.
La Cour de cassation a, en outre, précisé les conditions dans lesquelles la liberté d’expression peut faire obstacle à la qualification de diffamation. Lorsque les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, les juges en apprécient la portée avec une certaine souplesse, étant alors conduits à retenir la bonne foi de leur auteur (Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.159).
Cette distinction, bien que technique, revêt une importance stratégique dans la conduite du litige.
Nouvelles sanctions pour les faux avis en ligne
Si le dénigrement et les pratiques commerciales trompeuses constituaient jusqu’alors les principaux fondements juridiques permettant de sanctionner les avis excessivement négatifs ou mensongers, le législateur a souhaité encadrer plus spécifiquement les faux avis en ligne.
À ce titre, trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Codifiés notamment à l’article L111-7-2 du Code de la consommation, ils imposent aux opérateurs dont l’activité consiste à collecter, modérer ou diffuser des avis de consommateurs en ligne de fournir une information loyale, claire et transparente sur les modalités de traitement et de publication de ces avis.
Ainsi, doivent notamment être précisés, à proximité des avis publiés, leur date de publication, la date de l’expérience de consommation correspondante, ainsi que l’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires.
Au‑delà de ces obligations de transparence pesant sur les plateformes, la publication ou l’achat de faux avis est le plus souvent qualifiée de pratique commerciale trompeuse. D’après l’article L132-2 du Code de la consommation, les auteurs encourent alors jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la pratique, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité en cause. Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les peines sont aggravées et peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, assorties, le cas échéant, de peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité commerciale ou de diriger une société, notamment).
Parallèlement, le non‑respect par les plateformes de leurs obligations spécifiques relatives à la gestion et à la présentation des avis en ligne peut donner lieu à des mesures administratives (injonctions de mise en conformité et amendes administratives prononcées par la DGCCRF), en plus des actions civiles fondées sur l’article 1240 du Code civil, permettant aux entreprises victimes d’obtenir réparation de leur préjudice.
Ces nouvelles obligations traduisent une volonté d’encadrement accru de ces pratiques. Elles illustrent le fait que, si le recours à la concurrence déloyale a longtemps constitué un outil juridique pertinent, la généralisation des faux avis à grande échelle a conduit à la mise en place d’un cadre réglementaire spécifique, afin de mieux protéger les entreprises et les consommateurs.
Stratégies concrètes pour se défendre et anticiper
La protection contre la concurrence déloyale en ligne repose avant tout sur une approche proactive. La mise en place d’une veille régulière permet d’identifier rapidement les contenus litigieux et d’agir avant qu’ils ne produisent des effets durables.
Une réponse publique peut être envisagée afin de rassurer les clients et de préserver l’image de l’entreprise, mais elle doit être formulée avec prudence. Parallèlement, des démarches juridiques peuvent être engagées, notamment par l’envoi d’une mise en demeure ou la notification aux plateformes en vue du retrait des contenus.
Dans les situations les plus graves, une action judiciaire peut s’avérer nécessaire. Les procédures en référé permettent d’obtenir rapidement la suppression des contenus litigieux, tandis que les actions au fond offrent la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. L’efficacité de ces actions repose sur une préparation rigoureuse et une analyse approfondie des éléments de preuve.
Preuves et procédures : sécuriser son action
La constitution d’un dossier probatoire solide constitue un élément central de toute stratégie contentieuse. Il est essentiel de conserver une trace précise des contenus litigieux, notamment par le recours à un constat d’huissier, qui garantit la valeur juridique des éléments recueillis et apporte de la fiabilité (CA Paris, 2 juillet 2010, RG n°09/12757). Les captures d’écran, bien qu’utiles, doivent être complétées par des éléments techniques permettant d’établir l’origine et la diffusion des contenus.
La réactivité est également un facteur déterminant. Dans certains cas, les délais pour agir sont particulièrement courts, ce qui impose d’intervenir sans délai dès la découverte des faits. Une action tardive peut non seulement aggraver le préjudice, mais également compromettre les chances de succès.
Conclusion
Les réseaux sociaux et avis en ligne constituent un espace concurrentiel à part entière, dans lequel les règles juridiques traditionnelles trouvent une application renouvelée. La multiplication des pratiques de concurrence déloyale en ligne impose aux entreprises d’adopter une approche proactive et structurée, combinant surveillance, analyse juridique et action ciblée.
La protection de la réputation numérique ne peut être envisagée comme une simple réaction ponctuelle, mais doit s’inscrire dans une stratégie globale de gestion des risques. Dans ce cadre, l’accompagnement par des professionnels du droit permet d’optimiser les actions entreprises et de sécuriser durablement la position de l’entreprise sur le marché.
Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Un avis client peut-il engager la responsabilité de son auteur même s’il est publié sur un réseau social ? Oui, dès lors qu’un avis dépasse la simple opinion et devient excessif ou mensonger, il peut engager la responsabilité civile de son auteur, même publié sur une plateforme tierce.
2. Une entreprise peut-elle être tenue responsable des avis publiés par ses employés ? La responsabilité peut être engagée si un lien avec l’entreprise est établi, notamment en cas d’instructions internes ou de stratégie organisée visant à nuire à un concurrent.
3. Quels sont les risques pour une entreprise qui publie de faux avis ? Outre les sanctions civiles, ces pratiques peuvent entraîner des amendes administratives et pénales, ainsi qu’un risque réputationnel important en cas de révélation publique.
4. Est-il possible d’agir contre un concurrent basé à l’étranger ? Oui, sous certaines conditions, notamment si le dommage est subi en France. Des mécanismes de coopération internationale peuvent être mobilisés pour engager une action.
5. Les plateformes ont-elles une obligation de vérifier l’authenticité des avis ? Non. Elles ne sont pas tenues de vérifier les avis ni de surveiller les contenus de manière générale. Leur responsabilité peut être engagée en cas d’inaction après signalement d’un contenu manifestement illicite.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
La double menace pesant sur la marque homonyme : la grille de lecture issue de la saga Taittinger
Lorsqu’un patronyme se confond avec une marque de renommée préexistante, l’usage de ce nom dans la vie des affaires ouvre deux fronts contentieux distincts, mais souvent cumulés :
L’arrêt du 10 juillet 2018 a posé une méthodologie de référence : le juste motif n’est qu’un fait exonératoire postérieur à la caractérisation de l’atteinte, les deux questions s’apprécient en deux temps successifs.
Les faits de l’affaire Taittinger
L’une des héritières de la famille Taittinger avait participé à la cession des parts de la société familiale, propriétaire de la marque de champagne TAITTINGER. L’acte de cession du 21 juillet 2005 contenait une clause de garantie d’éviction du fait personnel interdisant aux cédants de faire usage du nom Taittinger pour des produits concurrents. Après son licenciement en 2006, l’intéressée a déposé la marque Virginie T pour désigner notamment du champagne et a réservé plusieurs noms de domaine reprenant son patronyme. La société Taittinger CCVC l’a assignée sur trois fondements cumulés :
Violation de la clause d’éviction ;
Atteinte à la marque renommée ;
Parasitisme.
L’épilogue Taittinger du 22 juin 2022 : la consécration de l’usage légitime du patronyme
Statuant sur renvoi après la cassation de 2018, la Cour d’appel de Paris (3 mars 2020, n° 18/28501) a débouté la société Taittinger CCVC. Les juges ont retenu que les références au patronyme visaient à rappeler le parcours professionnel de Mme Taittinger et son origine familiale, attestant de son savoir-faire, et que la stratégie de communication n’établissait pas, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, de lien entre les marques Virginie T et Taittinger.
Saisie d’un second pourvoi, la Cour de cassation (le 22 juin 2022, n° 20-19.025) a confirmé cette analyse : l’utilisation du patronyme par Mme Taittinger était légitime dès lors qu’elle visait à rappeler son histoire familiale et professionnelle ainsi que le savoir-faire acquis, et à différencier les produits Virginie T de ceux de la maison Taittinger. La renommée d’une marque ne fait pas obstacle à l’usage légitime du signe en tant que nom patronymique, sous réserve de trois conditions cumulatives : la bonne foi, la finalité d’évocation du parcours professionnel et de l’héritage familial, et l’absence de stratégie créant un lien dans l’esprit du public avec la marque renommée.
Cet arrêt s’inscrit consacre la primauté, nuancée et conditionnelle, du droit de la personnalité attaché au nom sur le monopole de la marque lorsque l’usage demeure loyal et factuel.
Le nouveau régime de la marque de renommée depuis l’ordonnance de 2019
L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a opéré une transformation structurelle. L’ancien article L. 713-5 CPI, visa de l’arrêt de 2018, a été abrogé. L’atteinte à la marque de renommée relève désormais de l’article L. 713-3 CPI et constitue un acte de contrefaçon, et non plus un fait générateur de responsabilité civile. La sanction, les voies procédurales et les saisies-contrefaçon s’en trouvent considérablement renforcées.
Le lien établi dans l’esprit du public pertinent entre le signe litigieux et la marque invoquée.
Le risque de confusion n’est pas requis.
Il convient ensuite de caractériser un profit indûment tiré ou un préjudice porté à la distinctivité (dilution) ou à la renommée (ternissement). La preuve s’apporte par tout moyen, et le dépôt préalable auprès de l’INPI ou de l’EUIPO constitue le socle indispensable.
L’article L. 713-6 CPI : l’exception expresse du nom patronymique
La réforme de 2019 a également consacré, à l’article L. 713-6 CPI, une exception explicite : « Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. »
Cette disposition donne une assise textuelle directe à la solution dégagée par la jurisprudence Taittinger.
Le juste motif : fait exonératoire post-caractérisation
La méthodologie en deux temps posée en 2018 reste pleinement applicable à la lumière de la directive (UE) 2015/2436. L’arrêt CJUE Leidseplein Beheer c/ Red Bull (C-65/12) précise que le juste motif intègre les intérêts subjectifs du tiers, ce qui a permis à Mme Taittinger d’obtenir gain de cause en 2022. Ce fait exonératoire ne s’apprécie qu’une fois l’atteinte établie : il est sans incidence sur la caractérisation du profit indûment tiré.
Le paysage jurisprudentiel post-2022 : Castelbajac, Tour de France, Fauré Le Page
Depuis l’arrêt Taittinger de 2022, plusieurs décisions sont venues préciser les limites de l’usage d’un patronyme ou d’un signe évocateur d’une renommée, d’un savoir-faire ou d’une ancienneté particulière.
Affaire Castelbajac (Cass. com., 28 février 2024 ; CJUE, 18 décembre 2025, C-168/24)
Dans l’affaire Castelbajac, était en cause une marque patronymique désignant des produits de mode, qui avait été cédée à une société. Après cette cession, la question était de savoir si l’exploitation de la marque pouvait devenir trompeuse lorsque le public était susceptible de croire que le créateur participait encore à la conception des produits, alors que tel n’était plus le cas.
Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur cette situation. Elle lui a demandé, en substance, si une marque patronymique pouvait être frappée de déchéance pour déceptivité acquise lorsque son usage, postérieurement à la cession, induisait le public en erreur sur l’implication réelle du créateur.
Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE a répondu par l’affirmative. Elle a confirmé qu’une marque patronymique peut être déchue lorsque son exploitation laisse croire que le créateur est encore à l’origine du style ou de la conception des produits, alors que ce n’est plus le cas.
Affaire Tour de France (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728)
La Cour de cassation, dans sa décision du 19 mars 2025, a consacré la notion de renommée exceptionnelle, protection qui dépasse le public concerné par les produits désignés. L’intensité de la renommée doit être prise en compte pour apprécier le lien dans l’esprit du public, même en l’absence de similarité des produits.
Affaire Fauré Le Page (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24)
Dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice a jugé qu’une marque peut être trompeuse lorsqu’elle fait croire à tort à une ancienneté importante. En particulier, l’indication d’une date ancienne peut induire le public en erreur si elle suggère un savoir-faire de longue date, associé à une qualité ou à un prestige particuliers, alors que ce savoir-faire n’existe pas réellement. Pour une analyse détaillée, nous vous invitons à consulter notre article dédié sur cet arrêt.
Le parasitisme : une qualification autonome qui ignore le juste motif
L’arrêt du 10 juillet 2018 reprend la formule canonique : le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Le parasitisme sanctionne l’économie indue d’investissements, indépendamment de toute confusion et sans aucune exception pour juste motif.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 22-14.651), a confirmé la théorie de l’effet de gamme : l’imitation d’une ligne complète de produits amplifie le préjudice concurrentiel et autorise le cumul d’une action en parasitisme avec une action en contrefaçon, sous réserve d’établir des faits distincts. Dans l’affaire Taittinger, la Cour de cassation avait précisément reproché en 2018 aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du prestige et de la renommée de la dénomination sociale et du nom commercial Taittinger.
Conclusion
Entre 2018 et 2026, le régime juridique de la marque homonyme a connu une évolution significative. Si la méthodologie issue de la jurisprudence de 2018 demeure applicable, l’ordonnance de 2019 a requalifié l’atteinte à la marque de renommée en acte de contrefaçon, renforçant ainsi les sanctions encourues. La jurisprudence récente précise que l’usage d’un patronyme n’est admis qu’au regard des exigences de bonne foi et d’usages loyaux du commerce, à l’exclusion de toute captation parasitaire de renommée. Parallèlement, les décisions rendues en matière de déceptivité acquise et de renommée exceptionnelle témoignent d’un renforcement continu de la protection des marques de renommée, tandis que le parasitisme conserve son autonomie et son régime propre.
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FAQ
1. L’arrêt Taittinger de 2018 est-il toujours d’actualité ? Oui, sa portée méthodologique reste intacte : le raisonnement en deux temps (caractérisation de l’atteinte, puis appréciation du juste motif) demeure la grille d’analyse de référence. En revanche, son visa législatif, l’ancien article L. 713-5 CPI, a été remplacé par l’article L. 713-3 CPI depuis l’ordonnance de 2019, et l’arrêt du 22 juin 2022 a livré la solution finale au litige.
2. Puis-je utiliser librement mon nom de famille comme marque s’il coïncide avec une marque renommée ? Pas librement, mais l’article L. 713-6 CPI et l’arrêt Taittinger de 2022 admettent l’usage du patronyme par une personne physique sous trois conditions : bonne foi, finalité de présentation du parcours professionnel et absence de lien créé dans l’esprit du public avec la marque renommée. À l’inverse, déposer une marque incorporant le patronyme reste risqué (cf. affaire Castelbajac).
3. Quelle différence entre contrefaçon de marque de renommée et parasitisme aujourd’hui ? Depuis l’ordonnance de 2019, l’atteinte à la marque renommée relève du régime de la contrefaçon, et non plus de la responsabilité civile. Le parasitisme, action autonome de droit commun, demeure quant à lui insusceptible de justification par un juste motif. Les deux actions peuvent néanmoins être cumulées, à condition qu’elles reposent sur des faits distincts (Cass. 1re civ., 25 mai 2023).
4. La clause d’éviction du fait personnel suffit-elle à protéger l’acquéreur d’une marque familiale ? Pas nécessairement. Sa portée doit être expressément définie. En outre, depuis l’arrêt Castelbajac (CJUE, 18 décembre 2025), le cessionnaire peut se voir opposer la déchéance pour déceptivité acquise si son exploitation laisse croire que le créateur participe toujours à la conception. La rédaction des contrats doit donc être renforcée.
5. Comment prouver le parasitisme en l’absence de risque de confusion ? Trois éléments : la valeur économique individualisée acquise par la victime (prestige, notoriété, investissements), le bénéfice retiré par le tiers, et le caractère indu de ce bénéfice. Notre guide complet sur la concurrence déloyale détaille les moyens probatoires.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
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Written by Nathalie Dreyfus06/03/2023 
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