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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Comment protéger vos marques à l’ère du digital ?

Protection marques« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur  et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

 De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

 

 

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Pourquoi la République islamique du Pakistan a-t-elle rejoint le système de Madrid ?

 A compter du 24 mai 2021, le système de Madrid accueillera officiellement son 108ème membre : la République islamique du Pakistan.

Le 24 février 2021, le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion au système de Madrid auprès du directeur général de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’arrivée de ce nouveau membre porte à 124 le nombre de pays couverts par le système de Madrid, et souligne au passage l’importance de ce système international de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le système de Madrid offre une solution à la fois pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Plus d’1,5 million de marques internationales ont été enregistrées depuis sa création en 1891. Alors que le système est en place depuis plus de 125 ans, les trois quarts de ses États membres l’ont rejoint au cours des trois dernières décennies. Après les récentes arrivées du Canada, du Samoa, de la Thaïlande, et du Sultanat de Brunei c’est donc désormais au Pakistan de rejoindre le protocole.

L’adhésion du Pakistan au Protocole de Madrid permet l’harmonisation du droit des marques pakistanais au niveau international. Avec le dépôt d’une demande unique de marque internationale, les demandeurs pakistanais ont désormais la possibilité de demander une protection dans 124 pays. De même, le Pakistan pourra être désigné par les demandes d’enregistrement de tout Etat partie au système de Madrid et les titulaires de marques internationales peuvent facilement étendre leur protection sur le marché pakistanais.

Le système de la marque internationale est un atout majeur pour l’enregistrement de vos marques à l’étranger à moindre coût.

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Webinar – Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

Webinar 10 septembre 2020 :

Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

 

Comment sécuriser et optimiser son site internet ? Quelles précautions prendre ? Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle sur Internet ?

Lorsque l’on veut réussir sa transition digitale, il faut se poser certaines questions.

Que vous songiez à vendre en ligne ou conforter votre e-commerce, la propriété intellectuelle est un élément clé.

 

Replay du webinar

 

 

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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