Actualité

Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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La durée de protection des droits voisins étendue de 50 ans à 70 ans

Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a modifié la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le droit d’auteur et de certains droits voisins (Directive 2011/77/UE). Ainsi, la durée de protection des prestations des artistes interprètes et les premières fixations des phonogrammes par les producteurs de phonogramme est désormais fixée à 70 ans.

Cette nouvelle disposition permet d’aligner la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteurs. Il convient néanmoins de rappeler que la protection des droits voisins prend effet à la date de la publication de l’œuvre, tandis que celle des droits d’auteur débute à la mort de l’auteur.

Cette augmentation de la durée de protection apparait comme une sorte de récompense pour les artistes interprètes. En effet, l’espérance de vie ayant augmentée, la protection désormais étendue à 70 ans va permettre d’assurer à ces artistes interprètes des revenus tout au long de leur existence.

Les Etats membres devront avoir transposé la directive 2011/77/UE avant le 1er novembre 2013.

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Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION

L’Initiative pour la prévention de Haine Présente
Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION
« Mein Kampf dans domaine public et la diffusion internationale de la haine : quelle prévention pour demain ? »
Questions de droit, questions d’histoire, de pédagogie, de société
Présentation de la Déclaration Unifiée de l’Initiative de Prévention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Déclaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
« Le Forum de Prévention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions »
Mises à jour du programme détaillé: http://hateprevention.org/evenement/
www.hateprevention.org

Avec les interventions de

Fabrice d’Almeida – Professeur d’Histoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la presse
Josselin Bordat – Historien
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen –Initiative de Prévention de la Haine
Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de Manchester)
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
The Rt Hon Lord Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Stéphane Marchand – Journaliste France 24
Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France
Olivier Orban – Président Editions Plon
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
Charles-Edouard Renault – Avocat
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anthony Rowley – Responsable Editions Fayard
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Anne Simonin – Professeur d’Histoire
Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
Antoine Vitkine – Journaliste écrivain
(Programme sujet à changement)
www.hateprevention.org

Programme

Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h -14h – Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, c’était écrit » d’Antoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de l’hyper diffusion de Mein Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la Déclaration de l’Initiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 – 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: d’hier à Aujourd’hui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le domaine public en 2016 : un enjeu pour l’histoire. La spécificité symbolique de Mein Kampf parmi les contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion dans la destruction de l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffusés alors). Compte rendu du pré-colloque histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés par le groupe des experts historiens de l’Initiative.
Animation : Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anne Simonin – Directrice de recherches (CNRS-IRICE)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Université de Manchester)
Abram Coen – Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 le Droit en questions
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ? L’intérêt d’une déclaration commune d’incitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat

Débat avec la salle

Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine en ligne: quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberté de l’expression.
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
Animation : Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme, Avocat
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée
par Philippe Coen & Charles-Edouard Renault – Avocat
Programme sujet à changements
(*sous réserve)

Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org
Organisation / logistique: Me Lashawn Snider
En collaboration avec :
AKADEM & le Forum INACH des 10 et 11 octobre (matin)
Virtual Citizenship and Social Responsibility
1st international Conference for the protection of the virtual environment

 

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Les casques ne sont pas protégeables par le droit d’auteur au Royaume-Uni

Une décision relative au litige opposant les studios de George Lucas au fabricant britannique de copies des casques portés par les soldats de l’Empire dans la saga Star Wars vient d’être rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni[1]. Celle-ci vient de statuer en faveur d’Andrew Ainsworth, un des concepteurs des casques.

En 1976, M. Ainsworth a contribué à la conception et à la fabrication des casques blancs originaux. Sur instructions de Georges Lucas quant à leur design, M. Ainsworth a fabriqué le moule qui a permis de fabriquer 50 casques  pour le film.

Par la suite, M. Ainsworth a commercialisé des copies de ces casques à des fans de la série sur Internet sans l’accord de la société de films.

En 2004, a débuté la bataille juridique, aux Etats-Unis tout d’abord, entre la société de films de G. Lucas et M. Ainsworth. La société de G. Lucas poursuivait M. Ainsworth pour violation des droits de propriété intellectuelle et réclamait 20 millions d’euros de dommages et intérêts. En 2005, la société de G. Lucas a obtenu gain de cause mais la décision ne pouvait s’appliquer sur le territoire britannique.

Le litige s’est donc poursuivi au Royaume-Uni.  Devant la Haute Cour et la Cour d’Appel, la société de films de G. Lucas avançait que M. Ainsworth n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur ces moules. A l’inverse, M. Ainsworth considérait posséder ces droits en tant que créateur.

Le tribunal de première instance a estimé que le casque n’était pas couvert par le droit d’auteur puisqu’il n’était pas considéré comme une œuvre d’art. Elle a par ailleurs, déclaré qu’un jugement prononcé aux Etats-Unis ne pouvait être appliqué au Royaume-Uni. La Cour d’Appel[2] a, par la suite, confirmé la décision du tribunal de première instance sur ces points.

Pour savoir si M. Ainsworth était en droit de fabriquer des copies du casque sur la base du moule original et de les vendre, il a fallu déterminer si ces casques pouvaient être qualifiés d’œuvres d’art et en particulier de sculpture.

Si ces casques sont protégés par droit d’auteur, leur fabrication et leur vente par M. Ainsworth constitueraient une violation des droits d’auteur. Cependant, en vertu, de la section 4 du Traité anglais sur le Copyright (Copyright Designs and Patent Act 1988), les œuvres tridimensionnelles ne sont reconnues comme des œuvres de l’esprit, protégeables par le droit d’auteur que si elles constituent des « sculptures » ou des « œuvres d’artisanat d’art ». En outre, même si les dessins réalisés par l’artiste lui-même sont protégés conformément à l’article 51 du CDPA, il n’y a pas d’atteinte à de tels dessins à moins que l’œuvre en résultant constitue une œuvre d’art et en l’espèce une sculpture.

Les deux cours ont déclaré que les casques n’étaient pas des sculptures puisqu’elles n’étaient pas conçues dans un but artistique mais dans un but fonctionnel.

La société de films de G. Lucas a ensuite porté l’affaire devant la Cour Suprême britannique.  Celle-ci a déclaré que le casque ne pouvait pas être qualifié de sculpture et qu’ainsi ne bénéficiait pas de la protection par le droit d’auteur de 70 après la mort de l’auteur. En effet, selon elle, le casque avait une fonction utilitaire dans le sens où il contribuait à la réalisation du film et c’était le film en lui-même qui devait être considéré comme l’œuvre d’art. Au mieux, la protection de 15 ans est accordée aux œuvres de design en Angleterre mais cette période étant écoulée, le casque est tombé dans le domaine public.


[1] Lucasfilm Limited and others v. Ainsworth and another [2011] UKSC 39

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Les plateformes de téléchargement d’applications mobiles : les droits de propriété intellectuelle malmenés

Avec l’émergence des smartphones et des tablettes tactiles, le développement d’applications mobiles est un marché en pleine expansion. Afin de promouvoir leur propres applications ainsi qu’offrir une vitrine aux développeurs tiers, plusieurs sociétés ont mis en place des plateformes mobiles de distribution de ces applications, telles Google avec l’Android Market, Apple avec l’App Store ou encore R.I.M. avec le [Blackberry] App World. Celles-ci ont permis plus de 20 milliards de téléchargement et proposent plusieurs milliers de nouvelles applications chaque jour. Elles sont aujourd’hui une quarantaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Tant les applications elles-mêmes que leurs pages sur les plateformes sont susceptibles de porter  atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, parmi les atteintes les plus fréquentes l’on peut citer différents cas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et notamment :

  • La reprise d’une marque dans le titre d’une application
  • La reprise d’une marque dans l’application elle-même (dans le cas de fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux par exemple)
  • Le développement de clones d’applications existantes
  • La reprise de marques dans des fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux

Ces atteintes ne sont pas nouvelles dans le monde informatique. En revanche, la particularité de ces « apps markets » est qu’ils concentrent ces atteintes et augmentent leurs effets en segmentant les résultats de recherche (principe des moteurs de recherche verticaux). Ainsi, une application illégitime pourra se voir bien référencée sur une plateforme sur laquelle le nombre d’applications de la même catégorie ou associées aux mêmes mots-clés est peu élevé. De plus, le contenu des plateformes n’est pas forcément indexé sur les moteurs de recherche généralistes. Une surveillance de ceux-ci ne fera donc pas apparaître ces atteintes.

Le régime de responsabilité auquel sont soumises ces plateformes de téléchargement est variable. En effet, si l’on suit la logique de la Cour de cassation[1], le régime de l’éditeur s’applique à l’auteur des titres et des liens hypertextes, celui qui détermine et vérifie les contenus du site, qui joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. A l’inverse, pour bénéficier du statut d’hébergeur, il est nécessaire de respecter un critère de neutralité vis-à-vis du contenu.

Dans le cas des « apps markets », les titres et le contenu des applications et des pages correspondantes sont déterminés par les développeurs (en accord avec les conditions d’utilisation des plateformes). En ce qui concerne la vérification du contenu, chaque plateforme a sa propre politique. Ainsi, l’App Store, l’App World ou l’Android Appstore disposent d’une procédure de vérification préalable des nouvelles applications, plus ou moins contraignante. Ces plateformes pourraient donc être soumises au régime des éditeurs de contenu, qui les rendraient responsables du contenu des applications qu’ils proposent.

Au cours du seul mois de février, l’Android Market à lui seul a reçu 206 notifications dont la moitié concernait des droits de marque. Parmi elles, 31 émanaient de Facebook suite à la reprise de sa marque dans le titre ou l’icône d’une application développée par un tiers[2].

Il semble donc judicieux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle de procéder à une surveillance constante de ces nouvelles plateformes afin de détecter tout usage non autorisé.


[1] Cass 1ère civ., 17 février 2011, M. O.X. c/ Bloobox.net

[2] http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=648

 

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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Singapour 2011 : l’Icann lance les new gTLDs

Le 20 juin 2011 à la conférence de Singapour, le conseil d’administration (Board) de l’Icann a voté à une marge majorité le lancement des new gTLDs. Après des échanges houleux avec les représentants des gouvernements (GAc) la veille, et malgré des désaccords persistants, le Board a décidé d’aller de l’avant et d’approuver le guide de candidature en l’état, tout en indiquant que des modifications seront apportées dans les semaines et mois à venir.

Les principaux points d’achoppement concernaient la protection des marques lors des périodes de Sunrise ainsi les inquiétudes des autorités chargées de la concurrence (UE et USA) concernant la séparation des fonctions de Registry (organisme en charge de la gestion des extensions) et de Registrar (sociétésn commercialisant les noms de domaine). En effet, les mesures contestées sont les suivantes:
– Obligation d’apporter des preuves d’usage pour participer aux phases de Sunrise (lancement des extensions) et URS (procédure rapide de résolution des litiges pour les cas manifestes de cybersquatting). Il faut néanmoins noter que l’inscription des marques dans la Trademark Clearinghouse se fera pour toutes les marques enregistrées, sans nécessité d’apporter de preuve d’usage;
– Fin de la séparation des fonctions de registre et de registrar, une société pouvant alors proposer les deux services sous certaines conditions.

New gTLDs : les dates à retenir

12 janvier 2012 : ouverture de la période de candidature
12 avril 2012 : fermeture de la période de candidature Fin avril 2012 : publication des dossiers de candidature Novembre 2012 : publication des premiers résultats des évaluations initiales

Quelles stratégies pour les titulaires de marques ?

Le programme est désormais lancé et il devient nécessaire pour les titulaires de marques de se positionner rapidement sur l’opportunité d’être candidat à une extension de type .marque ou .société.
En effet, la fenêtre de candidature s’ouvrira dans moins de 7 mois; la période de candidature sera elle-même de 3 mois seulement.
Les délais à un processus de décision et les travaux nécessaires à la préparation d’un dossier de candidatures sont nécessairement longs au sein d’une entreprise. Il convient donc de mener dès à présent les études préalables permettant de se déterminer face à la candidature d’un extension pour sa société.

Comment envisager le futur?

L’Icann a précisé que le prochain cycle de candidatures ne s’ouvrira qu’une fois la majorité des dossiers du 1er cycle traités et vérifié que la stabilité du DNS n’est pas compromise par le nombre de nouvelles extensions déléguées. En fonction du nombre de dossiers traités dans le 1er cycle (évalué entre plusieurs centaines et plusieurs milliers), il est probable que le prochain cycle ne débutera pas avant plusieurs années.

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xxx : quelle stratégie pour les titulaires de marques ?

Le 31 mars 2011, l’Icann et ICM Registry ont signé le contrat de délégation du domaine de premier niveau (TLD) .xxx, mettant un point final à une saga qui durait depuis plusieurs années. Initialement accepté par l’Icann dans le cycle de création d’extensions en 2004, cette dernière avait fait volte-face suite aux pressions du gouvernement américain pour finalement rejeter le dossier présenté par ICM Registry. Après plusieurs années de discussions et contre l’avis des représentants des gouvernements, l’Icann a finalement accepté la création d’un domaine dédié à l’industrie adulte.

.xxx : quelle organisation ? quel public ?

Le TLD .xxx fait partie de la catégorie des sponsored TLD (sTLD), c’est-à-dire des domaines destinés à une communauté et dont les règles d’enregistrement permettent de contrôler la validité des demandes d’enregistrement. Le .xxx rejoint ainsi le groupe des sTLD comprenant les TLD .aero, .asia, .cat, .coop, .edu, .gov, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .tel, .travel.

Le .xxx étant intrinsèquement un TLD contesté pour des raisons culturelles, une organisation originale a été mise en place pour sa gestion :
– Une société faisant office de registre, ICM Registry et dont le rôle est d’assurer la bonne gestion technique de l’extension ;
– Une société spécifique dédiée à l‘application des règles de fonctionnement du registre (dont les règles d’enregistrement), l’IFFOR ( International Foundation for Online Responsibility). Cette société à but non lucratif est financée directement par une taxe sur les enregistrements et renouvellements de noms de domaine dans le .xxx.

Le .xxx faisant partie des sTLD, les règles d’enregistrement sont fixées dans le contrat de délégation de l’Icann. Ces règles précisent que l’enregistrement de noms sous .xxx est limité aux membres de la communauté sponsorisée, à savoir les sociétés proposant en ligne du contenu adulte à orientation sexuelle, leurs représentants, ainsi que les fournisseurs de produits ou services à ces sociétés. La définition de l’industrie adulte reste imprécise mais le panel de sociétés pouvant enregistrer un nom de domaine sous .xxx sera relativement large. Il faut toutefois noter que l’enregistrement de noms de domaine par des particuliers ou des sociétés non liées à ce secteur d’activité ne sera pas autorisé.

Ces règles ne sont modifiables que par renégociation du contrat de délégation avec l’Icann.

.xxx : quelles sont les procédures d’enregistrement ?

Les règles d’enregistrement d’un nom sous .xxx suivent une procédure stricte, et les règles d’exploitation du nom enregistré sont également soumises à condition. La procédure comportera ainsi :
– Une vérification d’éligibilité à un nom sous .xxx,
– Une authentification du demandeur,
– Un marquage des sites comportant l’approbation de l’IFFOR,
– Un consentement à une surveillance des sites exploités.

Le titulaire du nom de domaine sous .xxx doit s’engager à :
– Ne pas publier de contenu en rapport avec de la pédopornographie,
– Ne pas enfreindre de droits de tiers (marques ou noms patronymiques),
– Ne pas avoir de comportement malveillant,
– Suivre les bonnes pratiques telles que définies par l’IFFOR.

Si l’enregistrement sous anonymat sera autorisé, celui-ci se fera uniquement par des sociétés agréés une fois que le demandeur aura été identifié. L’inexactitude des données whois pourra conduire à l’annulation de l’enregistrement d’un nom de domaine. En cas d’atteintes répétées, un titulaire pourra se voir définitivement banni du .xxx.

.xxx : détails de la période de lancement

L’ouverture de l’extension <.xxx> va débuter par une double période de Sunrise de 30 jours. Cette Sunrise doit permettre des enregistrements positifs (sunrise A) pour les titulaires de noms de domaine de l’industrie du X dans une extensions existante (.com, .net ou autres) et des enregistrements négatifs (Sunrise B) pour les titulaires de droits ne relevant pas de l’industrie du X. L’enregistrement sera ensuite ouvert aux autres acteurs de l’industrie du X.

La Sunrise A permettra aux titulaires de noms de domaine de l’industrie du X de demander l’enregistrement de noms de domaine sous .xxx. En cas de conflit entre plusieurs demandeurs pour un nom identique, l’attribution se fera selon un système d’enchères fermées entre les demandeurs.

La Sunrise B a vocation à permettre aux titulaires de droits de déclarer leurs marques pour tenter de bloquer leur enregistrement sous forme de noms de domaine sous <.xxx>. En cas de tentative d’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant une marque inscrite auprès du registre, le demandeur et le titulaire des droits recevront une notification. Le titulaire de droits pourra alors entamer une procédure STOP (Start Up Trademark Opposition Proceeding) devant le registre qui lui permettra de notifier ses droits au demandeur. Ce dernier pourra néanmoins continuer le processus d’enregistrement et se voir attribuer le nom de domaine s’il remplit les conditions d’enregistrement du .xxx.

Ces enregistrements défensifs sont accessibles aux titulaires de marques. Des copies d’enregistrements de marque seront demandées. D’autres documents pourront être demandés au cas par cas par le Registre lors de l’examen des demandes.

Avant le lancement de la sunrise B, les titulaires de marque ne relevant pas de l’industrie du X peuvent commencer à se préparer à l’ouverture de l’extension <.xxx> par des actions de pré-blocage auprès du Registre.

Ce pré-blocage consiste à soumettre un terme correspondant à une marque du titulaire de droit, un nom patronymique ou un nom de domaine dans une autre extension au Registre pour solliciter une « pré-réservation » du terme. Cette demande peut être faite par le titulaire de droit directement ou par son représentant.
L’attribution de ces « pré-réservations » n’est pas automatique. Le Registre s’est en effet réservé un pouvoir souverain d’appréciation des demandes de pré-réservation. Aucune taxe officielle n’est prévue pour les « pré-réservations ».

Si une « pré-réservation » est acceptée par le Registre, il ne s’agit pas d’un blocage anticipé. Si elle est obtenue, elle permet d’obtenir à l’avance une notification du Registre concernant les dates officielles et la disponibilité de la marque demandée – autrement dit, si d’autres demandes ont été faites pour la réservation de la marque en cause dans l’extension <.xxx>. La notification du registre devrait également comprendre de plus amples informations sur les documents justificatifs à réunir pour procéder à un enregistrement défensif pendant la période de Sunrise B.

.xxx : quelles procédures de résolution des litiges ?

Trois procédures de résolution des litiges seront mises en place :
– La classique procédure UDRP s’appliquera aux enregistrements actifs pour les titulaires de droits de l’industrie du X,
– Une procédure spécifique CEDRP s’appliquera aux enregistrements défensifs (donc non exploités) pour les titulaires de droits ne faisant pas partie de l’industrie du X. Les règles d’application de cette procédure ne sont pas encore fixées,
– Une procédure d’annulation rapide (48h) des noms de domaine pour les cas évidents de cybersquatting (par exemple enregistrement à titre de nom de domaine d’une marque notoire et bonne foi du titulaire inconcevable).

.xxx : quelle politique pour les titulaires de droits ?

Une vaste campagne de communication a été lancée par plusieurs bureaux d’enregistrement visant à inciter les titulaires de marques à faire valoir leurs droits et les enregistrer pour la phase de Sunrise B. Cette campagne qui n’est pas sans rappeler certaines pratiques de slamming doit cependant être remise dans le contexte du .xxx aujourd’hui et il convient d’en apprécier les limites :
– Les enregistrements négatifs ne sont pas encore ouverts, seule une pré-réservation étant aujourd’hui possible,
– L’inscription des marque ne bloquera pas a priori tout enregistrement litigieux mais déclenchera une procédure de notification des demandeurs et ayant droits, l’enregistrement du nom litigieux pouvant finalement être effectif,
– Les titulaires de droits du X seront prioritaires sur les autres titulaires de droits.

Au vu du contexte, il est conseillé d’évaluer le rapport coût/bénéfices de cette Sunrise B qui s’apparente plus à une surveillance améliorée de la marque parmi les noms de domaine, les actions de défense restant similaires à celles déjà applicables dans les autres extensions.

Le service de surveillance proposé par notre cabinet sera étendu à la détection des noms de domaine enregistrés sous .xxx.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister afin de protéger au mieux vos marques dans l’extension .xxx.

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L’ouverture de la procédure d’opposition en Italie en matière de droit des marques à compter du 1er juillet 2011

A partir du 1er juillet 2011, il sera possible pour des titulaires de marques antérieures de former opposition. Cette opposition peut être faite soit contre une demande d’enregistrement de marque italienne déposée à partir du 1er mai 2011 soit contre une demande de marque internationale visant l’Italie, publiée dans la gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011. Cette procédure d’opposition doit déroulera devant l’Office italien des Brevets et des Marques (UIBM).

Elle ne peut être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs, et notamment des marques enregistrées ou déposées antérieures ayant effet en Italie qui sont :

– soit identiques à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ;
– soit identiques ou similaires à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque. Après examen de la recevabilité de l’opposition, suivra une période de cooling-off de deux mois pendant laquelle un règlement amiable pourra être trouvé entre les parties. Cette période peut être prorogée jusqu’au 12 mois à la demande des deux parties.

En l’absence de règlement amiable, une procédure contradictoire s’instaure et les parties échangeront leurs arguments. Le déposant pourra également demander la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.

Enfin, l’Office Italien des marques se prononcera dans le délai de 24 mois à compter de la date d’opposition en rendant, soit une décision de rejet, soit une décision d’acceptation totale ou partielle de l’opposition. Un appel pourra éventuellement être formé dans les 60 jours suivant le rendu de la décision.

La partie perdante pourra être condamnée aux remboursements des frais selon un barème établi.

Cette ouverture de la procédure d’opposition en Italie permet de régler à moindre cout et rapidement tout dépôt de marque litigieux.

Il est donc recommandé de surveiller les demandes de marque ayant effet en Italie pour pouvoir s’y opposer dans les délais impartis.

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Chine : recrudescence du slamming en matière de marques

Le slamming, aussi connu sous le nom de chantage à l’enregistrement, peut être défini comme « une pratique illicite visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités »[1]. Cette pratique existe depuis des années et s’étend à plusieurs domaines, principalement en matière de télécommunications et de propriété intellectuelle.

En matière de marques, le slamming a notamment pris la forme de fausses factures concernant l’enregistrement d’une marque par un office fictif reprenant des noms et des logotypes similaires à ceux d’offices existants. Il pouvait également s’agir de sollicitations d’inscription payante à un registre non officiel ou de chantage à l’enregistrement d’une marque similaire à celle du destinataire dans un pays étranger.

Une nouvelle tendance semble avoir fait surface récemment. Des agents de marques chinois envoient des courriels ou des faxes à des détenteurs de marques pour les prévenir, disent-ils, du dépôt récent d’une marque identique. Ils prétendent qu’il est possible de déposer une demande d’enregistrement préalable afin de préempter la demande adverse.

Naturellement, il n’existe pas de telle procédure en droit chinois. La seule possibilité de réagir est soit d’engager une procédure d’opposition dans les trois mois de la publication dudit dépôt soit d’engager une procédure d’annulation après l’enregistrement de la marque.

Il est donc nécessaire de traiter avec la plus grande méfiance toute facture ou alerte de ce type. Nous vous invitons à nous contacter dans un tel cas.

 

Une liste non exhaustive des formulaires factices portés à l’attention de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)  est disponible à cette adresse : http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

[1] http://www.afnic.fr/data/divers/public/guide-slamming-afnic.pdf

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