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Introduction : un litige emblématique

Dans l’arrêt du 16 février 2016 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le différend opposait la société Le Fournil, titulaire de la marque française semi-figurative  « » désignant du pain et des services de boulangerie et exerçant son activité sous le nom commercial et d’enseigne « La Fuette », à la société Coup de Pâtes, qui commercialisait un pain précuit dénommé « Fusette ». Soutenant que cette dénomination portait atteinte à sa marque, Le Fournil a engagé une action en contrefaçon. En réponse, Coup de Pâtes a sollicité la déchéance de la marque la Fuette pour défaut d’usage sérieux.

Le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d’appel ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, apportant des clarifications majeures notamment sur l’exigence d’usage sérieux de la marque. L’article qui suit revient sur cette décision et expose les enseignements pratiques à en tirer pour la gestion et la défense de sa marque.

Le cadre juridique : l’article L. 714-5 du CPI et la notion d’usage sérieux

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque s’expose à sa déchéance s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf justes motifs.

Un usage sérieux implique que l’usage doit être réel, public, et conforme à la fonction essentielle de la marque : garantir l’origine des produits ou services. La preuve peut être apportée par tout moyen, à condition qu’elle révèle une exploitation authentique et suffisamment significative, et non une utilisation de pure forme.

Ce dispositif s’accompagne d’une règle particulière : la reprise d’usage de la marque dans les trois mois précédant l’introduction d’une demande en déchéance ne peut être prise en compte que si elle intervient avant que le titulaire n’ait eu connaissance de cette demande ou de son imminence. Cette règle, souvent méconnue, joue un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.

L’ensemble de ces éléments montre que l’évaluation de l’usage sérieux reste profondément contextuelle, dépendant tant de la nature des produits ou services que des modalités concrètes d’exploitation. C’est précisément sur ces aspects que la décision commentée apporte un éclairage utile.

Analyse approfondie de la décision du 16 février 2016 de la Cour de cassation

Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 11 octobre 2012, et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, ont prononcé la déchéance de la marque « La Fuette », estimant que son usage n’était pas sérieux dès lors qu’elle n’était ni apposée sur les pains ni exploitée avec son logo figuratif, et que les éléments produits (tickets, sacs, panonceaux) ne démontraient que l’activité de la boulangerie.

Les juridictions ont également jugé que l’usage du seul élément verbal altérait la distinctivité du signe. Enfin, les preuves d’usage ont été écartées au motif qu’elles étaient postérieures à la période des trois mois précédant l’introduction de la demande en déchéance, sans vérifier si le titulaire de la marque en avait connaissance.

Par un arrêt du 16 février 2016 (n° 14-15.144), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue casser et annuler la décision de la cour d’appel de Paris.

La nécessité d’un faisceau d’indices complet et cohérent

La Cour de cassation a reproché aux juges du fond d’avoir adopté une approche restrictive quant aux preuves d’usage.

La marque ne pouvant être matériellement apposée sur un pain fabriqué en boulangerie, il appartenait à la cour d’appel de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur lesquels la marque pouvait être également apposée : sacs à pain, étiquettes, publicité, enseigne, factures associées aux produits vendus, et non la seule absence d’apposition sur l’aliment lui-même.

La haute juridiction rappelle que l’usage sérieux doit être apprécié globalement, à partir d’un faisceau d’indices convergents, et non au regard d’un seul élément isolé.

L’usage du seul élément verbal : une forme modifiée acceptable

Le second apport majeur de la décision concerne la valeur de l’élément verbal « La Fuette », sans son élément figuratif « ».

La Cour de cassation estime que la cour d’appel aurait dû déterminer si l’élément verbal constituait l’élément distinctif dominant de la marque semi-figurative. Si tel est le cas, l’usage du mot seul peut suffire à démontrer un usage sérieux, dès lors qu’il ne dénature pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Cette analyse s’inscrit dans la jurisprudence européenne constante, qui reconnaît la prépondérance habituelle de l’élément verbal dans la perception du consommateur. En effet, l’arrêt de principe de la CJCE « Sabel » du 11 novembre 1997 (CJCE, 11 nov. 1997, Sabel, affaire C-251/95) admet qu’une « appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen joue ainsi un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ».

La prise en compte des preuves d’usage dans la période critique des trois mois

L’arrêt rappelle enfin que la reprise de l’usage intervenant dans les trois mois précédant la demande en déchéance peut « sauver » la marque, mais uniquement si le titulaire n’avait pas connaissance de cette menace.

La cour d’appel a écarté certaines preuves d’usage au motif qu’elles étaient postérieures à cette période. La Cour de cassation juge que cette exclusion était juridiquement erronée : il convenait au préalable de vérifier si Le Fournil était au courant ou non de la demande en déchéance formulée à l’encontre de sa marque à la date des preuves d’usage fournies.

Enjeux pratiques pour les titulaires de marques

Cette décision éclaire plusieurs points essentiels pour la gestion raisonnée des portefeuilles.

• Les marques semi-figuratives doivent être exploitées sur tous supports adaptés à la nature du produit, même lorsque celui-ci ne permet pas une apposition directe.
• La preuve d’usage peut reposer sur une variété de documents : tickets, affichages, supports commerciaux, emballages, communication digitale ou traditionnelle.
• L’usage de la seule composante verbale peut suffire s’il s’agit de l’élément dominant du signe.
• Le calendrier joue un rôle déterminant : toute menace de déchéance doit être anticipée afin de sécuriser une reprise d’usage pertinente et datée.

Pour en savoir plus concernant l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Recommandations stratégiques

À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît indispensable pour les titulaires de marques d’adopter une gestion rigoureuse et anticipée de la preuve d’usage. La conservation systématique et datée de tous les supports d’exploitation (emballages, PLV, publicités, communication numérique, factures) demeure le fondement d’une preuve solide.

Dès le dépôt de la marque, l’identification de l’élément distinctif dominant permet de guider les modalités d’exploitation et d’assurer la cohérence entre la marque déposée et la marque utilisée.

En cas de baisse d’exploitation, une reprise d’usage organisée et documentée doit être envisagée rapidement pour prévenir tout risque de déchéance. La preuve doit toujours reposer sur un faisceau d’indices convergents plutôt que sur un document isolé.

Enfin, lorsque l’usage réel diffère du signe enregistré, le dépôt de variantes pertinentes peut constituer une stratégie efficace pour sécuriser durablement la protection.

Conclusion

L’arrêt du 16 février 2016 confirme une approche pragmatique : l’usage sérieux doit être apprécié en fonction de la réalité de l’exploitation commerciale et des contraintes propres au produit concerné. Il consacre également la validité potentielle de l’usage du seul élément verbal d’une marque semi-figurative lorsqu’il constitue l’élément dominant du signe.

Cet arrêt constitue une décision de référence, en particulier pour les titulaires de marques semi-figuratives dont l’exploitation s’effectue en partie via des supports ne permettant pas l’apposition directe du signe sur le produit. Cette jurisprudence est une invitation à documenter rigoureusement l’usage, à valoriser tous les supports d’exploitation et à structurer une stratégie probatoire solide et préventive.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’usage sérieux d’une marque ?

Il s’agit d’une exploitation réelle et effective de la marque dans la vie des affaires, permettant d’en assurer la fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits ou services.

2. Une marque peut-elle être sauvée si le titulaire prouve que l’absence d’usage est due à des “justes motifs” au sens de l’article L. 714-5 ?

L’article L. 714-5 du CPI prévoit expressément que la déchéance ne peut être prononcée si l’absence d’usage est justifiée par des justes motifs. La jurisprudence les interprète de manière stricte : il doit s’agir d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire, présentant un lien direct avec la marque et empêchant objectivement son exploitation. Sont par exemple admis des cas de force majeure, des interdictions administratives imprévisibles, des litiges en cours bloquant légitimement l’exploitation ou encore des difficultés réglementaires insurmontables. En revanche, les obstacles économiques, les choix stratégiques internes, un changement d’activité ou une simple réorganisation commerciale ne constituent pas des justes motifs.

3. Comment sécuriser efficacement les preuves d’usage ?

Le titulaire de la marque doit conserver systématiquement et de manière datée tous les supports d’exploitation, documenter régulièrement l’usage réel, analyser la structure de la marque pour identifier son élément dominant, et, si nécessaire, envisager le dépôt de variantes correspondant aux formes réellement exploitées.

4. L’usage d’une marque dans une forme modernisée (nouveau design, typographie actualisée) est-il accepté comme usage sérieux ?

Oui, à condition que la modernisation n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré. Selon la jurisprudence, une marque exploitée dans une version actualisée, c’est-à-dire avec un changement de police, une simplification graphique ou un ajustement stylistique, reste un usage valable si l’élément distinctif dominant demeure reconnaissable. Toutefois, une refonte profonde modifiant la structure, la signification ou la perception du signe peut rompre la continuité d’usage.

5. L’usage numérique (site web, réseaux sociaux) peut-il constituer une preuve d’usage ?

Oui. Les supports digitaux, lorsqu’ils présentent la marque de manière visible et dans un contexte commercial effectif, constituent des preuves parfaitement admissibles dans un faisceau d’indices démontrant l’usage sérieux.

Introduction

L’arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant la marque « Le Petit Marseillais » à « Le P’tit Zef » constitue une décision de référence en matière de protection des marques dans le secteur des produits cosmétiques et d’hygiène. En validant la distinctivité du signe antérieur et en sanctionnant l’imitation constituée par la marque postérieure, la Cour a confirmé une approche exigeante de la lutte contre les stratégies d’appropriation parasitaire.

Au-delà du litige particulier, cette décision illustre la manière dont les juridictions françaises appréhendent aujourd’hui la valeur économique des marques, la construction d’un univers commercial cohérent et la protection des investissements immatériels. Elle s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à garantir une sécurité juridique renforcée aux titulaires de droits.

La validité de la marque « Le Petit Marseillais »

La société CILAG GmbH International, titulaire de la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3 pour désigner des savons et produits cosmétiques a engagé une action en contrefaçon contre Monsieur Philippe LE HIR, , titulaire de la marque « Le P’tit Zef ». En réaction, il a soulevé la nullité du signe invoqué à son encontre, au motif allégué de son caractère trompeur.

En l’espèce, le titulaire de la marque « Le P’tit Zef » tentait de justifier sa position en soutenant que la marque « Le Petit Marseillais » serait de nature à induire le public en erreur, en laissant croire à un véritable savon de Marseille, alors qu’il n’en serait rien… Or, l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle  rappelle que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La Cour d’appel rappelle que le terme « savon de Marseille », bien que présent dans l’imaginaire collectif, ne constitue pas une indication géographique protégée mais renvoie à une méthode de fabrication traditionnelle. Cette conclusion est tirée notamment d’une page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia produite aux débats, selon laquelle le savon de Marseille est défini par son procédé de fabrication et non par une origine géographique exclusive, ce que confirme la réglementation encadrée par la DGCCRF.

La cour en déduit que, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, la dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne pas nécessairement un produit fabriqué à Marseille ou en Provence, mais une marque évocatrice s’inscrivant dans un univers marketing identifiable, supporté par l’élément figuratif représentant un enfant en tenue maritime sur le packaging des produits.

Cette analyse conduit la Cour à écarter l’argument tiré du caractère trompeur du signe et, par voie de conséquence, à rejeter l’action en nullité formée en réplique, confirmant ainsi la validité de la marque « Le Petit Marseillais » en tant que signe distinctif protégeable.

Le caractère contrefaisant de la marque « Le P’tit Zef »

Une fois la validité de la marque antérieure confirmée, la Cour entreprend l’analyse du risque de confusion entre les signes « Le Petit Marseillais » et « Le P’tit Zef », au regard des produits qu’ils désignent, tous identifiés en classe 3.

La Cour d’appel relève d’abord que les signes partagent une forte proximité de construction linguistique, l’élément d’attaque des deux marques étant quasi similaire (« Le Petit » / « Le P’tit »). Même si les termes « Marseillais » et « Zef » diffèrent visuellement et phonétiquement, cette distinction ne suffit pas à exclure toute confusion.

Au plan conceptuel, les juges considèrent que les deux signes renvoient à des images comparables : celle d’un enfant évoquant une ville portuaire française importante, Marseille pour la marque antérieure et Brest pour « Le P’tit Zef ». Cette interprétation conduit à estimer que le public peut être amené à percevoir « Le P’tit Zef » comme une déclinaison régionale ou une variation thématique étroitement associée à la marque antérieure.

La Cour va jusqu’à intégrer dans l’analyse la perception des éléments figuratifs apposés sur les emballages, qui présentent des configurations visuelles comparables, renforçant ainsi l’impression d’association entre les deux marques.

Cette appréciation globale conduit les juges à retenir l’existence d’un risque de confusion et d’association, et donc à caractériser une contrefaçon de la marque « Le Petit Marseillais » par l’usage de la marque « Le P’tit Zef ».

Les enseignements opérationnels et stratégiques pour les titulaires de marques

L’arrêt du 12 avril 2016, confirme d’une part qu’une marque évoquant une région ou une tradition (ici, celle du savon de Marseille) n’est pas, par principe, de nature à induire le public en erreur, dès lors que l’appréciation globale des éléments perceptibles par le consommateur, y compris figuratifs, permet d’identifier clairement l’origine réelle des produits et d’écarter toute fausse évocation géographique.

D’autre part, l’appréciation du risque de confusion s’élargit au-delà des simples éléments verbaux. L’arrêt illustre que l’analyse globale des juges intègre des éléments conceptuels et figuratifs relatifs à la représentation visuelle des signes, renforçant la protection offerte à une marque forte lorsqu’un concurrent use de marques présentant un univers graphique ou conceptuel proche.

Il apparaît toutefois que la position de la Cour repose largement sur une lecture réaliste de la perception du consommateur moyen et non sur une interprétation stricte des éléments descriptifs ou géographiques.

Conclusion

L’arrêt du 12 avril 2016 de la Cour d’appel de Paris confirme que la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3, n’est pas trompeuse au sens de l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle, même si elle évoque une fabrication réputée traditionnelle.

Cette décision valide une lecture contextuelle du comportement du consommateur et de la perception des signes dans leur ensemble. Elle illustre également que la comparabilité globale des signes peut suffire à caractériser une contrefaçon lorsqu’un concurrent développe une marque proche, tant sur le plan visuel que conceptuel.

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FAQ

1. Une marque peut-elle évoquer une origine géographique sans être considérée comme trompeuse ?
Oui. Une marque peut évoquer une région ou un territoire dès lors que cette évocation ne conduit pas le consommateur à croire, de manière erronée, que les produits proviennent effectivement de ce lieu. Dans cette affaire, la Cour a estimé que « Le Petit Marseillais » renvoyait à un univers marketing et non à une garantie d’origine géographique.

2. Le lieu réel de fabrication des produits est-il déterminant pour apprécier la validité d’une marque ?
Non, pas systématiquement. Le lieu de fabrication n’est juridiquement déterminant que si la marque laisse croire explicitement à une origine protégée ou certifiée. En l’absence d’indication géographique officielle, le simple décalage entre l’évocation du signe et le lieu réel de production ne suffit pas à caractériser une tromperie.

3. Des termes différents suffisent-ils à écarter un risque de confusion ?
Non. La présence de termes différents ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Les juges apprécient l’ensemble du signe, sa structure, son rythme, son positionnement et son impact global. Dans cette affaire, malgré les différences entre « Marseille » et « Zef », la proximité d’ensemble a été jugée déterminante.

4. Le packaging et la présentation commerciale influencent-ils l’analyse juridique de la contrefaçon ?
Oui. Les tribunaux prennent en compte la présentation globale des produits, notamment les éléments graphiques, les couleurs, les illustrations et l’univers visuel. Lorsque ces éléments renforcent la proximité entre deux marques, ils peuvent contribuer à caractériser une imitation.

5. Que risque une entreprise qui adopte une marque trop proche d’un concurrent établi ?
Elle s’expose à une action en contrefaçon pouvant entraîner l’interdiction d’usage du signe, le retrait des produits du marché, le versement de dommages-intérêts et, parfois, la destruction des supports litigieux. Elle peut également subir un préjudice commercial durable lié à la perte de crédibilité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.