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Dreyfus et la Protection des Droits de Propriété Intellectuelle en Europe : Une Analyse

Depuis sa création, Dreyfus s’est affirmé comme un leader dans la gestion des droits de propriété intellectuelle (DPI) à l’échelle européenne. Face à l’essor du commerce mondial et aux problèmes croissants liés à la contrefaçon, l’entreprise offre un soutien inestimable aux organisations de toutes tailles pour protéger et valoriser leurs actifs immatériels. Cet article met en lumière les tendances récentes en matière d’application des DPI dans l’Union européenne (UE), tout en s’appuyant sur des jurisprudences majeures pour illustrer les enjeux et solutions actuels.

Un état des lieux de la lutte contre la contrefaçon en Europe

L’année 2023 a marqué une avancée notable dans les efforts de l’UE pour contrôler la contrefaçon. Plus de 152 millions d’articles contrefaits ont été interceptés, pour une valeur estimée à environ 3,4 milliards d’euros. Cela reflète une augmentation de 77 % par rapport à l’année précédente, soulignant l’efficacité accrue des mesures de surveillance et de contrôle grâce à la coopération internationale et aux avancées technologiques.

Catégories de produits les plus concernées

Les produits comme les « Jeux », « Jouets » et « CD/DVD enregistrés » dominent les saisies en volume. ependant, l’augmentation des infractions liées aux « matériaux d’emballage » et aux « étiquettes » révèle une nouvelle tendance où les contrefacteurs utilisent des composants neutres pour éviter les contrôles douaniers. Cette stratégie a été abordée dans l’affaire Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl (C-567/18, CJUE, 2020), où la Cour a précisé les responsabilités des plateformes de commerce électronique. En d’autres termes, l’entreprise n’est pas responsable au titre de la marque si elle ne participe pas activement à l’offre ou à la mise sur le marché des produits contrefaisants.

Performances des États membres

Dix pays européens se distinguent par leur contribution majeure aux saisies, avec l’Italie en première position (74 % des articles interceptés). La France, la Roumanie et l’Espagne figurent parmi les acteurs clés de ces opérations de contrôle. L’importance de la coopération transfrontalière est illustrée dans l’arrêt Top Logistics BV v. Bacardi & Company Ltd (C-379/14, CJUE, 2015), qui a clarifié les conditions de saisie des marchandises en transit dans l’UE.

Transport et stratégies de contournement

Les contrefacteurs exploitent divers modes de transport pour acheminer leurs produits. Les envois postaux représentent 37 % des cas, tandis que le transport maritime domine en volume, avec des conteneurs contenant des milliers d’articles.

Les marques au cœur des infractions

Les marques sont les droits les plus ciblés, constituant 84 % des infractions enregistrées en 2023. Les violations de droits d’auteur (7 %) et de dessins et modèles (3 %) sont également préoccupantes, reflétant l’importance des produits à forte notoriété.

Dreyfus : Un partenaire stratégique pour la protection des DPI

Spécialiste de la propriété intellectuelle, Dreyfus offre des services clés pour contrer les infractions :

  1. Surveillance proactive : L’entreprise utilise des technologies avancées pour repérer les violations potentielles sur les marchés physiques et en ligne.
  2. Gestion juridique : Avec une expertise juridique solide, Dreyfus accompagne ses clients dans les litiges liés aux DPI en collaborant avec les autorités nationales et internationales.
  3. Formation et sensibilisation : En éduquant les entreprises sur les meilleures stratégies de prévention, Dreyfus aide à renforcer leurs capacités internes.
  4. Partenariats institutionnels : L’entreprise collabore étroitement avec des organismes tels que l’EUIPO pour renforcer les mesures de protection sur le marché européen.

Perspectives et enjeux futurs

Plusieurs défis subsistent :

  • Assemblage local : Les contrefacteurs utilisent des stratégies innovantes pour assembler des produits non marqués en Europe, évitant ainsi les saisies à la frontière. Dans l’affaire Nintendo v. BigBen Interactive (CJUE, C-25/16, 2018), la CJUE a confirmé que les droits de propriété intellectuelle s’appliquent même lorsque les étapes de production sont sous-traitées.
  • Commerce électronique : La rapidité des transactions en ligne complique la détection et le suivi des infractions comme l’a souligné l’affaire Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, CJUE, 2010) qui a clarifié les responsabilités des plateformes publicitaires.
  • Disparités régionales : Les différences entre Etats membres en termes de ressources et de priorisation entravent une réponse coordonnée. L’arrêt Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd (TGI Paris, 2019) illustre l’impact des standards variables sur la protection des indications géographiques dans l’UE.

Pour relever ces défis, Dreyfus préconise une approche globale basée sur l’utilisation de technologies comme l’intelligence artificielle et le big data, ainsi qu’une meilleure harmonisation des procédures à travers l’Union européenne.

Conclusion

L’année 2023 représente un tournant dans la lutte contre la contrefaçon en Europe. Grâce à une combinaison d’efforts concertés, d’innovations technologiques et de décisions judiciaires majeures, l’UE est mieux équipée pour répondre à ces menaces. Dreyfus se positionne comme un acteur clé pour accompagner les entreprises dans ce combat essentiel, en contribuant à la protection des actifs immatériels et à la préservation de la compétitivité européenne. Avec des efforts concertés et des solutions innovantes, il est possible de réduire de manière significative l’impact de la contrefaçon sur l’économie et la société.

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure.

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Rétrospective 2024 : Propriété intellectuelle et innovation au cabinet Dreyfus

L’année 2024 a marqué une période riche en évolutions législatives, en innovations stratégiques, et en initiatives significatives pour le cabinet Dreyfus, spécialisé en propriété intellectuelle. Cette rétrospective met en lumière les moments forts, les analyses approfondies, et les outils développés pour accompagner les entreprises dans un monde juridique en perpétuel mouvement.

Articles phares et évolutions législatives

Le cabinet a analysé plusieurs évolutions majeures en 2024, parmi lesquelles :

  1. Nouvelles mesures européennes pour des emballages durables : Adoptées par le Parlement européen, ces mesures visent à réduire les déchets d’emballages et à promouvoir des alternatives écologiques. Des recommandations pratiques ont été proposées pour aider les entreprises à se conformer à ces nouvelles exigences.
  2. Modernisation du régime des dessins et modèles : Le « Paquet Dessins et Modèles », qui entrera en vigueur le 1er mai 2025, apporte des ajustements significatifs pour renforcer la protection des créations au sein de l’Union européenne. Les articles du cabinet ont expliqué ces changements et leur impact pour les entreprises créatives.
  3. Surveillance des marques sur les réseaux sociaux : Un sujet crucial à l’ère numérique. Le cabinet a exploré des stratégies avancées pour contrer les atteintes à la propriété intellectuelle en ligne et a introduit de nouveaux services pour surveiller les noms de domaine et l’image de marque des sociétés.

Services et outils modernisés

Pour répondre aux besoins croissants des clients, le cabinet a étendu ses services en matière de :

  1. Surveillance de vos marques, noms de domaines, réseaux sociaux et dessins & modèles : Une vigilance renforcée pour protéger vos actifs immatériels dans un environnement de plus en plus complexe.
  2. Accompagnement personnalisé : Le cabinet a développé des solutions sur mesure pour les startups et les entreprises émergentes, fournissant des outils adaptés à leurs ressources limitées.

Événements et internationalisation

Le cabinet a participé activement à des conférences internationales et a organisé des webinaires sur des thématiques variées, consolidant son rôle de leader dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Perspectives pour 2025

Pour 2025, le cabinet prévoit de poursuivre son exploration des nouvelles technologies, d’introduire des formations adaptées aux besoins spécifiques des clients, et de renforcer ses collaborations internationales.

Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, et collaborateurs une excellente année 2025, pleine de succès et de sérénité. Que cette nouvelle année soit marquée par des réalisations positives et une paix durable dans le monde.

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Optimisez Vos Actifs Immatériels avec le Diagnostic Stratégie PI

Chez Dreyfus, nous savons combien il est crucial de protéger et de valoriser les actifs immatériels de votre entreprise. C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement sur mesure avec le Diagnostic Stratégie PI, une initiative soutenue par Bpifrance.

Comprendre le Diagnostic Stratégie PI

Le Diagnostic Stratégie PI, mis en place par Bpifrance, est conçu pour aider les Start-ups, PME et ETI innovantes. Il s’agit d’une aide financière couvrant 80 % des coûts de conseil, jusqu’à un plafond de 10.000 € HT. Cette initiative vise à élaborer une stratégie de propriété intellectuelle (PI) adaptée, permettant de valoriser vos actifs immatériels comme les brevets, marques, dessins, modèles, logiciels et données.

 

 Les Objectifs du Diagnostic Stratégie PI

 

Le Diagnostic Stratégie PI a pour mission de renforcer votre stratégie de PI, essentielle pour le développement de votre entreprise. Les objectifs principaux incluent :

 

Identification et évaluation de vos actifs : Déterminer les points forts et les axes d’amélioration de vos actifs immatériels.

Sécurisation des relations professionnelles : Protéger les aspects PI dans vos interactions avec clients, partenaires et employés.

Élaboration d’un plan d’action : Mettre en place des actions concrètes pour la protection et la valorisation de vos actifs, alignées avec votre stratégie commerciale.

Analyse concurrentielle : Comprendre les stratégies de PI des autres acteurs du marché et anticiper les défis potentiels.

Processus de Mise en Œuvre

Le processus de réalisation du Diagnostic Stratégie PI se divise en plusieurs étapes :

 

  1. Évaluation initiale : Analyse des actifs immatériels existants par rapport à vos projets et votre marché.
  2. Définition de la stratégie : Élaboration d’une stratégie PI avec des actions spécifiques pour protéger et valoriser vos actifs.
  3. Mise en œuvre et formation : Propositions de formations adaptées et mise en place des recommandations.

 

 Coûts et Financement

Le coût total de la prestation varie entre 3.000 € HT et 10.000 € HT, selon la complexité de votre entreprise et vos besoins spécifiques. Grâce à la subvention de Bpifrance, couvrant 80 % des coûts, vous pouvez bénéficier d’un soutien financier allant de 2.400 € HT à 8.000 € HT.

 

Conditions d’Éligibilité

Le Diagnostic Stratégie PI s’adresse aux Start-ups, PME et ETI indépendantes immatriculées en France, comptant moins de 2.000 salariés. Pour en bénéficier, il est nécessaire de passer par une phase de préqualification avec un expert reconnu par Bpifrance. Une fois cette étape validée, vous pouvez soumettre votre demande de financement via votre compte en ligne Bpifrance.

 

 L’Expertise Dreyfus

Avec plus de 30 ans d’expérience, Dreyfus est reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des entreprises pour la protection et la valorisation de leurs actifs immatériels. Nos experts vous assistent dans :

 

Évaluation de la faisabilité de vos projets : Analyse des objectifs, marchés, forces et contraintes.

Développement de votre stratégie PI : Création et gestion de vos portefeuilles de PI.

Valorisation de vos actifs : Audits, évaluations et conseils aux investisseurs.

Protection de vos actifs : Gestion des contentieux, opposition, arbitrage et médiation.

Rédaction de contrats : Négociation et rédaction d’accords liés à la PI et aux affaires connexes.

Veille concurrentielle : Surveillance technique et juridique.

Formation et sensibilisation : Programmes de formation adaptés à vos besoins.

 Conclusion

Chez Dreyfus, nous nous engageons à vous aider à optimiser la valeur de vos actifs immatériels et à sécuriser vos opérations grâce à une stratégie de propriété intellectuelle bien définie. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans le cadre du Diagnostic Stratégie PI proposé par Bpifrance.

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Qu’est-ce que le « Diagnostic Stratégie Propriété intellectuelle et Valorisation des actifs immatériels », dispositif mis en place par BPI France ?

La Banque Publique d’Investissement (BPI France) a mis en place un dispositif pour aider les PME (petites et moyennes entreprises) et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) cherchant à développer et structurer leurs actifs immatériels. En d’autres termes, cela concerne les brevets, les dessins et modèles, les marques et les logiciels.

 

Quelles sont les modalités du « Diagnostic Stratégie Propriété intellectuelle » ? Comment intervient le Cabinet Dreyfus & associés à cet égard ?

 

Le « Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels » de la BPI s’adressent aux PME et ETI immatriculées en France dont l’effectif est inférieur à 2 000 personnes. Naturellement, une filiale d’un groupe de plus de 2 000 personnes n’est pas éligible à ce dispositif.

 

 

 

Quel est l’objectif d’un tel dispositif ?

 

 

Cette offre d’accompagnement a pour objectif de financer une prestation d’analyse et de conseil réalisée par un expert en propriété intellectuelle (protection, structuration et valorisation de la PI). Le coût d’une telle analyse s’élève généralement entre 3 000 et 10 000 euros HT, pour une durée de 3 à 10 jours, pouvant s’étaler sur 3 mois. La BPI finance à hauteur de 80% la prestation de l’expert conseil. A travers ce dispositif, startups, PME et ETI peuvent ainsi bénéficier, à un coût extrêmement réduit, d’une prestation d’analyse et de conseil réalisée par un expert en propriété intellectuelle inscrit auprès de la BPI.

 

 

Plus précisément, la BPI prend en charge un accompagnement qui recouvre  d’une part, un état des lieux des actifs immatériels existants, des actions de valorisation mises en œuvre, une analyse de la maturité de l’entreprise et des enjeux de construction de ces actifs immatériels. D’autre part, le « Diagnostic Stratégie PI » permet à l’entreprise d’obtenir des recommandations sur la stratégie de gestion et de valorisation des actifs à adopter et sur les pistes à mener pour un projet de transformation et de création de valeur de la Propriété intellectuelle.

 

 

 

Quel rôle pour le Cabinet Dreyfus & Associés, expert en propriété intellectuelle ?

 

 

Le Cabinet Dreyfus & associés est inscrit en tant qu’expert conseil auprès de BPI France. Ainsi, dans un premier temps, le Cabinet Dreyfus & associés peut vous aviser quant à la pertinence de recourir à un tel diagnostic. Le cas échéant, le cabinet établit une proposition commerciale qui positionne l’entreprise dans son contexte et explicite les problématiques à aborder au cours du diagnostic.

 

 

 

Ensuite, afin de formuler la demande de prise en charge, votre entreprise devra créer un compte sur le site de la BPI puis constituer et déposer un dossier complet. Ce dossier comprend le formulaire de demande en ligne, la proposition de l’expert-conseil (non signée), la dernière liasse fiscale de l’entreprise, les attestations de régularité fiscale et sociale datant de moins de 3 mois, la table de capitalisation à jour de l’entreprise et enfin, la déclaration des aides pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation.

 

 

 

Si la prise en charge est acceptée, la BPI vous adressera un contrat Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels à faire signer électroniquement par le représentant légal de l’entreprise. A l’issue du Diagnostic, l’expert remettra à l’entreprise et à BPI France, sous un délai de 15 jours ouvrés, un rapport final comprenant une synthèse du contexte, des enjeux, des pistes de développement ainsi que les recommandations.

 

 

 

Le dispositif « Diagnostic Stratégie PI » mis en place par la Banque Publique d’Investissement est une réelle opportunité pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à développer leurs actifs immatériels. Il permet d’obtenir une expertise complète auprès d’experts en propriété intellectuelle qualifiés et agréés et ce, à moindre coût.

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

 

contact@dreyfus.fr

 

 

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Quels sont les défis de la défense de vos droits de propriété intellectuelle?

ampoule, idée, création, protection En tant que propriétaire de propriété intellectuelle (PI), il est essentiel de protéger vos droits et de défendre votre PI contre l’infraction. Cependant, cela peut être difficile et complexe, car il existe une variété de défis qui peuvent survenir lors de la tentative de protection de votre PI.

 

Le premier défi est le coût de la défense de vos droits. Les litiges en matière de PI peuvent être coûteux, en particulier lorsqu’ils impliquent une grande entreprise ou plusieurs parties. Le coût de la procédure judiciaire comprend les honoraires juridiques, les frais de tribunal et les frais d’experts. De plus, vous devez considérer le coût opportunité de s’éloigner de votre entreprise ou de vos recherches pour poursuivre des litiges en matière de PI.

 

Le deuxième défi est le temps et l’effort nécessaires à la défense de votre PI. Les litiges en matière de PI peuvent être longs et complexes, prenant souvent des années à résoudre. Vous devez être prêt à investir du temps et des ressources considérables dans le processus, de la recherche de la loi à la préparation de documents juridiques et à la participation aux audiences judiciaires.

 

Le troisième défi est le risque de ne pas pouvoir défendre avec succès votre PI. Même si vous avez un bon dossier juridique et une bonne stratégie, il n’y a aucune garantie que vous l’emporterez en justice. De plus, le tribunal peut vous ordonner de payer les honoraires juridiques de l’autre partie si vous perdez l’affaire.

 

Le quatrième défi est la difficulté à appliquer un jugement favorable. Même si vous gagnez votre affaire et que le tribunal ordonne à l’autre partie de cesser de violer votre PI, il peut être difficile de l’appliquer effectivement. C’est particulièrement vrai si l’autre partie est située dans une autre juridiction ou est une grande corporation dotée de ressources importantes.

 

Le cinquième défi est le risque de mauvaise publicité. Les litiges en matière de PI peuvent être très publics et les médias peuvent signaler l’affaire. Cela peut mettre en lumière négative votre entreprise ou vos recherches et peut même affecter votre capacité à attirer des investisseurs ou des clients. Enfin, les propriétaires de PI doivent être conscients du risque de contre-réclamations. L’autre partie peut déposer une contre-réclamation contre vous dans une tentative pour éviter la responsabilité ou pour rejeter la faute.

 

Ces contre-réclamations peuvent être difficiles à défendre et peuvent nécessiter des ressources et des frais juridiques supplémentaires.

 

Dans l’ensemble, la défense de vos droits de PI peut être un processus compliqué et coûteux. En tant que propriétaire de PI, il est important de comprendre les risques et les défis associés aux litiges en matière de PI et de se préparer à les affronter.

 

 

 

 

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Quel est le rôle de l’expert judiciaire en propriété intellectuelle ?

L’expert judiciaire est sollicité pour donner au juge un avis sur des points techniques précis. Ce dernier peut être désigné par le juge ou par les parties au procès. Les experts judiciaires sont présents dans tous les domaines où un avis technique peut être requis : médecine, architecture, droit, incluant bien entendu le droit de la propriété intellectuelle.

 

Quel est le rôle spécifique d’un expert judiciaire en propriété intellectuelle ?

 

La technique est au cœur de la propriété intellectuelle : l’innovation et la création sont l’essence même de cette matière. Des experts sont souvent nécessaires pour analyser, expliciter ou interpréter les points techniques d’une invention ou d’une création.

A titre d’exemple, l’expert judiciaire en droit de la propriété intellectuelle peut être amené à évaluer les préjudices causés par une violation d’un droit de propriété intellectuelle, souvent difficiles à estimer, notamment en matière de marques. Plus généralement, l’expert peut examiner les éléments de preuve technique ou interroger les parties à l’affaire afin de donner un avis impartial. Le juge n’est pas tenu de suivre les recommandations de l’expert mais il pourra se baser sur son rapport d’expertise ou sur son témoignage lors de l’audience afin de fonder sa décision.

 

Comment les experts judiciaires en propriété intellectuelle sont-ils désignés ?

 

Il existe deux moyens pour désigner un expert au cours d’une procédure judiciaire. D’une part, les juges peuvent faire appel aux experts inscrits sur les listes nationales. Les experts sont spécialisés : il existe plusieurs listes qui classent les experts par spécialité et sous-spécialité. Une liste est dressée par la Cour de cassation et il existe également une liste propre à chaque Cour d’appel.

D’autre part, les parties à un litige peuvent également contacter directement un expert judiciaire de leur choix. Cet expert peut ne pas être sur les listes de la Cour de cassation et des cours d’appel. Ce dernier devra cependant prêter serment devant le juge au moment de son audition.

 

Quel rôle pour le Cabinet de Conseil en Propriété industrielle Dreyfus & associés ?

Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & associés, est inscrite depuis 2009 en tant qu’expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle – Marques. En décembre 2022, elle a été nommée experte près la Cour de cassation pour la même spécialité.

Ainsi, l’expert judiciaire en propriété intellectuelle est avant tout un expert technique et juridique dans une ou plusieurs spécialités du droit de la propriété intellectuelle, le plus souvent praticiens depuis de nombreuses années. Il intervient au cours d’une procédure judiciaire afin d’apporter son expertise sur les aspects techniques d’une marque, d’un brevet ou encore d’un modèle, aidant ainsi le juge à motiver sa décision.

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus:

contact@dreyfus.fr

 

 

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Veille : Procédure UDRP : intérêt légitime au défendeur

L’usage de la marque en lien avec les services qu’elle vise permet de reconnaitre un intérêt légitime au défendeur dans le cadre de la procédure UDRP.

En vertu du paragraphe 4 (a) (ii) de la politique de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (« UDRP »), il faut réunir trois éléments cumulatifs pour que le requérant emporte l’affaire. La deuxième exigence du requérant est d’établir une preuve prima facie que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur les noms de domaine contestés. A défaut, il arrive que l’Expert chargé de la résolution d’un litige rejette la plainte lorsque l’exigence n’est pas établie sans avoir à démontrer la troisième. Cette exception est rappelée par l’affaire de réservation de noms de domaine litigieux <cloud-mojo.com>, <cloudmojo.tech>, <cloudmojotech.com> et <cloudmojotech.website> (OMPI, n° D2021-3197). À travers cette décision, l’Expert souligne que l’intérêt légitime du défendeur est avéré dans la mesure ou l’entreprise du défendeur reflète sa dénomination sociale dans un nom de domaine, d’autant que l’exploitation de la marque déposée est en rapport avec les services pour lesquels elle est enregistrée.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de mai de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

Référence :

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n° D2021-3197, 3 janvier 2022, Easy Online Solutions, Ltd. d/b/a MojoHost v. Ahmed Parvez Banatwala, Cloudmojo Tech LLP, and Ahmed Parvez Banatwala, Construma Consultancy Pvt. Ltd.

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Dessins et modèles internationaux : la Chine adhère à l’Arrangement de la Haye et rejoint l’OMPI

Tournant majeur pour l’écosystème mondial de la propriété intellectuelle : la Chine a adhéré, le 5 février 2022, au système de la Haye relatif à l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Une adhésion qui entrera en vigueur le 5 mai 2022. Après le Belarus et la Jamaïque, c’est désormais à la deuxième puissance économique mondiale d’intégrer cette Union visant à faciliter les dépôts de dessins et modèles à l’international.

 

 

L’adhésion à un système facilitant l’accès à la protection des dessins et modèles

 

Le système de la Haye a été mis en place pour faciliter la protection des dessins et modèles industriels à l’international, via un système de dépôt simplifié auprès d’un organisme unique : l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Actuellement, 76 parties contractantes sont membres du système réunissant 93 pays, dont la France, l’Union européenne, les Etats-Unis, mais également de nombreux pays d’Afrique, d’Asie ou encore d’Europe de l’Est. Face à l’importance de l’apparence d’un produit, de nombreux pays ont ratifié l’Arrangement de la Haye dans les dernières années. La Chine devient la 77ème partie contractante à l’Arrangement.
Le dépôt de dessins et modèles auprès de l’OMPI permet une protection de ces derniers dans les pays choisis – sous couvert qu’ils aient effectivement adhéré au système de la Haye – en acquittant une taxe pour chaque pays demandé. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une protection internationale, puisque chaque titre ne reste valable que sur le territoire concerné. De même, tous les actes relatifs à la protection du dessin ou modèle (inscription, renouvellement) se font dans une procédure unique.

 

 

Les conséquences d’une telle adhésion

 

Désormais, tous les créateurs chinois pourront profiter du système international des dessins et modèles. Plus rapide et moins onéreux, il limite les formalités en prévoyant un seul dépôt pouvant couvrir jusqu’à 100 dessins ou modèles. Les créateurs étrangers pourront quant à eux accéder plus aisément au marché chinois, le plus important en matière de demandes de dessins et modèles. En 2020, l’Office chinois de la propriété intellectuelle a en effet reçu des demandes contenant quelques 770 362 dessins et modèles, soit environ 55% du total mondial des demandes. A titre de comparaison, l’Office européen des marques, l’EUIPO affiche « seulement » 113 196 dessins et modèles déposés.
Attention toutefois, le seul dépôt d’un dessin ou modèle auprès de l’OMPI ne garantit pas sa protection dans tous les pays demandés. C’est l’OMPI qui le notifie à tous les offices des Etats désignés pour un examen propre à chaque législation. Il convient dès lors d’être particulièrement attentif aux conditions de protection. Par exemple en France : la nouveauté, le caractère propre et la visibilité du dessin ou modèle !
La législation française en matière de protection des dessins et modèles prévoit un délai de grâce de 12 mois après la première divulgation du dessin et modèle, pour déposer une demande de protection. La Chine, à l’inverse, impose la nécessité d’une nouveauté absolue. Il sera donc nécessaire d’être attentif aux conditions de protection spécifiques à certains pays pour optimiser la protection d’un dessin ou modèle à l’international.

 

Cette adhésion de la Chine à l’Arrangement de la Haye constitue donc une réelle avancée dans l’homogénéisation des dépôts de dessins et modèles. La Chine devient ainsi la 77ème partie contractante de l’Arrangement de la Haye et laisse espérer une adhésion prochaine d’autres Etats à l’innovation forte.

 

 

Pour aller plus loin…

Dessins et modèles internationaux : pourquoi la Biélorussie a – t – elle ratifié l’Arrangement de La Haye ?

Modèles internationaux : la Corée du Sud ratifie l’Arrangement de La Haye

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Veille : LA PROCEDURE UDRP

CYBERSQUATTINGLa procédure UDRP vise a connaitre des cas de cybersquatting abusif.

L’UDRP est une procédure administrative rationalisée et peu coûteuse qui ne s’applique qu’à des cas précis de cybersquatting abusif. Il arrive en effet que l’Expert chargé de la résolution d’un litige refuse une plainte au motif que les faits dépassent le cadre de la simple procédure UDRP. Ce fut notamment le cas dans une affaire relative au nom de domaine litigieux <royaldragonvodka.com> (OMPI, D2021-2871), impliquant des revendications concurrentes de droits sur plusieurs marques. Par cette décision, l’Expert rappelle que la procédure UDRP n’a pas vocation à s’inscrire dans la résolution de litiges plus larges que ceux liés uniquement aux noms de domaine.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de février de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

 

Référence :

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, Affaire n° D2021-2871, 24 novembre 2021, Capital Distribution Holding Inc. v. Hiro Bharwani, Horizons Group (London) Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

*Image générée par DALL-E 3, Microsoft Version

Le métavers, ce monde parallèle virtuel en plein essor à l’ère du Web 3.0, devient un sujet incontournable. Ce monde fictif devrait associer simultanément réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), blockchain, crypto-monnaies, réseaux sociaux, etc.  Nombreuses sont les entreprises qui y projettent déjà l’exercice d’une activité commerciale au terme d’une transition digitale de l’entreprise toujours plus poussée.

Ainsi, les dépôts de marque couvrant des produits et services afférents à des « objets virtuels numériques » se multiplient depuis la fin de l’année 2021.

Mais comment protéger efficacement cette nouvelle activité qui fait appel à tout un nouveau lexique ?

 

 

 

1.Le métavers, un nouveau monde pour de nouvelles ambitions ?

En peu de mots, le métavers se définit comme un univers virtuel fictif, contraction des mots « meta » et « univers », pour désigner un méta-univers dans lequel les interactions sociales seraient prolongées et numérisées. Il semble directement inspiré du roman, paru en 1992, « Snow Crash » (« Le Samourai virtuel » en français) de Neal Stephenson.

Cet environnement numérique parallèle incarne dorénavant un moyen d’explorer, sous un angle nouveau, des projets innovants et ambitieux avant que ceux-ci prennent concrètement forme dans le monde réel.

A titre d’exemple, Aglet a créé sa propre gamme de sneakers, les « TELGAs », après avoir été lancée en collection numérique dans des jeux en ligne, par ailleurs disponible sur la plateforme OpenSea, aux côtés de marques telles que Nike et Adidas, lesquelles ont franchi le cap de collections virtuelles sous forme de jetons non fongibles (Non-Fungible Token en anglais (NFTs)).

Les NFTs, dont les transactions sont essentiellement hébergées sur la blockchain Ethereum, constituent des composants essentiels du métavers. Cette catégorie d’actif numérique, qui se distingue des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ether, permettent notamment de certifier, de façon authentique et infalsifiable, la propriété d’un de ces objets numériques virtuels proposés à la vente dans le métavers.

Le métavers s’inscrit dans la continuité des réseaux sociaux et a vocation à permettre aux entreprises d’établir une forte présence en ligne, au-delà de l’exploitation d’un site web traditionnel.

Même si nul ne peut prédire avec certitude si le métavers est une tendance qui va se pérenniser pour s’ancrer en définitive dans nos cultures, nombreuses sont les grandes entreprises qui ont d’ores et déjà sauté le pas.

Avant de se lancer, déposer des marques spécifiques, adaptées aux produits et services du métavers, est nécessaire pour être suffisamment protégé contre les atteintes et pour valoriser l’actif marque de la société.  Dans cette optique, il convient de rédiger un libellé adéquat pour la marque.

 

2.Comment envisager une protection adéquate et optimale ?

Au stade de la projection d’une activité dans le métavers, il convient de mener une première réflexion sur la définition des produits et services envisagés car l’élément crucial d’une marque c’est aussi et surtout son libellé. La procédure de dépôt d’une demande auprès de l’INPI, l’EUIPO ou tout autre office de propriété industrielle national, va en effet permettre de garantir, dans une certaine mesure, un monopole d’exploitation sur les produits et services déterminés et de conférer une valeur commerciale à la marque, une fois celle-ci enregistrée par un office de propriété industrielle.

Pour rappel, une fois une demande de marque déposée, il est impossible par la suite d’ajouter des classes de produits et services, ni d’ajouter des produits ou services. Seule une modification dans le sens d’une restriction du libellé sera envisageable.

Les classes particulièrement pertinentes, qui vont contribuer à constituer une base du libellé, sont les classes 9 et 41.

La classe 9 permet de couvrir les NFT, bien que le produit puisse ne pas être accepté en tant que tel. Une rédaction plus explicative sera de mise. Par exemple, l’on peut viser les « produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ». Ces produits peuvent être de toutes sortes : vêtements, œuvres d’art, etc.

La classe 41 couvre les éléments constitutifs du divertissement. Dans cet ordre d’idée, les MMORPG qui sont définis comme des jeux interactifs, lesquels par leur nature et leur concordance sont étroitement associés au métavers, pourront être notamment visés en classe 41.

Dès lors qu’une marque virtuelle a pour objet d’être exploitée par le biais de points de vente, la classe de services 35 paraît incontournable pour comprendre ainsi entre autres des « services de magasin de vente au détail de produits virtuels ».

Dans une vision complémentaire, il faudra alors penser à désigner les produits correspondants dans les classes qui les couvrent classiquement.

 

3.Des marques virtuelles déposées dans des secteurs variés

Au début du mois de février 2022, Pumpernickel Associates, LLC a procédé à la demande d’enregistrement de marques « PANERAVERSE » n° 97251535 auprès de l’office de marques américain, l’USPTO. Ce dépôt initié pour des produits alimentaires et des boissons virtuels, des NFTs et la possibilité d’acheter des produits réels dans le monde virtuel, démontre une volonté certaine de l’entreprise américaine à déployer ces points de vente dans le métavers.

McDonald’s a également déposé des marques (n°97253179; n°97253170; n°97253159) portant sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels » et sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ». Par ailleurs, la chaîne américaine de restauration rapide compte également obtenir une marque pour des « concerts réels et virtuels en ligne » et d’autres services de divertissement pour un McCafé virtuel (n°97253767; n°97253361; n°97253336).

Il ne s’agit pas des seules marques déposées à ce jour, les pionniers de cette tendance ont notamment été Facebook et Nike, suivis désormais par les marques de luxe, textile, cosmétique et parfumerie. L’Oréal a, par exemple, déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques de parfumerie issues de son portefeuille, dans leur versant numérique, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

4. Considérations conceptuelles

Au stade de cet engouement inédit autour du métavers, l’on pourrait se demander si ces biens immatériels dont l’usage projeté est exclusivement destiné à une exploitation virtuelle, ne devraient finalement pas relever d’une catégorie de produits particulière, non définie à ce jour au terme de la Classification de Nice.

L’ajout d’une classe ad hoc dédiée à ces produits et services virtuels paraît complexe dans la mesure où ils pourraient, pour beaucoup, venir se superposer avec les produits et services existants déjà. La liste risquerait d’être très longue.

En tout état de cause, rédiger son libellé de marque pour le métavers suppose un travail minutieux de définition des produits et services concernés.

La Classification de Nice, malgré les dépôts successifs de marques réalisés depuis novembre 2021, n’inclut pour l’instant pas, dans ses notes explicatives ou les suggestions de produits, une quelconque référence à des produits et/ou services en lien étroit avec le métavers ou les NFTs, mais peut-être le fera-t-elle prochainement au vu des évolutions rencontrées.

Quelles seront vraiment les frontières entre le métavers et le monde réel ? La question est structurante pour le droit des marques et le droit de la concurrence. La commissaire européenne Margrethe Vestager et la présidente de l’autorité de la concurrence aux Etats-Unis, Lina Khan, s’interrogent d’ailleurs sur « le moment opportun pour mettre en place des règles de concurrence dans ce secteur émergeant ».

Dreyfus est à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos marques à l’ère du métavers et rédiger avec vous un libellé de produits et services adapté à votre activité.

 

 

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Brèves : LE DEREFERENCEMENT DE WISH : LE DEBUT D’UNE NOUVELLE SAGA JUDICIAIRE ?

Le 23 novembre 2021, le ministère de l’Économie et des Finances a ordonné aux moteurs de recherche le déréférencement de Wish, la place de marché américaine. Cette décision est la conséquence d’une enquête menée par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur un panel d’articles vendus par la plateforme. Cette enquête a révélé un pourcentage élevé de produits non conformes et dangereux.

En effet, sur l’ensemble des appareils électroniques ayant fait l’objet d’une enquête, 95 % des produits n’étaient pas conformes et 90 % étaient dangereux. La DGCCRF avait donc enjoint Wish le 15 juillet à se mettre en conformité. Cependant, cette injonction n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante, le service du ministère de l’Économie et des Finances a pris la décision de demander le déréférencement du site et de l’application mobile aux moteurs de recherche.

Le déréférencement résulte de l’habilitation octroyée par l’article L. 521-3-1 du Code de la consommation qui permet à tout agent habilité d’ordonner le déréférencement « des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ».

 

 

D’après Wish, la mesure était disproportionnée en ce qu’elle est attentatoire à son image et sa réputation et qu’elle n’est pas sans conséquence sur sa situation financière. Il est toutefois à noter que l’efficacité de la décision reste relative car le déréférencement ne s’appliquant qu’à la France, il suffira bien souvent de modifier les paramètres de son navigateur, comme sur Google, où en quelques clics, il est possible de se localiser dans une région différente.

Aussi, à date du 28 décembre 2021, l’on note que les deux premiers résultats du moteur de recherche Google révèlent une page Google Play pour télécharger l’application Wish et la page Facebook de la société.

Enfin, le site reste bien entendu accessible directement via son adresse.

À la différence du blocage de site, le déréférencement n’empêche pas l’accès au site mais le rend, en théorie du moins, plus difficile d’accès car il faut taper l’intégralité de l’URL pour y avoir accès alors qu’il suffisait auparavant de renseigner le nom de la place de marché dans un moteur de recherche.

La plateforme de e-commerce, à la suite du rejet par le tribunal administratif de son recours en référé, a décidé de former un pourvoi en cassation. Une nouvelle saga judiciaire semble donc se profiler à l’horizon.

 

 

Sources : Ministère de l’Économie, des finances et de la Relance : Protection des consommateurs : lourde sanction pour la place de marché en ligne Wish : www.economie.gouv.fr/protection-consommateurs-sanction-place-marche-ligne-wish
TA Paris, Ord. 17 déc. 2021, n° N°2125366/2 
Communiqué de presse du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 24 nov. 2021, Bruno Le Maire, Alain Griset et Cédric O annoncent des mesures exceptionnelles à l’encontre de la place de marché Wish pour sensibiliser et mieux protéger les consommateurs

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Brève : La SYRELI évolue

En 2011, le nouveau système de résolution de litiges de l’AFNIC, SYRELI, a été lancé.

Ce système de résolution de litiges – à présent concurrencé par la PARL Expert – permet d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine.

 

L’AFNIC a récemment fait évoluer sa plateforme, afin d’en simplifier la prise en main pour les utilisateurs, que ce soit au niveau de la constitution des dossiers ou de leur suivi.

Parmi les nouveautés, l’on note principalement la suppression du nombre limité de caractères dans les argumentaires.

 

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« .au direct » : le nouvel espace de noms australien qui verra le jour le 24 mars 2022

Le 24 mars 2022, un nouvel espace de noms sera lancé en Australie : « .au direct ».

Il s’agit d’un nouvel espace de noms qui permettra aux citoyens australiens, résidents permanents et aux organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au ».

Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels tels que « com.au », ou « org.au », « net.au », « gov.au », « edu.au », etc., les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

En fait, ce nouveau namespace « .au direct » offre deux possibilités d’enregistrement. La première voie consiste à enregistrer un tout nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré dans un autre .au espace de noms. La deuxième option consiste à enregistrer la correspondance exacte d’un nom « .au » déjà existant.

Comment enregistrer un nom de domaine « .au direct » et à quel prix ?

 

À partir du 24 mars 2022, il y aura moyen de simplement enregistrer des noms de domaine « .au » par l’intermédiaire des registrars accrédités et participants de l’auDA. Étant donné que la règle de l’offre et de la demande s’applique, les prix d’enregistrement varient d’un registrar à l’autre. Néanmoins, l’administrateur officiel de « .au » top level domain (auDA) fixe les prix de gros pour tous les noms de domaine «.au ». Que vous optiez pour un nom de domaine « com.au », « net.au » ou «.au direct », le prix de gros sera le même.

Quelles sont les conditions ?

 

Tout d’abord, il faut prouver une présence australienne vérifiable. Article 1.4 des « .au Domain Administration Rules » fournit une liste exhaustive de 17 personnes physiques et morales qui sont censées d’avoir une véritable « présence australienne ». En bref, il s’agit des citoyens australiens, les résidents permanents de l’Australie et les organisations et entreprises enregistrées en Australie. Cette présence australienne est donc la première exigence pour toute personne ou organisation qui souhaite enregistrer un nom de domaine « .au direct ».

La deuxième exigence concerne le nom lui-même. Bien qu’il n’y ait pas de règles d’attribution pour l’espace de noms « .au », en ce sens qu’il est possible de choisir librement n’importe quel nom, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de restrictions.

En premier lieu, le nom que vous souhaitez enregistrer doit être disponible. Compte tenu du fait que le nouvel espace ne sera lancé qu’en mars 2022, la disponibilité ne pose pas (encore) de problèmes. Toutefois, il est important de garder à l’esprit cet élément de disponibilité car la règle du ‘premier arrivé, premier servi’ s’applique.

En deuxième lieu, le nom ne peut pas figurer dans la « liste réservée ». En vertu des « Licensing Rules », il n’est pas possible de demander l’enregistrement d’un mot, d’un acronyme ou d’une abréviation qui est restreint ou interdit en vertu d’une loi australienne ou d’un nom ou d’une abréviation d’un État ou territoire australien, y compris le mot « Australie ».

Enfin, vous ne pouvez pas enregistrer un nom qui est considéré comme présentant un risque pour la sécurité, la stabilité et l’intégrité du « .au » et du système mondial de noms de domaine.

La deuxième exigence consiste donc en une exigence négative ; vous ne pouvez pas enregistrer un nom non disponible, ni un nom soi-disant « réservé ».

Comment demander un nom de domaine « .au direct » ?

 

Si les conditions de disponibilité et de présence véritable en Australie sont remplies, il est possible d’enregistrer tout nouveau nom de domaine « .au direct » via tout registrar accrédité et participant de l’auDA à compter du 24 mars 2022.

Ensuite, si ces mêmes exigences sont respectées, les internautes australiens pourront également enregistrer la correspondance exacte d’un « .au » domaine que vous détenez déjà. Néanmoins, le processus d’attribution est un peu plus complexe. Les “.au Domain Administration Rules” prévoient un “Priority Allocation Process”. Ce processus d’attribution prioritaire prévoit une « Priority Application Period”. Il s’agit d’une période de demande prioritaire de six mois – à savoir du 24 mars au 20 septembre 2022 – pour les titulaires d’un nom « .au » d’un autre espace de noms (comme par exemple « com.au », « org.au » ou « net.au ») qui envisagent de d’enregistrer ce nom identique suivi par l’extension « .au direct ».

Par exemple, si vous détenez le nom de domaine « dreyfus.com.au », vous pouvez demander l’enregistrement de « dreyfus.au » dans ce délai de 6 mois via un registrar accrédité. S’il semble que les exigences sont satisfaites, vous obtiendrez un statut de priorité. Grâce à ce statut, vous avez la première possibilité d’enregistrer le nom et les tiers n’ont plus la possibilité de l’enregistrer.

Dans certains cas, il peut y avoir plus d’un demandeur pour le même nom de domaine « .au direct ».

Par exemple, il est possible que vous déteniez le nom de domaine « dreyfus.com.au » et un tiers détient le nom de domaine « dreyfus.net.au », et que vous voulez tous les deux enregistrer le nom de domaine « dreyfus.au ». Dans ce cas, le nom de domaine « dreyfus.au » sera attribué selon le processus d’attribution des priorités.

Or, une distinction est faite entre deux catégories de priorité. La première catégorie de priorité concerne les noms créés jusqu’au 4 février 2018. La deuxième catégorie de priorité concerne les noms créés après le 4 février 2018.

En vertu de l’article 1.9 des « .au Domain Administration Rules”, les demandeurs de la catégorie 1 ont priorité sur les demandeurs de la catégorie 2.

Dans le cas où il y a plusieurs demandes de catégorie 1, le nom est attribué lors de l’accord ou de la négociation entre les demandeurs de catégorie 1.

Enfin, s’il n’y a que des demandeurs de catégorie 2, le nom est simplement attribué au demandeur avec la date de création la plus ancienne.

Enfin, l’enregistrement d’un nom de domaine « .au direct » n’entraîne aucune conséquence négative dans le sens qu’un tel enregistrement n’est qu’optionnel et n’a aucun impact sur les noms de domaine « .au » que vous détenez déjà. Ainsi, si vous possédez déjà le nom de domaine « dreyfus.com.au » et que vous souhaitez enregistrer « drefyus.au », le nom de domaine « dreyfus.com.au » ne sera pas affecté par cet enregistrement et subsistera.

Le 24 mars 2022, le nouvel espace de noms « .au direct » sera donc lancé en Australie.

Ce nouvel espace de noms permettra à toute personne ayant une connexion vérifiée avec l’Australie, notamment des citoyens australiens, résidents permanents et organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au direct ». Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels, les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

La première possibilité est la demande d’enregistrement d’un nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré.

La deuxième possibilité consiste à enregistrer la correspondance exacte des noms de domaine .au existants. L’attribution de ces noms de domaine est régie par les dispositions spécifiques du “Priority Allocation Process”.

Pour aller plus loin…

« .au direct update » – auDA Website

Détournement de nom de domaine inversé

 

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Le prochain round de candidatures pour les nouveaux gTLDs

Homme – réseau – internet - informatiqueEn 2013, l’ICANN a lancé une vaste opération pour remédier à la saturation des noms de domaine et promouvoir la concurrence via la mise en place des nouveaux gTLDs. Ces nouvelles extensions ont permis de décongestionner le marché des extensions plus traditionnelles comme le « .com ».

A l’approche de la prochaine fenêtre de candidatures attendue pour 2022, de nombreuses entreprises présentent déjà un intérêt marqué pour le « .MARQUE », comme Uber, qui l’aurait annoncé lors d’une rencontre virtuelle de l’ICANN (ce que rapporte un directeur du bureau d’enregistrement GoDaddy).

L’extension personnalisée présente de nombreux avantages comme la confiance car seule l’entreprise peut permettre l’enregistrement d’un nom de domaine en son « .MARQUE ». Cela montre aussi la volonté des sociétés d’investir pour valoriser leurs marques.

En revanche, d’autres entreprises, par défaut d’utilisation ou pour d’autres raisons, telles que les contraintes qui pèsent sur tout registre, décident de résilier leur « .MARQUE ». En mai, juin et juillet 2021, quatre entreprises ont procédé à cette résiliation. C’est ce que démontre la mise à jour récente du site de l’ICANN:

–           Le « .SWIFTCOVER » pour l’entreprise Swiftcover d’Axa

–           Le « .RMIT » pour l’entreprise Royal Melbourne Institute of Technology

–           Le « .DABUR » pour l’entreprise DABUR India Limited

–           Le « .LIXIL » de LIXIL Group Corporation

En 2012, très nombreuses étaient les grandes entreprises à candidater pour leur « .MARQUE ». Notons tout de même que cette candidature a un coût important. Outre les frais techniques et de conseils, le montant pour candidater était de 180000 US dollars par dossier en 2012.

Avec les défis posés par la sécurité sur Internet et les obligations qui pèsent sur les entreprises, notamment pour protéger les données de leurs clients, il est fort probable, malgré ces coûts, que le prochain round soit un véritable succès. De nombreux .MARQUE sont aujourd’hui utilisés avec succès, tant d’un point de vue marketing, qu’au regard de la sécurité qu’elles confèrent aux internautes.

Pour aller plus loin…

Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

 

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Comment Miley Cyrus a réussi à faire enregistrer sa marque éponyme malgré l’existence de la marque antérieure Cyrus ?

Miley CyrusIl est des affaires qui intéressent par l’issue judiciaire, d’autres par la renommée des acteurs de la procédure, d’autres enfin qui entrent dans les deux catégories.

C’est le cas du jugement rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 juin 2021. Cette décision opposait l’Office des marques de l’Union européenne (l’EUIPO) à la société de la célèbre chanteuse et actrice Miley Cyrus : la Smiley Miley. Celle-ci conteste la décision rendue par l’Office dans le litige l’opposant à la société Trademarks Ltd.

A la genèse de cette procédure, la demande d’enregistrement par la société Smiley Miley, de la marque verbale de l’Union européenne MILEY CYRUS en classes 9, 16, 28 et 41. Demande à l’encontre de laquelle la société Cyrus Trademarks Ltd. a formé opposition, sur la base de sa marque de l’Union européenne antérieure « CYRUS » n°9176306, enregistrée pour des produits en classes 9 et 20.

 

Après que la Division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour cause de risque de confusion, un recours a été formé par Smiley Miley, rejeté par l’EUIPO.

En effet, l’EUIPO a considéré qu’il existait un risque de confusion notamment car le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que visuellement et phonétiquement les signes étaient similaires.

Les signes étaient-ils distinctifs, différents et différenciables ?

Le critère pour apprécier le risque dans sa globalité est l’impression d’ensemble que la marque produit.

La Chambre de recours a d’abord tenté d’analyser la valeur que pouvait avoir un nom de famille par rapport à un prénom ; elle en a déduit que le nom de famille a une « valeur intrinsèque supérieure ». Puis, elle a estimé que ni Miley ni le nom Cyrus ne seraient des noms fréquents dans l’Union, « y compris pour le public anglophone ».

Sans surprise, la requérante a dénoncé ce raisonnement. Le Tribunal a rappelé que ces principes ne peuvent être appliqués de manière automatique, puisque tirés de l’expérience et non pas gravés dans le marbre. Ceci dit, la chanteuse et actrice bénéficiant d’une réelle renommée, l’appréciation du caractère distinctif de sa marque serait moins manichéenne qu’elle l’aurait été pour une marque reprenant le nom et le prénom du premier quidam venu. Sur ce point, le Tribunal s’est aligné sur la position de la requérante, en considérant qu’aucun des éléments de la marque « MILEY CYRUS » n’était plus dominant que l’autre.

Concernant les plans visuel et phonétique, le Tribunal a estimé les marques similaires malgré leurs différences.

L’examen délicat de la comparaison conceptuelle des signes

La requérante estimait que, du fait de la notoriété de Miley Cyrus, sa marque était distincte de la marque antérieure. L’EUIPO considérait que le nom et le prénom de la chanteuse n’étaient pas devenus le symbole d’un concept.

Le Tribunal a admis que Miley Cyrus était un personnage connu du grand public normalement informé (ce qui n’était pas remis en cause par la Chambre de Recours).

Lorsque le Tribunal a évalué la signification conceptuelle de « MILEY CYRUS », en reprenant la définition de « concept » du Larousse, il en est ressorti que compte tenu de sa notoriété, la chanteuse était devenue le symbole d’un concept.

D’autre part, dès lors que l’artiste ne s’était jamais produite en utilisant son nom de famille seul, même si celui-ci est peu fréquent, le Tribunal a conclu que le public n’allait pas nécessairement percevoir le terme « cyrus » comme faisant directement référence à Miley Cyrus.

Le Tribunal a donc conclu que « la marque antérieure n’a pas de signification sémantique particulière pour le public pertinent ». Et puis, dans la mesure où les concepts des deux marques étaient bien différents, cela avait pour effet de flouter leurs similitudes visuelles et phonétiques.

Le droit est fait ainsi : pour que le risque de confusion soit qualifié, il faut une identité ou une similitude des signes et une identité ou une similitude des produits et services désignés. Or en l’espèce, les raisonnements du Tribunal ont permis de conclure à l’absence de risque de confusion entre ces deux marques ; ainsi, la star a fait son entrée dans le registre des marques de l’Union européenne sous le numéro 012807111.

 

Cette décision fait office de rappel : de grandes différences conceptuelles entre deux marques peuvent être salutaires à un déposant. Cette affaire s’ajoute également à la liste des affaires où la renommée de certains noms a permis de balayer d’une main les similitudes visuelles et phonétiques de signes.

 

 

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Quels sont les apports de la directive européenne du 17 avril 2019 concernant le droit d’auteur ?

droit d'auteurAu-delà de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse et des agences de presse et du rééquilibrage des rapports entre titulaires de droit et exploitant de plateformes de partage, la directive du 17 avril 2019 renforce la position des auteurs vis-à-vis des cessionnaires. Ces dernières dispositions concernant le droit d’auteur viennent d’être transposées en droit français.

 

La transposition de cette directive marque une avancée majeure en faveur de la protection des créateurs et des industries culturelles. Alors que l’accès aux œuvres s’effectue de plus en plus en ligne, ce texte permet de réaffirmer l’importance du droit d’auteur comme fondement de la juste rémunération des artistes et de la créativité des entreprises au sein des États membres de l’Union européenne.  L’objectif de cette directive est alors d’instaurer un cadre global, dans lequel les créations intellectuelles, les auteurs, les éditeurs de contenus, les prestataires de services et les utilisateurs pourront tous bénéficier de règles plus claires, modernisées et adaptées à l’ère numérique. La directive vise ainsi notamment à mieux rémunérer les éditeurs de presse en ligne et les auteurs/ artistes en cas d’utilisation de leurs articles ou œuvres par les grandes plateformes, telles que Google Actualités ou YouTube. L’adoption de cette directive est le fruit de négociations qui ont duré plus de deux ans.

 

Quelles sont les nouvelles dispositions de la directive ?

 

La directive a pour objet de moderniser le droit de l’Union européenne en matière de droit d’auteur en tenant compte de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés. Cette directive prévoit principalement :

 

1) des mesures visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, parmi lesquelles figurent des exceptions concernant :

–  la fouille de textes et de données (exception TDM),

– l’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et transfrontières, notamment au regard des besoins d’accessibilité spécifiques des personnes en situation de handicap, et

– la conservation du patrimoine culturel ;

 

2) des mesures visant à améliorer les pratiques en matière d’octroi de licences et à assurer un accès plus large aux contenus, lesquelles consistent en des règles harmonisées facilitant :

– l’exploitation d’œuvres qui sont indisponibles dans le commerce,

– l’extension de contrats de licence collective par les organisations de gestion collective aux titulaires de droits qui n’ont ni autorisé ni exclu l’application à leurs œuvres de ces mécanismes,

– la négociation d’accords en vue de la mise à disposition d’œuvres sur des plateformes de vidéo à la demande (plateformes VoD), et

– l’entrée dans le domaine public de reproductions d’œuvres d’art visuel à l’expiration de la durée de protection initiale ; et

 

3) des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché en ce qui concerne le droit d’auteur, s’agissant de la responsabilité en cas d’utilisation de publications de presse et de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, et visant à instaurer un mécanisme d’adaptation des contrats pour la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

 

De même, l’article 15 de ladite directive a créé un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. Pour rappel, les droits voisins sont des droits exclusifs, plus récents que le droit d’auteur et qui s’exercent indépendamment de ce dernier. Ils sont nés de la nécessité de faire profiter les auxiliaires de la création du fruit de leurs efforts dans la mise à disposition des œuvres au public.

Enfin, l’article 17 (ex-article 13) a créé un régime de responsabilité aménagé pour les plateformes de partage de contenus sur internet, tout en instaurant une nouvelle exception au monopole des ayants droit.

 

Quelles sont les nouvelles obligations pour les plateformes de partage ?

 

Les acteurs ciblés à titre principal (Titre IV de la directive) sont les plateformes de partage massif de contenus protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins et mis en ligne par leurs utilisateurs, telles que Google, YouTube, Dailymotion, Facebook. La définition de la directive vise plus précisément :

« Le fournisseur d’un service de la société de l’information, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ».

Elle se fonde sur des critères cumulatifs afin de déterminer leurs obligations. Ainsi, feront l’objet d’obligations allégées, les structures actives depuis moins de 3 ans et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. A contrario, les fournisseurs de services dépassant ce référentiel seront soumis à un impératif de proactivité prévu par la directive envers les œuvres diffusées sans autorisation. La directive écarte du régime de responsabilité les encyclopédies en ligne à but non lucratif tel que Wikipédia, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les places de marché en ligne de vente au détail à l’image du service fournis par les plateformes Amazon, Cdiscount ou Ebay ainsi que les services individuels de stockage dans le cloud sans accès direct au public. Sur le régime applicable aux plateformes de partage entrant dans le champ d’application précité, le principe est la nécessité d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour communiquer ou mettre à disposition du public leurs œuvres en concluant par exemple un accord de licence.

 

Les plateformes peuvent – elles être exonérées de leur responsabilité ?

 

En outre, la plateforme pourra être exonérée de sa responsabilité si elle satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes :

– Qu’elle a « fourni ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’œuvre au public,

– Qu’elle a « fourni ses meilleurs efforts » « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » pour garantir l’indisponibilité de l’œuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par le titulaire des droits au moyen d’« informations pertinentes et nécessaires »,

– Qu’elle a agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’œuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par le titulaire des droits.

 

Enfin, les plateformes doivent faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération. Si cette directive responsabilise davantage certaines plateformes quant aux contenus publiés, force est de constater qu’elle n’apporte aucun changement quant à la situation des plateformes de vente en ligne, lieux importants de diffusion des contrefaçons. Leur qualité d’hébergeur ou d’éditeur déterminera toujours leur régime de responsabilité.

S’agissant de la France, outre les débats qui ne manquent pas avec la mise en conformité du Code de la propriété intellectuelle, il sera intéressant avant cela d’être attentif aux réactions des tribunaux dans les mois à venir.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

Lire la veille ici

 

 

 

 

 

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En quoi le Digital Services Act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur Internet ?

Union européenne, Internet, juridique, régulation, numériqueDigital Services Act : Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des services intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques sur Internet par-delà les frontières, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

 

La Commission européenne a publié, le 15 décembre 2020, les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), qui doivent permettre la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation, pour mettre fin à l’irresponsabilité des géants du numérique.

L’objectif est de parvenir à leur adoption début 2022.

Le cadre juridique relatif aux services numériques sur Internet restait principalement gouverné par la directive dite « Commerce Électronique » du 8 juin 2000, qui essuie depuis quelques années déjà de nombreuses critiques au motif qu’elle serait devenue obsolète et ne permettrait plus de répondre efficacement aux nouveaux enjeux du numérique et aux difficultés que pose l’émergence de géants du Web, souvent désignés par l’acronyme « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a officiellement annoncé sa volonté de moderniser le paysage règlementaire relatif aux plateformes numériques sur Internet.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique et parallèlement au Digital Market Act, la Commission européenne propose un règlement sur les services numériques qui sera soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « les deux propositions servent un même but : faire en sorte que nous ayons accès, en tant qu’utilisateurs, à un large choix de produits et services en ligne, en toute sécurité. Et que les entreprises actives en Europe puissent se livrer à la concurrence en ligne de manière libre et loyale tout comme elles le font hors ligne. Ce sont les deux facettes d’un même monde. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et nous fier aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ».

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, les règles prévues par ce règlement visent à mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux sur Internet, à mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité et enfin à favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques par-delà les frontières sur Internet, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

Dans un souci de protéger les internautes face à la prolifération des contenus illicites et d’adapter le cadre juridique existant à l’émergence de nouveaux acteurs sur Internet, les pouvoirs publics ont envisagé différentes stratégies de régulation.

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu illicite ?

 

Les contenus illicites sont définis comme tout contenu qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ou au droit national d’un État membre (article 2, g). En d’autres termes, la proposition de règlement ne définit pas ce qui est illicite, mais renvoie aux lois et réglementations européennes et nationales.

Rappelons que la directive du 8 juin 2000 ne définissait pas non plus la notion de contenus illicites.

 

 

Quels seront les acteurs concernés par les nouvelles règles ?

 

La proposition de règlement vise à s’appliquer à tout fournisseur de services intermédiaires, qu’il soit établi ou non dans l’UE, dès lors que les destinataires de ces services sont établis ou résident dans l’UE.

Quant aux fournisseurs de services intermédiaires, la proposition maintient les qualifications telles que prévues par la directive du 8 juin 2000, à savoir les fournisseurs d’accès au réseau et de transmission de données, les opérateurs de caching et les hébergeurs.

En revanche, la proposition introduit une nouvelle qualification : les plateformes en ligne. Ces dernières sont définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui, à la demande du destinataire du service, stockent et diffusent les contenus à un nombre potentiellement illimité de tiers (article 2, h).  Ainsi, à la différence des hébergeurs, ces acteurs permettent également la diffusion des contenus.

À noter que la proposition de règlement fait une distinction entre les plateformes et les « très grandes » plateformes. Ces dernières sont celles qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs par mois, étant précisé que ledit seuil fera l’objet d’une réévaluation tous les six mois. En effet, en sus d’un socle de règles communes applicables à toute plateforme, la proposition prévoit un cadre juridique renforcé pour les « très grandes » plateformes.

Il convient de rappeler que sous l’empire de la directive du 8 juin 2000, les plateformes ont été qualifiées d’hébergeurs à plusieurs reprises par les juridictions. Par conséquent, elles bénéficient à l’heure actuelle d’un régime de responsabilité allégé prévu par ladite directive.

Ainsi, ces acteurs ne sont responsables au regard des contenus publiés que s’ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou si, dès lors qu’ils en ont eu pris connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

 

Un nouveau régime de responsabilité est-il prévu ?

 

La proposition de règlement n’introduit pas un nouveau régime de responsabilité. Comme les hébergeurs, les plateformes demeureront soumises au régime de responsabilité allégé prévu par la directive du 8 juin 2000. Est également maintenu le principe d’interdiction d’imposer une obligation de surveillance généralisée aux hébergeurs, y compris les plateformes.

Toutefois, par rapport aux hébergeurs, les plateformes auront des obligations supplémentaires qui pourront varier en fonction de leur taille.

En outre, à la différence de la directive du 8 juin 2000, la proposition vient préciser que les systèmes de modération de contenus volontairement mis en place par les fournisseurs de services intermédiaires (hébergeurs, plateformes, etc.) ne remettent pas en cause le bénéfice du régime de responsabilité allégé prévu par la proposition.

Le DSA instaurera ainsi des mécanismes de contrôle et de surveillance. Au niveau européen, cela s’effectuera par le biais d’un nouvel organe entièrement indépendant : le « Comité européen des services numériques«  (art. 47 à 49) en charge du conseil de la commission et des coordinateurs nationaux.

Au niveau des États membres, chacun devra désigner une ou plusieurs autorités afin de veiller à l’application du futur règlement, dont une chargée de la coordination des services numériques (art. 39 à 45). L’ensemble de l’encadrement sera complété par du droit mou (« soft law ») : standards, code de conduite, notamment pour ce qui concerne la publicité en ligne (art. 36).

Le DSA est ainsi présenté comme une refonte ambitieuse du cadre législatif européen en matière de services numériques sur Internet.

Grand chantier bruxellois, le Digital Services Act (DSA) tend à gouverner le numérique sur le vieux continent pour les années à venir. En préparation depuis de longs mois, le texte a été officiellement présenté à la mi-décembre 2020 et devrait entrer en application dans les 18 à 24 prochains mois après un accord des États membres et le vote du Parlement européen.

 

 

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

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Les prochaines candidatures pour l’obtention de nouvelles extensions de type <. marque> seront finalement attendues vers la fin de l’année 2022. À la différence de la dernière période de candidature en 2011, ce délai donne la possibilité pour les entreprises de bien évaluer l’opportunité économique et stratégique et de préparer leur dossier soigneusement. Un processus de candidature efficace se divise en trois phases : dans un premier temps, les entreprises doivent évaluer l’opportunité pratique de disposer de leur propre extension.

Ensuite, la candidature, comprenant un business plan, peut être préparée. Enfin, la troisième phase est celle de la soumission de la candidature. Le traitement des candidatures par l’ICANN prévoit d’autres étapes d’étude qui peuvent ralentir le processus, comme l’évaluation de l’exhaustivité de la demande et la vérification des frais de présentation. C’est pour cela que les entreprises doivent soumettre leurs candidatures complètes le plus tôt possible.

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Qui peut agir en contrefaçon de la marque déposée pour le compte d’une société en cours de formation ?

Dépôt d’une marque pour le compte d’une société en cours de formation : qui peut agir en contrefaçon de la marque ?

Il est fréquent que des marques déposées auprès de l’INPI le soient par des personnes physiques agissant pour le compte d’une société en cours de formation.

Le fondateur de la société en cours de formation est le titulaire régulier de la marque déposée jusqu’à ce que la société en question reprenne ses engagements. Le fondateur peut donc agir en contrefaçon pour la défense de la marque dans l’intervalle.

 

Que se passe-t-il lorsque la société qui devait être créée et donc être titulaire de la marque, n’est finalement jamais formée ?

La Cour de Cassation s’est exprimée sur ce point dans une décision rendue le 14 octobre 2020. L’affaire opposait Madame T, qui avait déposé la marque « Dousè Péyi » au nom de la société Dousè Péyi en cours de formation, à la société Sérénade des saveurs (Cass. Comm. 14 oct 2020, n°18-23-965 T.c/ Sté Sérénade des saveurs).

Le litige concernait le dépôt de la marque « Doucè Péyi », quasiment identique à la marque antérieure.

Suite à ce dépôt, Madame T avait assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale la société Sérénade des saveurs. Cette dernière avait soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir du fondateur de la société, en défense de la marque déposée pour le compte de la société non encore créée (cf. article 31 du Code de procédure civile).

La société Sérénade des saveurs avait invoqué la non titularité de la marque à titre personnel par Madame T. D’après la défenderesse, la société n’ayant jamais été créée, Madame T aurait dû procéder à une inscription auprès de l’INPI pour mettre à jour la titularité de la marque.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de Madame T, faute d’intérêt à agir, ce qu’a confirmé par la suite la Cour d’appel en affirmant que Madame T « ne peut revendiquer la propriété de cette marque à titre personnel sans en avoir fait la modification au Registre national des marques préalablement à l’engagement de toute action réservée au titulaire de celle-ci ». À défaut, le changement est inopposable et toute action en défense de la marque est irrecevable.

Madame T a formé un pourvoi en cassation. A raison, puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article L210-6, alinéa 2, du Code du commerce qui prévoit un système de reprise des actes réalisés pour le compte de la société en cours de formation : « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne, les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a affirmé qu’en l’absence de personnalité juridique, le fondateur de la société, qui a déposé la marque, est titulaire de la marque et donc que Madame T pouvait tout à fait agir en contrefaçon de marque.

 

Cette solution permet de garantir la sécurité juridique des porteurs de projet. En effet, la création d’une société peut prendre du temps. Et, pendant ce délai, plusieurs actes doivent être accomplis, auxquels la loi reconnaît un effet rétroactif.

Déposer une marque au nom d’une société en cours de formation est une pratique intéressante pour valoriser l’actif marque et se défendre contre les tiers qui pourraient déposer une marque identique ou similaire tandis que la société n’est pas encore formée.

La jurisprudence en la matière n’est cependant pas constante et exige d’être rigoureux au moment du dépôt de la marque.

Afin que la société devienne automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation, il convient de créer un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation, qui sera annexé aux statuts et d’y mentionner le dépôt de la marque en indiquant que la société reprend l’acte juridique de dépôt à son compte.

 

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Webinar – Visual merchandising, protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

Visual Merchandising

Protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

L’identité visuelle d’une marque ou d’une boutique permet à vos clients de vous reconnaître. Valorisez votre investissement, protégez vos droits de propriété intellectuelle.

 

Mardi 27 octobre 2020

de 14h30 à 15h00

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à établir une stratégie de protection de propriété intellectuelle pour votre identité visuelle.

 

Quelles sont les problématiques en matière de protection de visual merchandising ? Quels critères respecter pour bénéficier d’une protection (affaire Apple, affaire Kiko) ? Quels recours lorsque les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être reconnus (affaire Mariage Frères) ? Comment établir une stratégie optimale de protection de ses droits de propriété intellectuelle ?

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Webinar – Soft IP et greentech : quelles stratégies, quelles précautions ?

Protégez vos innovations et votre activité grâce au droit des marques et des logiciels !

 

Entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, des biotechnologies, dans le traitement de l’eau et des déchets ou encore Start – up œuvrant pour la transition énergétique, votre propriété intellectuelle doit être protégée !

 

Jeudi 22 octobre 2020

de 14h30 à 15h

 

 

 

 

 

Prenez les bonnes dispositions et les précautions appropriées pour vous protéger et mettez en place une stratégie de défense !

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à mettre en place les stratégies liées à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques et au droit des logiciels.

 

Greentech et propriété intellectuelle : quelles sont les spécificités ? Comment obtenir une marque de garantie et quel est l’impact du décret du 9 décembre 2019 ? Que doit contenir un règlement d’usage ? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de label ? Comment établir sa stratégie de propriété intellectuelle tant dans le monde réel que dans le monde digital ? Comment se défendre dans un secteur d’activité très concurrentiel et en plein développement ? La protection de votre innovation est cruciale !

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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Action en nullité : appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure lorsque les entreprises entretiennent des liens économiques au moment du dépôt

Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.

 

Pour rappel, l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il n’est pas possible de déposer une marque qui pourrait porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment, s’il existe un risque de confusion, à des signes distinctifs tels que la dénomination sociale ou la raison sociale. Ainsi, un conflit peut survenir lorsqu’une société dépose à titre de marque un signe identique à la dénomination sociale d’une entreprise évoluant dans le même secteur d’activité, créant ainsi un risque de confusion. Le titulaire de la dénomination sociale antérieure sera alors légitime à agir en annulation de la marque.

S’il avait déjà été admis la coexistence d’une dénomination sociale avec une marque enregistrée postérieurement (décision de la Cour d’Appel de Paris du 24 février 1999), il avait été également affirmé que, si l’utilisation des droits antérieurs portait atteinte à son droit de marque, le titulaire pouvait demander à ce que l’utilisation soit limitée ou interdite (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 novembre 1992). Ainsi, le droit de marque pouvait faire échec au droit antérieur.

On constate ainsi, dans la jurisprudence, une certaine prévalence du droit de marques sur les autres signes distinctifs.

La CJUE, dans cette décision du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH, apporte quant à elle des précisions sur l’appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure.

 

La société allemande Gugler GmbH  a déposé la marque communautaire semi-figurative « GUGLER » le 25 août 2003. Gugler France a introduit le 17 novembre 2010 une demande de nullité de la marque, pour tous les produits et services désignés, sur le fondement de sa dénomination sociale antérieure.

La CJUE, saisie après une demande formée auprès de la division d’annulation de l’EUIPO et l’introduction d’un recours devant le Tribunal de l’Union, confirme la décision de ce dernier et rejette la demande en nullité de la société Gugler France.

En effet, au jour du dépôt de la marque, il existait des relations commerciales entre les parties, Gugler France étant le distributeur en France des produits fabriqués par Gugler GmbH. En outre, Gugler GmbH détenait des parts du capital de Gugler France.

La Cour a considéré que le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises qui seraient liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.

Aussi, la Cour rejette l’argument de la société Gugler France, selon lequel, pour écarter le risque de confusion, le lien économique devrait exister dans un sens déterminé, à savoir du titulaire des droits antérieurs (Gugler France) vers celui le titulaire des droits postérieurs (Gugler GmbH).

 

Selon la CJUE, la simple existence d’un point de contrôle unique au sein d’un groupe au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, peut suffire à exclure tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.

 

 

A travers cette solution de la Cour, il est indirectement également rappelé la fonction essentielle d’un droit de marque qui est la fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services marqués. La marque sert donc à distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux proposés par une autre entreprise. Ainsi, dans cette affaire, les liens commerciaux entre les deux parties permettaient donc de considérer que les produits avaient la même origine commerciale.

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Quelle est la nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI ?

Depuis le 11 décembre 2019, la procédure d’opposition connaît un nouveau jour. Un point sur les nouveautés, changements et interrogations que les titulaires de marques peuvent soulever s’avère nécessaire.

 

Points essentiels sur la procédure d’opposition aux marques

Dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque peut porter atteinte à un droit de marque antérieur, il est possible d’empêcher son enregistrement grâce à une procédure : l’opposition, qui est engagée directement auprès de l’INPI.

C’était le cas avant la réforme et cela ne change pas : l’opposition peut s’effectuer à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France.

Les délais à respecter, qui restent, eux aussi, inchangés, sont les suivants :

  • Dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une marque française, il faut formuler sa demande d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).
  • Dans le cadre d’une demande de marque internationale désignant la France, la demande d’opposition s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’enregistrement à la Gazette des marques internationales de l’OMPI.

 

Depuis le 11 décembre 2019, l’opposition de marques s’effectue par une nouvelle procédure.

 

Dans quelles situations applique-t-on la nouvelle procédure d’opposition ?

  • A l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019, pour les marques publiées au BOPI à compter du 3 janvier 2020.
  • A l’encontre des désignations françaises dans le cadre de demande de marques internationales, publiées à la Gazette de l’OMPI à compter du 11 décembre 2020.

 

Dans quel but cette réforme a-t-elle été mise en place ?

Cette réforme a été mise en place dans le but de renforcer, d’une part, le principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments tout au long de la procédure ; et d’autre part, l’analyse des preuves d’usage de la marque antérieure

 

Quels sont les changements apportés par cette nouvelle procédure d’opposition ?

Si, vous souhaitez vous opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée après le 11 décembre 2019, vous pouvez à présent :

  • Fonder votre opposition sur des droits autres que des droits de marque (qui jusque-là n’étaient pas pris en compte) tels que les marques de renommée, dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine ;
  • Invoquer plusieurs droits antérieurs dans une même opposition (sous réserve de leur appartenance au même titulaire) ;
  • Compléter votre opposition dans un délai d’un mois en produisant l’exposé des moyens sur lesquels se fonde l’opposition. A l’issue de ce délai, l’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Attention, il est cependant impossible d’étendre la portée de son opposition pendant ce délai, que ce soit à d’autres produits ou services visés dans la demande initiale, ou à d’autres droits antérieurs.

 

 

 

  • Sur les droits et motifs invocables

Quels sont les droits et motifs susceptibles de fonder une opposition ?

Avant la réforme, les droits et motifs qui permettaient de fonder une opposition étaient les suivants :

  • Marque antérieure ;
  • Indication géographique ou demande d’indication géographique protégée ou contrôlée ;
  • Atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

A ceux-là, s’ajoutent avec la réforme :

  • Atteinte à une marque de renommée ;
  • Dénomination sociale;
  • Nom commercial, enseigne et nom de domaine ;
  • Atteinte à la renommée d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
  • Nom d’une entité publique ;
  • Marque déposée sans autorisation au nom de l’agent.

 

Est-ce que l’examen des preuves d’usage est plus approfondi ?

L’usage sérieux, ou le juste motif de non usage doit être rapporté pour chaque produit et service invoqué à l’appui de l’opposition. Ainsi, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels cette démonstration aura été faite. C’est à présent l’INPI qui procède à cet examen de la pertinence des preuves d’usage. Par le passé, seuls les tribunaux étaient compétents pour l’appréciation des preuves d’usage.

 

S’agissant des noms de domaine, depuis le RGDP les fiches whois sont anonymisées. Comment justifier que celui qui a fait la réservation a bien qualité pour former opposition sur le fondement de son nom de domaine ?

Si la fiche Whois est anonyme, il conviendra alors de fournir, en plus de cette dernière, tout document établissant l’existence et l’identité du titulaire du nom de domaine. Par exemple : attestation du bureau d’enregistrement ou facture de réservation du nom de domaine.

 

  • Sur le déroulement de la procédure

Qu’est-ce qui change au niveau du déroulement de la procédure ?

Une phase d’échange, appelée également « phase d’instruction » a été mise en place. Elle débute avec la notification de l’opposition au déposant. Cette instruction peut comporter jusqu’à trois phases d’échanges entre les parties.

Désormais, la procédure n’est plus enfermée dans un délai de 6 mois. En revanche, elle est soumise au principe SVR (silence vaut rejet), dans un délai de 3 mois. Cela signifie que si, dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’échange entre les parties, l’INPI n’a pas statué, l’opposition est rejetée.

La durée sera donc variable selon le nombre de réponses des parties mais ne pourra pas excéder 13 mois.

 

 

Quels sont les cas de suspension de la procédure ?

La suspension est possible dans plusieurs cas :

  • Lorsque l’un des droits invoqués à l’appui de l’opposition n’est pas encore enregistré ou qu’il fait l’objet d’une action ;
  • A l’initiative de l’INPI.

Pour les oppositions fondées sur plusieurs droits, c’est l’ensemble de la procédure qui est suspendue même si la suspension ne concerne qu’un des droits invoqués.

Il convient d’ajouter que la durée de suspension en cas de demande conjointe des parties s’allonge à 4 mois, renouvelables 2 fois, soit 12 mois au total, au lieu de 6 avant la nouvelle procédure.

 

  • Sur le rôle de l’INPI

Comment évolue le rôle de l’INPI dans cette nouvelle procédure ?

Cette nouvelle procédure d’opposition renforce grandement le rôle de l’INPI.

Avant la nouvelle procédure, le rôle de l’INPI en matière d’examen des preuves d’usage était limité : en dehors des cas où le défaut d’usage était avéré, la procédure d’opposition n’était pas clôturée. L’INPI n’était pas juge de l’usage.

A présent, lorsque le déposant requerra des preuves d’’usage de la marque antérieure, l’INPI devra, pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, apprécier et se prononcer sur leur caractère sérieux.

 

Cette réforme renforce le principe du contradictoire et par conséquent, la protection des droits des titulaires de marques.

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Quelle protection pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle ?

Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.

 

Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est l’IA.

L’IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d’imiter une forme d’intelligence réelle. Présente dans un grand nombre de domaines d’application, elle est désormais aussi utilisée pour créer des œuvres par l’intermédiaire d’un traitement algorithmique. C’est par exemple le cas du robot peintre prénommé E-David mis au point par une université allemande et qui peut, grâce à ses algorithmes de calcul, peindre des toiles très similaires à celles peintes par l’Homme.

 

 

Le droit positif : la part belle à l’humain

 

Le droit de la propriété intellectuelle a été en premier lieu conçu pour protéger le fruit du travail intellectuel de l’être et la loi a eu du mal à s’adapter aux nouveaux outils apparus grâce à l’évolution numérique.

L’IA est venue rendre encore plus confuses la distinction entre le créateur, les outils et la création. Pour certains, elle n’est qu’un outil, pour d’autres elle a un caractère fondamentalement novateur auquel le droit devrait s’adapter.

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle impose une condition d’originalité pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. En outre, l’oeuvre doit refléter l’expression de la personnalité de l’auteur. Ces critères impliquent qu’une œuvre ne peut être créée que par un humain, éventuellement assisté par une machine qui sert alors d’outil dans la création de l’œuvre.

Ainsi, si l’œuvre est uniquement créée par une IA, la qualification d’œuvre ne pourra être utilisée et la protection par le droit d’auteur non applicable. Il en sera de même pour une invention générée par une machine qui ne pourra être brevetée.

 

En droit européen, il est exigé que le droit d’auteur reflète la « création intellectuelle propre à l’auteur. Il n’y a cependant pas d’approche universelle des pays européens quant à l’exigence d’un auteur humain. Le Royaume-Uni, par exemple, prévoit une protection pour les œuvres générées par ordinateur et l’auteur est la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre, ainsi on attribue la paternité au programmeur.

De ce fait l’inventeur ne peut pas être une société ou une machine. Il y a donc une divergence entre l’obligation d’identifier le concepteur réel de l’invention et la personne supposée être l’inventeur. Il est ainsi affirmé que les décisions relatives à la diffusion de l’invention seront prises par « le propriétaire de la machine IA ».

 

 

Le droit d’auteur américain est toujours strict concernant les œuvres réalisées à l’aide de l’IA. Il a par exemple été affirmé que « l’office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain » (Compendium of US Copyright Office Practices de 2014).

Et dans une décision du 22 avril 2020 concernant une demande mentionnant un outil d’IA, DABUS, comme seul inventeur, l’USPTO a rappelé que l’inventeur devait être un humain.

 

 

Vers une évolution du droit, plus en phase avec les évolutions technologiques ?

 

La question consiste à se demander s’il serait pertinent de modifier le système de propriété intellectuelle au regard des évolutions technologiques ou encore de créer un droit sui generis de l’IA.

En juillet 2020 aura lieu une réunion de l’OMPI au sujet de la réforme du droit en la matière, qui sera l’occasion de débattre des problématiques susmentionnées.

Par ailleurs, la Commission européenne a  publié un Livre blanc le 19 février 2020 après avoir présenté des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, le 8 avril 2019. Elle y défini l’IA mais aussi ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle.

Elle avait d’ores et déjà adopté des ”Règles de droit civil sur la robotique – Résolution du Parlement européen du 16 février 2017″.

Cette dernière a souligné que “considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation.”

De plus, il pourrait être reconnu une personnalité juridique aux machines (personnalité électronique) qui viendrait modifier le droit d’auteur.

Rappelons qu’actuellement la seule solution, dans les domaines innovants, est de se référer au secret industriel pour préserver les innovations réalisées par l’IA.

Ainsi, une réforme ou clarification du droit pour répondre aux nouveaux enjeux de manière plus sécuritaire serait la bienvenue. Affaire à suivre !

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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Coronavirus : les dispositions mises en œuvre par les offices de propriété intellectuelle pour faire face à la crise sanitaire

Le monde entier tourne au ralenti depuis la propagation du virus Covid-19. Ainsi, les Etats font de leur mieux pour conserver la continuité des administrations malgré la mise en place du confinement. Depuis une ordonnance du 16 mars 2019 , les offices ont décidé, de prolonger les délais procéduraux échus pendant la période de crise sanitaire.

 

Voici les dispositions mises en place par les offices en vue de permettre une meilleure gestion des procédures liés aux marques et aux brevets.

 

  • INPI, L’Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI dans son ordonnance n°2020-32 du 16 mars a décrété que les délais impartis et non échu en date du 16 mars seront portés à 4 mois pour les procédures concernant les brevets, marques et dessins et modèles. Cependant, ont été exclus les délais de priorité pour une extension internationale, de paiement pour le dépôt de brevet ou pour déposer un certificat complémentaire de protection qui relèvent de dispositions supranationales.

L’ordonnance ajoute qu’en « cas de non-respect d’un délai, la crise sanitaire sera prise en compte lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. »

Cependant, il faut noter que le projet de loi mis en place par le gouvernement a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020, e le but étant de lui permettre de légiférer par voie d’ordonnance dans de nombreux domaines dont celui de la propriété intellectuelle. Cette ordonnance comprend ainsi des dispositions concernant la prolongation de délais issus du Code de la Propriété Intellectuelle dont ceux relatifs à la procédure d’opposition.

Par une nouvelle ordonnance en date du 25 mars (n° 2020-306), l’INPI a étendu le report des délais des procédures concernant les oppositions de marque, les renouvellement  de marque ou la prorogation de dessin ou modèle. L’ordonnance permet ainsi de bénéficier du délai de grâce correspondant ou encore d’introduire un recours administratif ou juridictionnel.

Elle proroge ainsi, les délais qui expirent entre le 12 mars et 23 juin 2020. Le délai légalement imparti pour agir court jusqu’au 23 juillet si le délai initial était d’un mois et jusqu’au 23 août s’il était de deux mois ou plus.

L’INPI prévoit déjà de prolonger ses délais jusqu’au mois de juillet. Il faudra suivre de près, dans les semaines qui suivent, l’actualité de l’office.

 

 

  • EUIPO, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Dans sa décision n° EX-20-3 parue le 16 mars, l’office avait déclaré que tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus sont automatiquement étendus jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant férié, les délais étaient donc repoussés jusqu’au 4 mai 2020.

L’EUIPO a par la suite, le 19 mars, explicité sa décision. Ainsi, par l’expression « tous les délais », elle entend tous les délais de procédure, qu’ils soient fixés par l’office ou de nature statutaire, c’est-à-dire «stipulés directement dans le règlement d’exécution, » à l’exception des délais relatifs à des sujets qui ne sont pas traités par certains règlements comme celui sur la marque de l’Union Européenne (2017/1001). Cela concerne ainsi toutes les procédures, autant pour les marque, les brevets, les renouvellements ou encore, les procédures d’opposition.

Plus récemment, le 29 avril 2020, le directeur exécutif de l’OMPI a publié une décision n° EX-20-4, qui prolonge jusqu’au 18 mai tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai, afin de soutenir et d’aider davantage les utilisateurs pendant la pandémie de COVID-19.

 

  • OMPI, l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

Par un avis (n°7/2020) rendu en date du 19 mars, l’OMPI a instauré des recours possibles d’inobservation des délais prévus par le système de Madrid et des modalités de prorogation des délais lorsque les offices nationaux sont fermés.

L’OMPI a ajouté que concernant l’enregistrement international des marques, l’étendu des délais est automatique dans l’hypothèse où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public.  Ainsi, un délai qui concerne un refus provisoire expirera le jour où un office est fermé, il sera prorogé le premier jour de sa réouverture.

L’avis stipule que concernant les marques, les demandeurs peuvent demander la poursuite de la procédure sans avoir à se justifier, notamment pour les demandes internationale de marque, les demandes d’inscription, de modification de désignation postérieure etc…

L’OMPI a par ailleurs prononcé récemment la prorogation automatique des délais pour les cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public et en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier.

 

  • USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

L’UPSTO, dans un communiqué du 16 et du 19 mars, avait annoncé qu’elle renonçait aux pénalités de retard dans certaines situations pour les déposants touchés par le coronavirus et renonce à l’exigence de la signature manuscrite originale à l’encre pour certains documents.

Le 28 avril, l’UPSTO a annoncé une prolongation des délais allant jusqu’au 31 mai 2020.  Ainsi, certaines actions dues dans cet intervalle peuvent être repoussées au 1er juin. L’USPTO donne une prolongation pour certains délais entre le 27 mars et le 30 avril. Ce délai court à 30 jours à partir du délai original.

Pour obtenir la prolongation, les demandeurs ou détenteurs de brevets doivent « soumettre une déclaration qu’au moins une personne responsable du délai a été affectée par la pandémie COVID-19, de par la fermeture de bureaux, des problèmes d’ordre financier, l’inaccessibilité au dossier, la maladie d’un membre de sa famille, ou d’autres circonstances similaires. »

 

  • Dans les autres pays du monde

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada reporte les délais jusqu’au 6 juillet 2020.

L’Office allemand des brevets et des marques a précisé dans un communiqué en date du 11 mai, que la prolongation des délais se fera jusqu’au 2 juin.

L’UKIPO, l’office du Royaume-Uni a déclaré, le 7 mai 2020 que, tous les jours postérieurs au 24 mars 2020 comme étant des jours interrompus, les délais tombant à cette date ou après celle-ci étant prolongés jusqu’au jour interrompu suivant. La période d’interruption se terminera le 29 juillet. Cette prolongation s’applique à la plupart des délais pour les brevets, les marques, les certificats complémentaires de protection et les dessins et modèles

L’Organisation du Benelux de la Propriété Intellectuelle est l’office qui fait preuve du plus de rigidité. En effet, dans un communiqué du 16 mars, l’organisation explique que les demandes de dépôts de marques qui se réfèrent au coronavirus feront l’objet d’un refus à l’enregistrement. Cependant, dans un communiqué du 20 mars, elle avait revu ses positions en disant que « le BOIP ne retirera aucune demande ou procédure parce qu’un délai donné n’a pas été respecté. Cela s’applique également aux procédures d’opposition non introduites dans les délais ou aux paiements non effectués dans les délais ». Ces mesures s’appliquent au moins jusqu’au 20 mai 2020.

 

Le site de l’OMPI met à jour régulièrement les informations relatives aux dispositions qu’adoptent les différents offices de propriété intellectuelle afin d’être toujours tenu au courant des différentes communications que peuvent faire les offices à travers le monde. Avec pour certains pays, dont la France, la mise en place du déconfinement, il faudra suivre de près les prochaines actualités.

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Traçage, géolocalisation téléphonique… des solutions numériques se développent pour aider au déconfinement

Afin de contrôler l’épidémie du coronavirus, le gouvernement envisage de créer une application nommée « StopCovid », application qui enregistrera, une fois la fonction Bluetooth activée, les personnes entrées en contact dans les 15 dernières minutes, et préviendra si l’une d’entre elles se déclare malade du Covid-19. Cette méthode a d’ores et déjà prouvé son efficacité dans certains pays, à l’instar de la Chine.

Quid juris ?

La Commission européenne a donné un avis favorable quant à la création cette application, à condition que les données soient détruites une fois l’épidémie terminée.

Par ailleurs, le Contrôleur européen de la protection des données affirme que même dans ces circonstances exceptionnelles, le responsable du traitement doit garantir la protection des données des personnes concernées et privilégier des solutions les moins intrusives possible, en collectant le minimum de données.

Quant à la CNIL, elle rappelle que la mise en œuvre d’un tel dispositif impose qu’il ait une « durée limitée », et s’appuie effectivement sur le volontariat et le « consentement libre et éclairé ». Elle rappelle également les grands principes liés à la collecte de données personnelles (finalité du traitement,  transparence, sécurité et de confidentialité, proportionnalité et de minimisation des données).

 

Affaire à suivre ! « Stop Covid » n’en est qu’au stade embryonnaire, il faudra attendre plusieurs semaines pour voir l’application davantage concrétisée.

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Instagram et réseaux sociaux : quels droits sur les photographies postées par un utilisateur ?

Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou une marquede ne pas avoir sa page Instagram ou Facebook. La présence sur les réseaux sociaux est devenue un prérequis presque essentiel à la réputation d’un artiste.

Les conditions générales d’utilisation du réseau social Instagram, notamment très plébiscité par les photographes pour y exposer leur travail, prévoient que les utilisateurs restent propriétaires du contenu qu’ils postent sur le réseau. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes, les photographes ont vu leur travail partagé et reposté, sans pouvoir s’y opposer.

Une question essentielle vient alors à se poser : Garde-t-on la propriété des photographies que l’on poste sur les réseaux sociaux ?Cette question semble faire débat entre différents pays. Si les Etats-Unis semblent répondre par la négative, la France apparaît à ce jour plus protectrice.

 

Des précédents sur Instagram : l’affaire Richard Prince

En 2015, Richard Prince, styliste, peintre et photographe, a choisi d’exposer des captures d’écran du réseau social Instagram contenant des images postées par des auteurs sans avoir obtenu leur accord. Il a gagné plus de 100 000 dollars pour la vente des œuvres de cette exposition et les auteurs des clichés initiaux n’ont pas touché d’argent pour cette exploitation commerciale.

Aux Etats-Unis, cette pratique tombe dans les exceptions dites du « Fair use »qui autorisent un artiste à travailler à partir d’une image existante et à la transformer sans que cela ne contrevienne au droit d’auteur.

 

Un contournement du droit : l’affaire Mashable

Plus récemment, le site américain d’actualités et d’informations Mashablesouhaitait publier un article relatif à dix femmes photographes. L’une d’entre elles, Stephanie Sinclair, a refusé à Mashable le droit d’utiliser ses œuvres. Le site a donc contourné ce refus en utilisant la fonction du réseau Instagram « embed », permettant de partager un contenu sans avoir à le télécharger. Ainsi, l’image utilisée n’est stockée que sur le réseau social et non sur le serveur du site Internet de Mashable, directement.

La cour du district sud de New-York, dans un jugement rendu le 13 avril 2020, a déclaré que l’auteur des photographies postées sur un compte Instagram public ne pouvait pas s’opposer à ce qu’un média en ligne les intègre dans ses articles. En outre, le juge a fondé sa décision sur les CGU du réseau social qui prévoient que les utilisateurs accordent pour chaque image postée « un droit non exclusif, libre de droits, transférable, sous-licenciable et mondial ».Selon le juge, l’intégration d’une image sur un site tiers constitue donc un droit de sous-licence.

Il est donc considéré que lorsqu’un utilisateur poste une photographie sur un compte Instagram public, il donne son accord pour toute utilisation via la fonction « embed ».

Suite à cette décision, la photographe Stéphanie Sinclair a fait savoir qu’elle souhaitait faire appel.

 

Qu’en est-il du droit français sur les réseaux sociaux ?

En France, ce propos peut être nuancé par les articles L.131-1et L.131-3du Code de la propriété intellectuellequi interdisent la « cession globale des œuvres futures »et prévoient que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Sur ces fondements, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’ores et déjà jugé abusives, dans les affaires Twitter (2018) et Facebook (2019), des clauses similaires à celle invoquée par le juge américain concernant Instagram.

 

 

En somme, alors que les combats engagés aux Etats-Unis par les artistes pour faire valoir leurs droits sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, semblent laborieux, il convient de noter que le droit français se montre plus protecteur envers les auteurs et artistes. Une évolution à suivre…

 

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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Journée mondiale anti-contrefaçon : enjeux et défis

En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’INDICAM(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) faisant intervenir les directeurs de différents organismes de lutte anti-contrefaçon : le GACG, l’EUIPO, l’UNIFAB, l’INDICAM, l’ANDEMAet l’ACG.

Les enjeux liés à la lutte anti-contrefaçon sont toujours d’une importance capitale. En effet, environ 5% des importations en Union européenne sont des produits contrefaits. Le marché de la contrefaçon est très lucratif pour les contrefacteurs : il nécessite un investissement très bas pour un très grand bénéfice. En outre, les risques qui y sont liés sont moindres.

Durant la crise sanitaire liée au Covid19, la vente de produits contrefaits s’est fortement accrue : masques, gel hydro alcoolique, matériel médical ; et tout cela au détriment de la santé de la population. Ce phénomène s’est observé tout particulièrement sur les plateformes de Marketplace, qui ont été contraintes de déployer des moyens impressionnants pour supprimer les annonces frauduleuses.

La question se pose donc de savoir pourquoi, si les plateformes sont capables en temps de crise de lutter activement contre la vente de produits médicaux contrefaits, il n’en est pas de même à l’encontre des autres actes de contrefaçon?  Un travail de coopération avec les plateformes devra donc s’amorcer à cette fin. Les associations européennes suivent de près les avancées du Digital Single Actqui devrait représenter une opportunité supplémentaire dans la protection des droits

En outre, durant la crise sanitaire, la lutte anti-contrefaçon s’est essentiellement concentrée sur les produits et dispositifs médicaux. De nombreuses atteintes n’ont ainsi pas été détectées. Pour exemple, seulement les produits arrivant par avion ont été contrôlés en cette période et non pas les produits importés via des cargos. Pire, en Belgique, par exemple, tous les officiers de police dont la mission était habituellement consacrée à lutter contre la contrefaçon ont été réquisitionnés afin de faire respecter les mesures anti Covid-19.

Avec le coronavirus, la lutte anti-contrefaçon doit donc s’accélérer. Un des défis à relever pour les années à venir est d’informer au mieux les consommateurs. La directrice de UNIFAB (Union des Fabricants), Delphine Safarti-Sobreira a fait savoir que des campagnes de sensibilisation étaient d’ores et déjà lancées via différents supports, notamment les émissions de télévision et YouTube. La prochaine étape sera de convaincre le gouvernement d’instaurer une instruction obligatoire à l’école sur ce sujet.

 

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, trois éléments sont donc indispensables : undroit efficace, une information davantage relayée auprès des consommateurs et une détermination sans faille à poursuivre le combat.

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L’important business des noms de domaine liés au coronavirus : simple spéculation ou arnaques sophistiquées ?

Particuliers, entrepreneurs, courtiers d’url professionnels… tous tentent d’acheter et de revendre des noms de domaines avec des mots clés liés au virus jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Par exemple « corona-vaccination.fr » a été acheté le 16 mars par un développeur allemand, qui le met désormais en vente pour 9 000 euros.

L’équipe de recherche de DomainTools avait commencé à surveiller les termes liés au Covid-19 en février 2019. D’une légère augmentation des noms de domaine exploitant les expressions « Coronavirus » et « COVID-19 » au départ, à des enregistrements connaissant un pic important au cours des dernières semaines, force est de constater que nombre d’entre eux sont des arnaques !

 

Parmi eux, un site développé par un particulier proposant à l’utilisateur d’installer une application Android appelée « CovidLock », prétendant disposer d’un outil de suivi de l’épidémie en temps réel.  En réalité, c’est un ransomware qui demande une rançon de 100 $ en bitcoin. Grâce à une « chasse » proactive, DomainTools l’a détectée dans les heures qui ont suivi sa création, avant qu’elle ne fasse des victimes, et a réussi à se procurer le portefeuille Bitcoin de l’arnaqueur.

Autant de noms de domaines à surveiller de près, au plus fort de l’épidémie, pavant la voie pour la revente à des prix juteux ou des cyberattaques !

 

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Source : https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware

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Procédure UDRP. Le requérant de mauvaise foi : quand les chances de succès sont si faibles que le requérant n’aurait pas dû agir

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster

 

La société espagnole Scalpers Fashion exerce une activité dans la mode. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le signe Scalpers dont la marque de l’Union européenne Scalpers n° 6748578, enregistrée le 29 septembre 2008. La société a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre le nom de domaine <scalpers.com>, au motif qu’il enfreindrait ses droits. Ce nom de domaine a été enregistré le 15 septembre 1997 par le défendeur Dreamissary Hostmaster, qui est en fait une personne physique, citoyen américain et titulaire d’un nombre conséquent de noms de domaine comprenant des mots du dictionnaire. Le nom de domaine en cause était exploité pour générer des revenus de paiement au clic (« pay-per-click ») en renvoyant vers des liens sponsorisés faisant référence à la vente de billets. Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers une page parking.

Le requérant soutient que le défendeur entend profiter de façon indue de sa notoriété dans la mode et perturber son activité commerciale. En outre, le requérant fait valoir que les sommes importantes proposées par le défendeur lors des diverses tentatives de négociations attestent de sa mauvaise foi. En effet, le défendeur aurait proposé dans un premier temps 150 000 dollars puis 195 000 dollars. Pour finir, le requérant considère que la mauvaise foi du défendeur se manifeste par l’enregistrement de plus de 100 noms de domaine, afin de pouvoir les revendre par la suite pour en tirer une plus-value. Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine <scalpers.com> en raison de la définition du mot « scalper » : personne qui achète des tickets au prix normal pour ensuite les revendre à un prix élevé lorsque la demande est forte et les places disponibles raréfiées. En outre, ce dernier requiert auprès de l’expert de conclure à un détournement de nom de domaine inversé. La position du requérant n’est pas suivie par l’expert qui considère que le nom de domaine n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. En effet, le défendeur a enregistré le nom de domaine plus de 10 ans avant la date présumée de premier usage de la marque Scalpers par le requérant.

Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de conclure que le défendeur a ciblé la marque du requérant, alors inexistante au moment où le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Concernant l’usage, l’expert conclura aussi à une absence de mauvaise foi, le défendeur ayant utilisé ce nom de domaine pour la signification du mot « scalpers ». L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée. En outre, il précise que la plainte a été déposée de mauvaise foi par le requérant, et visait à priver le défendeur de la titularité de son nom de domaine. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette prise de position par l’expert : le nom de domaine a été enregistré par le défendeur bien avant que le requérant ne soit titulaire d’un droit de marque sur le signe Scalpers ; la plainte UDRP a été déposée après deux tentatives infructueuses d’achat du nom de domaine auprès du défendeur ; la notification des conseils du défendeur à destination du requérant lui enjoignant de retirer la plainte en raison de l’impossibilité manifeste d’établir la mauvaise foi quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine.

Au regard des faits de l’espèce, le requérant aurait clairement dû savoir que sa plainte ne pouvait pas aboutir puisque le défendeur avait enregistré le nom de domaine de bonne foi. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la procédure UDRP n’est pas un outil à sens unique. Le défendeur qui s’estime lésé peut tenter de renverser la procédure pour obtenir une décision à l’encontre du requérant. Ici, l’absence de chance de succès était particulièrement flagrante, le nom de domaine étant très antérieur à la marque de Scalpers Fashion.

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L’essor de la pratique du phishing en pleine crise du coronavirus

Source : Bank Info Security, 11 févr. 2020 

La crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus est un contexte propice et favorable à la technique du phishing. En effet, de nombreuses bandes organisées de cybercriminels se font passer pour des organismes de santé en intégrant de faux noms de domaine. Par suite, ces derniers envoient un e-mail en se faisant passer pour une entité liée au monde de la santé dans lequel ils demandent de cliquer sur un lien et de saisir ou confirmer un identifiant et mot de passe. Les cybercriminels envoient donc des e-mails de phishing contenant des noms de domaine similaires à ceux utilisés par les centres de contrôle et de prévention des maladies. À titre d’illustration, les cybersquatteurs ont incorporé le nom de domaine « cdc-gov.org » qui s’apparente au nom de domaine officiel à savoir « cdc.gov ».
Ainsi, ces courriels malveillants encouragent les utilisateurs à cliquer sur un lien qui laisserait à penser qu’il contient des informations liées aux cas de coronavirus, afin que les internautes soient redirigés vers un faux site web où ils devront entrer nom d’utilisateur et mot de passe. Dans d’autres situations, des cybercriminels envoient des e-mails de phishing semblant provenir de l’Organisation mondiale de la Santé en invitant les internautes vers un lien visant à télécharger un document sur les mesures de sécurité face à l’expansion du virus. Bien entendu, il n’en est rien, les internautes étant redirigés vers un écran pop-up requérant le nom d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, il est à noter que certains cybercriminels adoptent une tactique différente en se faisant passer pour des entités liées au monde de l’économie tels que des entreprises du transport maritime ou de l’industrie manufacturière. En effet, le coronavirus peut avoir un impact qui s’étend au-delà des préoccupations liées à la santé. Ainsi, il s’agit de redoubler de prudence face à l’extension de ces campagnes de phishing en évitant particulièrement des e-mails contenant de nombreuses fautes d’orthographe.

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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Registres et intelligence artificielle

Un certain nombre de registres des noms de domaine de premier niveau nationaux comme le registre anglais Nominet ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour prévenir les enregistrements abusifs de noms de domaine. Chaque registre utilise son propre système pour suspendre des enregistrements s’ils estiment qu’il y a une activité suspecte sur une adresse IP ou si l’identité du déposant ne peut pas être vérifié.

 

Une évaluation continue de l’identité du titulaire permet ainsi de réduire les atteintes portées aux noms de domaine.

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La libéralisation des prix de domaine en <.com> : une possible augmentation à partir de 2021

Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.

Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.

 

Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».

 

Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.

 

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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World Intellectual Property Forum, du 6 au 8 novembre 2019

Retrouvez Nathalie Dreyfus à l’occasion du World Intellectual Property Forum qui se déroulera au Grand Hyatt Taipei, à Taiwan, du 6 au 8 novembre 2019.

Cette année la conférence portera sur le thème suivant : « La propriété intellectuelle, moteur de l’innovation et de la croissance économique« . Lors de ce forum de trois jours seront évoqués les récents développements en matière de propriété intellectuelle et leur synchronisation avec les objectifs commerciaux.

Nathalie Dreyfus interviendra le 8 novembre de 13h30 à 15h sur le panel intitulé « Comment les technologies émergentes peuvent-elles être adoptées dans le système actuel du droit de la propriété intellectuelle ? ».

Pour rappel, World Intellectual Property Forum est l’occasion d’assister à de nombreuses conférences dirigées par des spécialistes de la propriété intellectuelle. Ils partageront les dernières tendances, idées et stratégies en matière d’obtention de brevets, de litiges, de marques et autres questions d’actualité liées à la propriété intellectuelle. Ce forum offre également aux participants de multiples moments de rencontre avec des entrepreneurs visionnaires et des experts de l’industrie partout dans le monde.

Plus d’information sur l’événement : https://www.worldipforum.com/

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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La Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté la Résolution No. 10/2019 et ainsi apporté des précisions bienvenues en matière de noms de domaine

La Cour Suprême russe a adopté le 23 avril dernier la Résolution n° 10/2019, clarifiant par la même occasion les dispositions de la Partie 4 du Code civil russe relative aux droits de propriété intellectuelle, et donc aux noms de domaine, objets du présent article.

 

Parmi les précisions apportées, la Cour Suprême russe a notamment décidé que les tribunaux de commerce étaient compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux signes distinctifs (à l’exception toutefois des appellations d’origine), que la partie concernée soit une personne individuelle, un entrepreneur privé ou une société. Auparavant, les tribunaux de commerce et les tribunaux de droit commun étaient compétents en fonction de l’identité des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, s’agissant de l’obtention des informations relatives à l’identité des réservataires de noms de domaine russes, il est de plus en plus difficile de récupérer ces informations.

En effet, bien qu’effectuer une demande de divulgation de l’identité des réservataires de noms de domaine auprès des bureaux d’enregistrement soit possible, obtenir les informations escomptées est devenu de plus en plus compliqué sans une action judiciaire puisque beaucoup de bureaux d’enregistrement refusent de dévoiler ces informations en se réfugiant derrière la législation applicable ou en demandant des documents supplémentaires.

La Résolution n° 10/2019 précise que ces informations peuvent être obtenues par le biais d’un tribunal en déposant une demande de divulgation des données personnelles lors d’une action judiciaire. Cependant, cela est compliqué quand l’identité des réservataires des noms de domaine est inconnue. Une des solutions serait d’engager une action judiciaire à l’encontre des bureaux d’enregistrement et de déposer par la suite une demande de divulgation des données personnelles. Il serait alors possible de substituer le défendeur.

En outre, en ce qui concerne les violations des droits de marques par la réservation et l’usage d’un nom de domaine, la Cour Suprême russe a déclaré que la violation d’une marque était caractérisée en cas d’utilisation d’un nom de domaine pour des produits et services similaires à ceux désignés par la marque en question, et dans certains cas encore, par la réservation du nom de domaine uniquement. Il faut tenir compte des fins de la réservation du nom de domaine afin de juger si une atteinte à une marque est caractérisée.

Enfin, la Cour Suprême russe apporte diverses précisions supplémentaires. Par exemple, une réclamation pécuniaire peut être déposée contre l’utilisateur actuel d’un nom de domaine. En outre, il est possible de demander des mesures provisoires en matière de noms de domaine. Enfin, elle a aussi affirmé que pour les affaires concernant des noms de domaine, sont recevables les preuves consistant en des captures d’écran imprimées de sites Internet dans lesquelles sont clairement affichées l’adresse des sites Internet en question, l’heure à laquelle les captures d’écran ont été réalisées et si elles ont été vérifiées par les parties à la procédure.

 

Ces précisions sont les bienvenues. Nous vous informerons de tout développement ultérieur à ce sujet. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des noms de domaines et peut trouver des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

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Le RDAP, successeur du WHOIS

L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.

À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.

La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.

Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.

Cette brève a été publiée dans la Revue propriété industrielle de juillet-août 2019.

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Le défendeur dispose d’une licence sur une marque correspondant à un nom de domaine litigieux

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.

Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.

La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.

La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.

Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.

En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.

L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.

Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

Cette brève a été publiée au numéro 7-8 de juillet-août 2019, du magazine « Propriété Industrielle ».

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Dénominations sociales et marques en Chine

Le géant asiatique – jusqu’alors invisible – est devenu l’un des pays où la plupart des demandes de brevets et de marques sont déposées. Sans surprise, des entreprises du monde entier veulent être présentes en Chine. Toutefois, plusieurs facteurs doivent être pris en compte au moment de l’établissement de ces sociétés, tels que les particularités que doivent présenter leur nom.

L’une des premières étapes pour les entreprises étrangères est de décider d’un nom approprié pour le marché chinois. Les principaux textes législatifs régissant cette question sont le Règlement sur l’enregistrement et la gestion des  dénominations sociales et les mesures d’application relatives à l’enregistrement et à l’administration des dénominations sociales, qui précisent comment le nom des sociétés chinoises devrait être structuré et quelles informations doivent être incluses.

En Chine, les noms d’entreprises doivent être composés, conformément à la réglementation susmentionnée, dans un format spécifique, qui est le suivant : i) Division administrative, ii) Nom commercial, iii) Industrie et iv) Forme organisationnelle, sauf exception prévue par la loi.

D’autres règlementations limitent le contenu des noms, interdisant l’utilisation de contenus susceptibles d’induire les consommateurs en erreur ou de compromettre la libre concurrence, de porter atteinte ou de contredire l’unité nationale, la politique, l’éthique sociale, la culture ou la religion. Les caractères spéciaux, tels que les chiffres arabes, les symboles ou alphabets étrangers, ne sont pas autorisés, et certains mots tels que « Chine », « chinois », « national », « État » ou « international » ne peuvent être utilisés qu’en de rares occasions.

Si certaines conditions sont remplies, une société peut utiliser une dénomination sociale sans inclure la division administrative. Ces conditions comprennent, entre autres, l’approbation par le Conseil d’État ou que la valeur du capital social soit supérieur à 50 millions de yuans. Si tel est le cas, l’autorisation peut être accordée par l’Administration d’Etat pour la régulation du marché.

Par conséquent, il semble clair que la caractéristique la plus importante dans le choix d’un nom d’entreprise en Chine est le nom commercial. Au vu du schéma établi précédemment, certains noms d’entreprises similaires pourraient coexister, sans pour autant poser de problème, à moins que la même marque n’ait déjà été enregistrée auparavant. Dans un tel cas, une contestation du nom commercial pourrait être tentée par le propriétaire de la marque.

L’affaire JINGKE illustre les conflits qui peuvent survenir entre les noms commerciaux et les marques de commerce. Le 29 novembre 2010, la société Shanghai Precision & Scientific Instrument Co, Ltd. (PI) a intenté une action contre les sociétés  Shanghai Jingxue Scientific Instrument Co, Ltd. (Jingxue) et Chengdu Kexi Complete Sets of Instruments Co, Ltd. (Kexi) devant le Tribunal populaire de Shanghai Pudong. Elle reprochait aux défendeurs d’avoir enregistré et utilisé sa dénomination sociale sous la forme abrégée « 精科 » (JINGKE en chinois).

Celle-ci étant une marque de renommée, bien connue dans l’industrie, son usage par les défendeurs était alors constitutive de faits de concurrence déloyale causant de graves préjudices aux intérêts légitimes du demandeur.

La société demanderesse réclamait alors des interdictions et des mesures compensatoires à l’encontre des défendeurs.

Les défendeurs soutenaient que Kexi était propriétaire de la marque JINGKE, et que son usage était protégé par la loi. En outre, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle contre le demandeur pour contrefaçon de la marque SHANGHAI JINGKE en relation avec ses produits et emballages.

Le tribunal conclut qu’avant la demande d’enregistrement de la marque JINGKE, « Shanghai Jingke » et « Jingke » avaient été utilisés en tant que dénomination sociale abrégée. Ils méritaient donc une protection à ce titre ;

Le tribunal a estimé que :

D’une part, le défendeur Kexi dispose de droits sur l’enregistrement de la marque ; et d’autre part, que le défendeur Jingxue a utilisé la marque JINGKE avec la permission du défendeur Kexi. Dès lors, ces deux usages constituent toutes deux une violation de la dénomination sociale du demandeur et les défendeurs sont donc coupables de faits de concurrence déloyale.

Le tribunal a ainsi condamné les défendeurs pour concurrence déloyale et a accordé des dommages-intérêts.

Les défendeurs ont fait appel devant le Tribunal populaire intermédiaire no 1 de Shanghai. La Cour d’appel a estimé que les dénominations sociales abrégées peuvent être considérées comme des dénominations sociales, dès lors qu’elles ont acquis une certaine notoriété sur le marché, sont devenues connues des secteurs pertinents et ont été utilisées comme dénominations sociales.

Lorsque, par la suite, des tiers utilisent des dénominations sociales abrégées ayant acquises une telle renommée, sans autorisation, ils sont susceptibles de créer une confusion sur le marché pertinent, comme le prévoit l’Art.5, Cl. 3 de la loi sur la concurrence déloyale régissant la protection des dénominations sociales. Pour cette raison, l’appel a été rejeté et le jugement ci-dessous confirmé.

Un cas plus récent, montrant les conflits susmentionnés, est survenu entre Chengdu Huamei et Shanghai Huamei. En 2017, Chengdu Huamei a agi contre Shanghai Huamei, au motif que : (1) Shanghai Huamei avait utilisé le nom commercial « Huamei » sans l’autorisation de Chengdu Huamei, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale ; et (2) Shanghai Huamei avait violé les droits de marque de Chengdu Huamei en utilisant fréquemment et de manière visible des expressions telles que « Huamei », « Shanghai Huamei », « Huamei dentaire » et « Huamei plastique » dans ses locaux professionnels.

La décision de première instance, confirmée en appel par la suite, l’a confirmé :

« Le simple fait d’avoir une dénomination sociale identique ne permettrait pas de conclure que Shanghai Huamei a commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par ailleurs, la plupart des utilisations de « Huamei » ou de « Shanghai Huamei » à des fins publicitaires relevaient de l’usage loyal de la marque de Shanghai Huamei. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation des signes contenant « Huamei Dental », « Huamei Plastics » et « Shanghai Huamei » qui étaient similaires aux marques en cause, le tribunal a estimé qu’elle pouvait facilement créer une confusion parmi le public et constituait donc une contrefaçon de marque ».

 

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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La certification de l’UE en matière de cybersécurité

Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.

Cette situation a fait prendre conscience aux autorités européennes de la nécessité de faire face à ces menaces de manière efficace et coordonnée, en s’appuyant sur des politiques axées sur la cyber-sécurité au sein de l’Union européenne. Il s’agit ainsi d’améliorer la coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les États membres, les institutions et autres organes de l’Union européenne.

La Commission européenne, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, a approuvé le Règlement n° 2019/881 de l’UE sur l’ENISA (Agence européenne pour la cyber sécurité) et sur la certification en matière de cyber sécurité des technologies de l’information et des communications, qui est entré en vigueur le 27 juin 2019.

Ce nouveau règlement vise deux objectifs principaux. D’une part, le premier objectif vise à donner à l’ENISA (l’Agence européenne pour la cybersécurité, aujourd’hui dénommée Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) un rôle accru dans le domaine de la cyber-sécurité, en fixant une série d’objectifs. D’autre part, le deuxième objectif consiste à mettre en place un cadre commun de certification au niveau européen dans le but de garantir un niveau suffisant de cybersécurité des produits, services et processus TIC dans l’UE, permettant ainsi de lutter contre la fragmentation actuelle du marché intérieur.

En ce qui concerne le premier objectif, la première nouveauté du règlement est de renforcer les pouvoirs à l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA). Elle aura désormais un mandat permanent qui facilitera l’exercice des nouvelles fonctions assumées, dont l’une d’elle consiste à renforcer la coopération en matière de cybersécurité au sein de l’Union, par exemple en cas de cyberattaques de grande envergure ou de crises transfrontalières. Le renforcement de ces pouvoirs est possible grâce à une augmentation du budget dédié à l’ENISA, qui va passer de 11 à 23 millions d’euros sur une période de cinq ans.

Il convient de noter que la réglementation européenne prend également en compte les utilisateurs en abordant des concepts tels que la prise de conscience, l’application de bonnes pratiques et la santé numérique en déclarant que le changement qui s’opère nous concerne tous. Les parties publiques et privés recevront des recommandations sur la configuration et la maintenance sécuritaires de leurs appareils, la disponibilité et la durée des mises à jour, ainsi que sur les risques perçus.

Concernant le deuxième objectif visé par le règlement, celui-ci crée un cadre pour les certificats européens de cybersécurité pour les produits, processus et services qui seront valables dans toute l’Union européenne. C’est la première législation européenne sur le marché intérieur qui relève le défi d’améliorer la sécurité des produits connectés, des dispositifs internet des objets ainsi que des infrastructures critiques grâce à ces certificats. Le cadre de certification permet également à leurs utilisateurs de vérifier le niveau d’assurance de la sécurité et de s’assurer que les éléments de sécurité sont vérifiés de manière indépendante.

Le cadre de certification fournira des systèmes de certification à l’échelle de l’UE sous la forme d’un ensemble complet de règles, d’exigences techniques, de normes et de procédures. Cela se fera sur la base d’un accord au niveau de l’UE pour l’évaluation des propriétés de sécurité d’un produit ou d’un service spécifique basé sur les TIC, comme par exemple, les cartes à puce. Cela attestera que les produits et services TIC qui ont été certifiés conformément à un tel système sont conformes aux exigences spécifiées. En particulier, chaque système européen devra préciser : a) les catégories de produits et services couverts, b) les exigences en matière de cybersécurité, par exemple par référence à des normes ou à des spécifications techniques, c) le type d’évaluation comme l’auto-évaluation ou l’évaluation par un tiers, et d) le niveau d’assurance prévu, par exemple, de base, substantiel et/ou élevé.

Le mandat de l’ENISA est d’application immédiate dès l’entrée en vigueur du règlement, tandis que le cadre de certification de la cybersécurité devra être développé avant d’entrer en vigueur. À cet égard, la Commission a déjà inscrit à son ordre du jour la soumission de propositions à l’ENISA pour la préparation de projets de certification, ainsi que la création de groupes d’experts sur la cybersécurité.

Enfin, ce règlement européen vise non seulement à accroître la confiance des utilisateurs dans l’utilisation des dispositifs connectés, mais aussi à renforcer la cybersécurité au niveau européen ainsi que le marché intérieur, en le positionnant comme une référence mondiale, à l’instar d’autres marchés comme les États-Unis ou la Chine.

Grâce à son expertise dans la protection de l’innovation et de ses compétences dans la défense des droits de propriété intellectuelle sur internet, le cabinet Dreyfus & Associés pourra vous assister dans toutes vos démarches relatives à la défense de vos actifs sur internet.

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La directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » : en route vers la transposition !

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et  a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur 

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

  • La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à  procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
  • L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
  • Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une  compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
  • La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est  pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir  bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure  à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de  licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à  l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce  afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant  à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information.  Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

  • aux utilisations à titre privé non commerciales ;
  • aux hyperliens ;
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
  • aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient  en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent  « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais  leur responsabilité si elles  communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

  • « Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
  • « Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir  l’indisponibilité de l’œuvre et
  • Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une  licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français,  mais la Directive  permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

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Le pseudonyme : quelle protection ?

Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.

 

La loi française ne prévoit aucun statut légal pour le pseudonyme. Cependant, ce dernier est reconnu comme étant un droit de la personnalité. A ce titre, il bénéficie d’une existence et d’une protection juridique.

 

Lorsque le pseudonyme est destiné à un usage public, le choix de celui-ci nécessite une attention particulière. Dès lors, il existe des limites établies par le droit à respecter. Ainsi, le pseudonyme choisi ne doit porter atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’existence de droits antérieurs, tels qu’une marque enregistrée ou un usage antérieur de ce même pseudonyme par un autre individu, constitue également une limite.

 

En outre, l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’un signe ne peut être adopté en tant que marque dès lors qu’il porte atteinte à un droit antérieur. Parmi ces droits antérieurs, l’article dénombre les droits de personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.

 

Le pseudonyme peut constituer un droit antérieur à une marque mais également être déposé à titre de marque. Il en résulte deux conséquences :

 

  • la nécessité de vérifier si le pseudonyme porte atteinte à un pseudonyme antérieur existant utilisé à titre commercial

 

Un pseudo employé dans la sphère privée soulève peu de problèmes en pratique. De même s’il est utilisé pour une durée limitée. N’étant pas destiné à un usage commercial, il n’est pas indispensable de vérifier l’existence d’éventuelle utilisation antérieure par un tiers.

 

  • la protection d’un pseudonyme peut être accrue si ce dernier est enregistré à titre de marque

 

Enregistrer un pseudonyme en tant que marque garantie une meilleure protection à ce dernier. Cet enregistrement conduit également à en faire un actif de propriété intellectuelle à part entière et augmente donc sa valeur. La situation est sécurisée au regard du droit pour l’utilisateur du pseudo comme pour ses partenaires commerciaux. Il est alors plus aisé de procéder à des opérations commerciales mettant en jeu ce pseudonyme (contrats de cessions, octroi de licences, opérations marketing, etc.)

 

Dreyfus peut vous assister pour l’enregistrement de vos marques dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Litiges sur les noms de domaine <.CN> et en <.中国> : il est aujourd’hui possible d’agir devant le centre d’arbitrage de l’OMPI.

Le China Internet Network Information Center (CNNIC), registre des ccTLDs en  <.CN> et en <.中国>, a désigné l’OMPI pour la résolution des conflits dans le cadre du règlement des litiges des ccTLD chinois. Les litiges relatifs à ces ccTLD,  pourront être déposés auprès de l’OMPI à compter du 1er août 2019.

Le Règlement du <.CN> s’applique UNIQUEMENT aux noms de domaine en <.CN> et en <.中国> qui sont enregistrés depuis moins de trois ans.

Ce Règlement s’applique aux noms de domaine en <.CN> et en <.中国> identiques ou similaires à une marque, mais également à tout “nom” pour lequel le Requérant a des droits civils ou des intérêts particuliers (article 8(a) du Règlement du .CN), alors que les Principes UDRP sont limités à la protection des droits de marque.

Il suffit de prouver la mauvaise foi du défendeur soit quant à l’enregistrement, soit quant à l’usage ultérieur du nom de domaine alors que les Principes UDRP exigent que le requérant prouve la mauvaise foi pour l’enregistrement et pour l’usage.

La compétence en appel, en la matière, est attribuée aux tribunaux de Chine et aux centres d’arbitrage chinois, et toute procédure sera conduite en langue chinoise  (sauf volonté contraire des parties ou de l’arbitre).

Cela vient s’ajouter aux plus de 75 autres ccTLDs pour lesquels l’OMPI propose des services de règlement des litiges, aux titulaires de marques.

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Espagne : La preuve de l’usage de la marque, un nouveau moyen de défense en matière de procédure d’opposition

Le 30 avril dernier, l’Espagne a parachevé la réforme de son droit des marques, commencée fin 2018. A  cette date, le décret royal 306/2019 du 26 avril 2019 modifiant le règlement d’exécution de la loi espagnole sur les marques 17/2001 est entré en vigueur.

 

La possibilité de solliciter une preuve d’usage en défense dans une procédure d’opposition est une des principales innovations introduites en droit espagnol par la réforme de 2018. L’Union européenne prévoit déjà un tel moyen de défense dans son article 47 du règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cette réforme de la loi espagnole conduit donc à une harmonisation bienvenue au niveau européen.

 

Le décret royal 306/2019, qui nous intéresse aujourd’hui, s’attache à établir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau moyen de défense.

 

Ainsi, désormais, une preuve d’usage peut être exigée pour toutes les procédures d’opposition déposées depuis le 1er mai 2019.

 

Ce moyen de défense est invocable tant à l’encontre de marques et noms commerciaux espagnols qu’à l’encontre de marques internationales désignant l’Espagne. Toutefois, tout droit antérieur ne peut être contesté. Pour être contestés, la marque ou le nom commercial antérieurs doivent avoir été enregistrés depuis plus de cinq ans. Le titulaire de droits antérieurs aura alors la charge de la preuve de l’exploitation réelle des droits revendiqués.

 

Si les preuves apportées sont insuffisantes, alors la demande d’opposition sera rejetée. Le droit antérieur en question ou l’existence d’un risque de confusion ne seront pas pris en considération pour la résolution du litige.

 

A cet égard, les pièces fournies à titre de preuve doivent se référer aux produits et/ou services pour lesquels le droit antérieur est enregistré. Si l’opposition se fonde sur une partie des produits et/ou services de la marque antérieure, alors le titulaire ne devra apporter la preuve de l’usage sérieux que pour ces produits et/ou services. Les éléments de preuve doivent établir l’exploitation réelle et sérieuse du droit antérieur. Celle-ci est établie lorsque les produits et/ou services sont proposés à la vente et mis sur le marché

 

Les documents communiqués doivent indiquer le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’utilisation du signe. Il peut s’agir par exemple de catalogues, de brochures, de factures, d’étiquettes, d’annonces, etc. Les éléments fournis par des tiers constituent des preuves concrètes et indépendantes. A ce titre, leur force probante est plus élevée que celle des preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure.

 

La possibilité d’exiger une preuve d’usage en guise de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition est un atout précieux pour faire échec à une telle action. Par conséquent, avant de débuter toute procédure d’opposition de marque, un titulaire de marque a intérêt à se ménager la preuve de son usage.

Le décret royal fixant les conditions de mise en œuvre de ce moyen de défense, il reste à définir la marge de manœuvre dont disposera l’Office espagnol des marques pour apprécier la validité des preuves fournies.

 

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Le règlement des litiges qui régit le nom de domaine en a étendu le délai d’action de 2 à 3 ans.

En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.

A compter de cette date, de nombreuses spéculations ont été faites concernant la nécessité d’adapter le délai de prescription du China Internet Network Information Centre (CNNIC) à celui établi par le droit civil.

Il est important de garder à l’esprit que le CNNIC a élaboré ses premières règles de résolution des litiges en matière de noms de domaine, en 2000. A cette occasion, la prescription de deux ans a été instaurée suivant les dispositions des règles générales du droit civil, ayant établi un délai de forclusion de 2 ans pour les actions civiles.

The CNNIC a été créé le 3 juin 1997  et est le registre des noms de domaine pour la Chine.

En effet, la China Dispute Resolution Policy (CNDPR) est le seul centre au niveau mondial, à  ne pas accepter les plaintes concernant les noms de domaine après 2 ans d’enregistrement. Cette forclusion est perçue comme une immunisation totale des enregistrements <.cn>. Par conséquent, les litiges après cette date devaient être soit réglés à l’amiable, soit devant les tribunaux judiciaires.

Afin d’aligner la durée du délai de la CNDPR sur le droit civil, la loi a été révisée et la durée étendue à 3 ans, à compter du 18 juin 2019. Par conséquent, elle offre plus de flexibilité aux plaignants quant à leurs actions contre des noms de domaine.

Toutefois, bien que cette modification soit positive, certaines questions n’ont pas encore été résolues. En particulier, il y a une incertitude sur l’éventuel effet rétroactif de la nouvelle période de prescription.

 

A suivre…

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Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

 

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

 

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

 

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

 

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

 

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

 

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

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Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès de l’ACEI

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).

Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).

Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.

Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.

Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.

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Conflit entre marque et variété végétale

Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »

 

En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ».  Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.

Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.

 

La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ».  Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.

 

Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.

 

En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.

 

Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.

Dreyfus, expert en matière de droit des marques, vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille de marque.

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Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.

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L’évolution du nombre d’enregistrements de noms de domaine dans le monde

Nous vous présentons dans le présent article les principales dernières statistiques en matière d’enregistrement de noms de domaine, extraites d’un rapport publié par la société Verisign en mars 2019.

Selon ce rapport, le nombre d’enregistrements de noms de domaine de premier niveau (TLDs) a atteint approximativement 348,7 millions à la fin du 4ème trimestre 2018, soit une hausse de près de 16,3 millions ou de 4,9% du nombre d’enregistrements de noms de domaine par rapport à l’année précédente.

Il est intéressant de noter que le nombre d’enregistrements de noms de domaine en .com et .net était de 153 millions à la fin du quatrième trimestre 2018, soit un nombre en hausse de près de 6,6 millions ou 4,5% en un an.

En outre, le nombre d’enregistrements de noms de domaine de premier niveau national (ccTLDs) à la fin du dernier trimestre 2018 a atteint 154,3 millions, soit une hausse de près de 8,2 millions ou 5,6% en un an.

Enfin, le nombre de noms de domaine enregistrés dans les nouvelles extensions (ngTLDs) à la fin du dernier trimestre 2018 était de 23,8 millions, soit une hausse d’environ 3,2 millions ou 15,5% en un an.

Il est important d’établir une stratégie claire en matière d’enregistrement de noms de domaine. Dreyfus peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de noms de domaine.

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Dreyfus & associés accueillera des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre du collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93

Après s’être associé aux côté de Respect Zone dans la lutte contre la cyber violence, le cabinet Dreyfus continue ses actions pro bono en s’engageant aux côtés du Collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93.

Ce collectif a pour ambition d’aider les collégiens et lycéens issus du département de la Seine-Saint-Denis (93) à trouver leur premier stage en entreprise et contribuer activement à la construction de leur projet professionnel en leur proposant de nouvelles perspectives.

Ce collectif organise le 8 décembre prochain à la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bobigny pour la première fois le Forum des Stages et des Métiers destiné aux élèves de la 3ème à la Tale. Lors de ce forum, le collectif proposera plusieurs pôles : découverte des métiers, propositions d’offres de stage, coaching et mentoring, ateliers parents et présentation de Parcoursup.

C’est dans ce cadre que le cabinet Dreyfus & Associés est fier de vous annoncer qu’il accueillera très prochainement un jeune stagiaire afin de lui faire découvrir nos activités et lui transmettre notre passion commune qu’est la protection de l’innovation.

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Dreyfus est fier d’adopter le label Respect Zone

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Dreyfus & associés est fier d’adopter le label Respect Zone afin de participer, aux côtés de l’association Respect Zone, à la promotion du respect sur Internet.

Nous vous invitons d’ailleurs à rejoindre ce label pour lutter avec contre la cyberviolence, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme, la stigmatisation des handicaps et le harcèlement.

Pour cela, c’est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’association http://www.respectzone.org, de respecter les conditions d’usage et de télécharger le logo Respect Zone afin de devenir acteur du respect sur Internet !

 

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DREYFUS sera à l’INTA à Barcelone du 20 au 24 Mai 2017

Dreyfus est fier de participer à la 139ème conférence annuelle de l’INTA (International Trademark Association) qui aura lieu à Barcelone du 20 au 24 mai 2017.

Nous serons présents au stand 27 et heureux de pouvoir échanger avec vous sur les sujets qui nous réunissent, les Marques et la Propriété Intellectuelle.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : contact@dreyfus.fr

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Affaire eBay : le nom de domaine reconnu comme actif incorporel par le Conseil d’Etat

 

Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.

L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif

Les biens de propriété intellectuarticle 137elle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise

L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.

Les conditions de la qualification de l’actif incorporel

Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :

– ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
– ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
– il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.

Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.

L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification

Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.

eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.

Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.

Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.

Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.

Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.

Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.

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