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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

Written by Dreyfus13/04/2021

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Pourquoi la République islamique du Pakistan a-t-elle rejoint le système de Madrid ?

Written by Dreyfus09/03/2021

 A compter du 24 mai 2021, le système de Madrid accueillera officiellement son 108ème membre : la République islamique du Pakistan.

Le 24 février 2021, le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion au système de Madrid auprès du directeur général de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’arrivée de ce nouveau membre porte à 124 le nombre de pays couverts par le système de Madrid, et souligne au passage l’importance de ce système international de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le système de Madrid offre une solution à la fois pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Plus d’1,5 million de marques internationales ont été enregistrées depuis sa création en 1891. Alors que le système est en place depuis plus de 125 ans, les trois quarts de ses États membres l’ont rejoint au cours des trois dernières décennies. Après les récentes arrivées du Canada, du Samoa, de la Thaïlande, et du Sultanat de Brunei c’est donc désormais au Pakistan de rejoindre le protocole.

L’adhésion du Pakistan au Protocole de Madrid permet l’harmonisation du droit des marques pakistanais au niveau international. Avec le dépôt d’une demande unique de marque internationale, les demandeurs pakistanais ont désormais la possibilité de demander une protection dans 124 pays. De même, le Pakistan pourra être désigné par les demandes d’enregistrement de tout Etat partie au système de Madrid et les titulaires de marques internationales peuvent facilement étendre leur protection sur le marché pakistanais.

Le système de la marque internationale est un atout majeur pour l’enregistrement de vos marques à l’étranger à moindre coût.

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Pourquoi une place de marché a-t-elle été condamnée pour concurrence déloyale ?

Written by Dreyfus24/02/2021

Concurrence déloyale : une place de marché condamnéeLe 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l’égard de la société Bonpoint.

La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com.

La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d’achat d’articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Elle propose notamment des produits figurant sur le site yoox.com.

Jusqu’ici tout va bien.  Cependant, la société Bonpoint a constaté que 93% des produits de sa marque affichés sur le site shopoon.fr sont indisponibles à la vente, et que lorsque l’internaute est amené à cliquer sur ces produits indisponibles, il se retrouve redirigé vers des produits similaires et concurrents appartenant à d’autres marques.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la présentation des produits sur le site shopoon.fr permettait au consommateur de distinguer clairement les articles disponibles des articles indisponibles. En conséquence, cette présentation n’était pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque.

La Cour juge donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.

En revanche, elle rappelle que si la société Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, elle est néanmoins rémunérée dès lors qu’elle met en avant les produits de sites et de marques différents, en cas d’indisponibilité du produit initialement recherché. Elle tire donc un avantage financier à ce que l’internaute soit redirigé vers ceux-ci.

Dès lors, les juges ont considéré sur ce point que la société Webedia s’était rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale, en présentant sur le site shopoon.fr 93% d’articles de la société Bonpoint qu’elle savait indisponibles, et en « renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents ». Ils estiment que la société Webedia a ainsi utilisé la force d’attraction de la marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.

 

La Cour condamne ainsi la société Webedia à payer à la société Bonpoint la somme de 22.043 euros à titre de dommages et intérêts dont 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.043 euros au titre du détournement de clientèle.

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Qui peut agir en contrefaçon de la marque déposée pour le compte d’une société en cours de formation ?

Written by Dreyfus22/02/2021

Dépôt d’une marque pour le compte d’une société en cours de formation : qui peut agir en contrefaçon de la marque ?

Il est fréquent que des marques déposées auprès de l’INPI le soient par des personnes physiques agissant pour le compte d’une société en cours de formation.

Le fondateur de la société en cours de formation est le titulaire régulier de la marque déposée jusqu’à ce que la société en question reprenne ses engagements. Le fondateur peut donc agir en contrefaçon pour la défense de la marque dans l’intervalle.

 

Que se passe-t-il lorsque la société qui devait être créée et donc être titulaire de la marque, n’est finalement jamais formée ?

La Cour de Cassation s’est exprimée sur ce point dans une décision rendue le 14 octobre 2020. L’affaire opposait Madame T, qui avait déposé la marque « Dousè Péyi » au nom de la société Dousè Péyi en cours de formation, à la société Sérénade des saveurs (Cass. Comm. 14 oct 2020, n°18-23-965 T.c/ Sté Sérénade des saveurs).

Le litige concernait le dépôt de la marque « Doucè Péyi », quasiment identique à la marque antérieure.

Suite à ce dépôt, Madame T avait assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale la société Sérénade des saveurs. Cette dernière avait soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir du fondateur de la société, en défense de la marque déposée pour le compte de la société non encore créée (cf. article 31 du Code de procédure civile).

La société Sérénade des saveurs avait invoqué la non titularité de la marque à titre personnel par Madame T. D’après la défenderesse, la société n’ayant jamais été créée, Madame T aurait dû procéder à une inscription auprès de l’INPI pour mettre à jour la titularité de la marque.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de Madame T, faute d’intérêt à agir, ce qu’a confirmé par la suite la Cour d’appel en affirmant que Madame T « ne peut revendiquer la propriété de cette marque à titre personnel sans en avoir fait la modification au Registre national des marques préalablement à l’engagement de toute action réservée au titulaire de celle-ci ». À défaut, le changement est inopposable et toute action en défense de la marque est irrecevable.

Madame T a formé un pourvoi en cassation. A raison, puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article L210-6, alinéa 2, du Code du commerce qui prévoit un système de reprise des actes réalisés pour le compte de la société en cours de formation : « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne, les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a affirmé qu’en l’absence de personnalité juridique, le fondateur de la société, qui a déposé la marque, est titulaire de la marque et donc que Madame T pouvait tout à fait agir en contrefaçon de marque.

 

Cette solution permet de garantir la sécurité juridique des porteurs de projet. En effet, la création d’une société peut prendre du temps. Et, pendant ce délai, plusieurs actes doivent être accomplis, auxquels la loi reconnaît un effet rétroactif.

Déposer une marque au nom d’une société en cours de formation est une pratique intéressante pour valoriser l’actif marque et se défendre contre les tiers qui pourraient déposer une marque identique ou similaire tandis que la société n’est pas encore formée.

La jurisprudence en la matière n’est cependant pas constante et exige d’être rigoureux au moment du dépôt de la marque.

Afin que la société devienne automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation, il convient de créer un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation, qui sera annexé aux statuts et d’y mentionner le dépôt de la marque en indiquant que la société reprend l’acte juridique de dépôt à son compte.

 

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Pourquoi le signe « Le Frenchy » a-t-il été jugé distinctif pour des produits cosmétiques et de parfumerie ?

Written by Dreyfus03/12/2020

Par une décision du 23 mars 2019, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait rejeté la demande de marque « Le Frenchy » déposée par Guerlain, pour des produits cosmétiques et de parfumerie. Ceci, au motif que le signe était inapte à garantir l’origine commerciale des produits en cause, le signe pouvant indiquer une caractéristique du produit, à savoir son origine française.

Guerlain a interjeté appel de cette décision et a obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu une décision le 22 septembre dernier, statuant en sa faveur : le signe « Le Frenchy », pour les produits concernés, est suffisamment distinctif et n’est pas descriptif.

Dans la décision contestée, le Directeur de l’INPI avait considéré que l’anglais est prépondérant dans le langage courant et que nombreuses sont les expressions comprenant le terme « French », comme « French manucure » ou « French tech », couramment utilisées dans le commerce. Il avait ajouté que l’adjonction de la voyelle « y » à l’adjectif « French » ne change pas la nature de cet anglicisme argotique.

Guerlain indique que « Le Frenchy » évoque un « petit Français » en argot et que cette seule référence à l’esprit français ne suffit à priver le signe de distinctivité.

La Cour d’appel se rallie aux arguments de Guerlain, considérant que « Le Frenchy » évoque « une personne représentant un style, un art de vivre à la française, un esprit » et non directement une origine du produit.

La combinaison de l’article « le » et du terme « Frenchy » est inhabituelle et arbitraire par rapport aux produits visés. Le signe ne manque donc pas de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle. De même, il n’est pas descriptif, au sens de l’article L.711-2 b) des produits concernés, dans la mesure où la marque ne désigne pas une caractéristique des produits mais vise plutôt à qualifier la personne qui pourrait les consommer.

L’on peut supposer que la marque a été sauvée parce que le signe « Le Frenchy » comprend une forme d’argot qui ne présente pas de lien direct avec les produits en cause.

La décision aurait pu être différente face à un signe comprenant principalement le terme « French ».

En effet, l’on note par exemple que l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté la marque « LIVE THE FRENCH WAY » le 9 décembre 2019, pour manque de caractère distinctif au regard de services couverts en classes 35, 39 et 43, car il serait perçu comme un « slogan promotionnel élogieux ».

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur la validité d’un signe, il est pertinent de déposer la marque sous forme semi-figurative, si elle a vocation à être exploitée de manière stylisée. Les éléments graphiques permettent d’accroître le caractère distinctif d’un signe.

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Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

Written by Dreyfus25/11/2020

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

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Racisme : lorsque l’actualité rattrape les marques

Written by Dreyfus20/08/2020

Uncle Ben’s, Eskimo Pie, Quaker Oats… Outre le fait d’appartenir au secteur de l’alimentaire, ces marques ont un point commun : pendant longtemps, elles n’ont pas semblé poser problème et pourtant, l’actualité, le mouvement #BlackLivesMatter et l’évolution de la société a, à juste titre, fait ressortir le côté raciste de leur nom, logo ou slogan. Ces entreprises ont pris la décision de faire évoluer leur image et de modifier les marques qu’elles exploitent.

Pour faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI, une marque doit impérativement remplir une condition de licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De ce fait, un dessin obscène, un insigne nazi, un slogan raciste seront évidemment déclarés irrecevables au moment de leurs examens par les services de l’INPI suite à leurs dépôts.

 

L’appréciation indépendante de la spécialité

En droit des marques, c’est le signe lui-même que l’on prend en considération. Ainsi, la licéité des produits ou services qu’elle couvre n’est pas pertinent pour évaluer la conformité à l’ordre public d’un signe. Lorsque l’on apprécie la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs du signe, la nature du produit sur lequel la marque est apposée ou du service qu’elle désigne ne rentre pas en compte.

A l’inverse, une marque jugée raciste le demeure quelle que soit la nature des produits ou services qu’elle désigne. La marque d’emballages « Paki » aurait pu échapper à la qualification de « contraire à l’ordre public », au regard des produits qu’elle désigne. En effet, le nom de la marque n’a probablement pas vocation à revendiquer une idée raciste, puisqu’il s’agit d’un dérivé du verbe « To Pack » signifiant « emballer ». Cependant, le terme « Paki » étant également utilisé pour désigner de façon péjorative les pakistanais, l’enregistrement de cette marque aurait contrevenu au principe de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs à cause de la référence raciste à laquelle la marque fait échos.

 

L’appréciation en fonction du public pertinent

La conformité à l’ordre public d’une marque et par extension, son caractère raciste, se déterminent par rapport à sa susceptibilité de choquer ou non le public auquel elle sera confrontée. Par « public », on entend évidemment les consommateurs ciblés mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne. A cet égard, la marque « Paki » refusée au Royaume-Uni, où le terme raciste y est très courant, n’aurait sans doute pas provoqué le même malaise dans un pays où cette insulte raciste n’est pas utilisée.

Cela pourrait également expliquer pourquoi des marques comme Uncle Ben’s ou Quaker Oats n’ont pas, au moment de leur enregistrement et durant des années, été considérées comme racistes. Destinées à un public majoritairement occidental et distribuées dans des pays où le racisme ordinaire a longtemps été normalisé, le public auquel elles étaient confrontées ne se retrouvait pas « choqué » par leur image.

Cette situation n’est pas sans rappeler l’affaire Banania, marque qui arborait comme slogan « Y’a bon Banania », prononcé par un tirailleur sénégalais. Le slogan, signifiant « C’est bon » dans un français approximatif, perpétrait, selon les associations de lutte contre le racisme telles que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le stéréotype raciste et dénigrant selon lequel une personne noire n’était pas capable de parler dans un français correct.  Jusque dans les années 70, le slogan était couramment utilisé par la marque. Le 19 mai 2011, la Cour d’appel de Versailles a donné raison au MRAP en rendant une décision dans laquelle elle exigeait que Nutrimaine, société titulaire de la marque Banania, cesse la vente de tout produit portant le slogan.

Les entreprises détenant les marques Uncle Ben’s, Quaker’s Oats et Eskimo pie ont annoncé qu’elles allaient faire disparaître ou modifier leur identité visuelle qui perpétue des stéréotypes raciaux. Du côté du droit des marques, l’appréciation du caractère raciste par les offices se veut de plus en plus minutieuse.

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Lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle?

Written by Dreyfus29/07/2020

Les dirigeants d’entreprises en démarrage, tentant difficilement d’obtenir des prêts de trésorerie pour obtenir des fonds, ont tout intérêt à mettre en avant leurs actifs de propriété intellectuelle, qui peuvent être utilisés comme des garanties de prêts ou d’autres crédits. En effet, les actifs incorporels figurent parmi les catégories d’actifs préférées des investisseurs à la recherche de garanties solides. A ce titre, les fonds d’investissement proposent des solutions de plus en plus originales pour financer les start-ups.

Au-delà des outils traditionnels de financement par le biais de la propriété intellectuelle tels que les licences, de nouvelles méthodes permettant de lever des fonds en utilisant des actifs incorporels font leur apparition : ventes aux enchères (par des maisons de ventes spécialisées dans ce domaine), bourses en lignes, fiducies, hypothèques etc.

Sur quels actifs faut-il baser ses garanties ?

 

 

  • Brevets

 

Le portefeuille de brevets des entreprises qui font de la recherche représente un actif d’une grande valeur, à condition qu’il soit maitrisé. Dans le cadre d’une hypothèque, ou d’une fiducie, la source de revenus, pour être certaine, implique que le brevet fasse l’objet d’une licence.

 

 

  • Marques, dessins & modèles

 

Si les marques font l’objet d’une licence, elles peuvent donner lieu à un revenu certain et régulier. Elles offrent une garantie précieuse si l’entreprise est prospère.  À titre d’exemple, à la fin des années 1990 DreamWorks et le groupe Tussauds ont tous les deux accordé une garantie sur leur propriété intellectuelle couvrant à la fois la PI existante et la PI future.[1]

En outre, les dessins & modèles présentent l’avantage d’avoir une valeur indépendante du statut de l’entreprise. Par conséquent ils peuvent constituer une garantie de valeur pour les investisseurs.

 

 

  • Droits d’auteur 

 

Le droit d’auteur perdure jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, de sorte qu’une fois leur titularité et leur valeur prouvées, il offre une garantie précieuse pour l’investisseur. A cet égard, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a démontré que la prise de garanties sur les droits d’auteur dans les industries du film et de la musique était considérablement répandue et qu’elle augmentait dans les industries de la biotechnologie et du logiciel.[2]

On se souviendra du précurseur de cette innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle, David Bowie, lorsqu’il a vendu les « Bowie obligations » qui lui ont permis de disposer d’un revenu régulier de plus d’un million de dollars par année gagées sur les 25 albums qu’il a enregistrés avant 1990.[3]

Il est donc important d’envisager les droits de propriété intellectuelle comme de véritables actifs, et de repenser la façon dont vous les utilisez : ils peuvent devenir des sûretés réelles efficaces, notamment pour les PME ou start-ups qui lancent une activité.

 

Cela est vrai dans le monde entier. Par exemple en Inde, le gouvernement a mis place des mécanismes de garantie de prêts grâce à la possibilité d’hypothéquer ses marques ou ses brevets pour encourager les « jeunes pousses » et couvrir le risque de véritables échecs de commercialisation sur la base d’actifs hypothéqués par des droits de propriété intellectuelle. [4]

A suivre !

 

Il apparaît désormais possible de lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle. Le cabinet Dreyfus, expert des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle depuis 2004, vous aide à protéger et valoriser vos droits et vous conseille pour gérer au mieux vos actifs.

 

 

[1] « Taking security over IP » Fieldfisher – Février 2015

[2] « Propriété intellectuelle et financement – Une introduction » – WIPO – Septembre 2008

[3] « David Bowie et l’innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle » WIPO – 13 janvier 2016

[4] Startup : patents, trademarks, can be mortgaged soon to raise funds – Gadgetsnow – 17 mai 2016

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Written by Dreyfus28/07/2020

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Written by Dreyfus23/07/2020

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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