Entre juin 2012 et mars 2013, il a été possible d’objecter à la candidature pour l’attribution des nouvelles extensions de noms de domaine auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En tout, 69 objections ont été déposées, dont seulement six n’ont pas été menées à terme.
Les objections ont été examinées par 49 experts, reconnus pour leur constance et leur expertise. Les décisions ont par ailleurs été rendues soit à expert unique, soit par un collège de trois experts. Ils se sont appuyés sur le Guide du candidat aux nouvelles extensions, visible ici. Pour gagner une telle objection, une nouvelle extension devait :
Prendre un avantage injustifié du caractère distinctif ou de la renommée du signe de l’opposant, ou
Altérer de manière déloyale la distinctivité ou la renommée du signe, ou
Créer un risque de confusion inadmissible entre la nouvelle extension et le signe de l’opposant.
Selon Erik Wilbers, directeur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI, « ces critères reflètent les dynamiques particulières relatives à l’utilisation des marques sur internet ».
Les signes basant l’opposition à la candidature pouvaient être des marques ou des acronymes d’organisations intergouvernementales. Toutefois, seuls des droits dont une utilisation substantielle était démontrée ont justifié les objections. Ainsi, les experts ont refusé les objections basées sur des marques déposées dans le seul but de faire barrage à une candidature. La bonne foi était donc un critère déterminant pour les experts.
La moitié des objections déposées était originaire des Etats-Unis, et deux tiers l’étaient par un autre candidat à la même extension. Par ailleurs, le rapport indique que la grande majorité des objections étaient portées contre des nouvelles extensions utilisant des noms communs déposés en tant que marques, telles que les extensions <.home> ou encore <.music>. Selon le rapport, la candidature pour l’extension « .direct » a été faite dans le seul but de porter atteinte à la marque déposée par « The DirecTV Group ». La candidature a donc été annulée.
En tout, seules quatre objections ont abouti à des annulations de candidatures.
Bien que des procédures de médiation et d’audience devant des experts soient prévues par le Guide du candidat, elles n’ont pas été utilisées lors de la procédure d’objection.
L’existence de ce mécanisme d’objections ainsi que la publication anticipée de critères de décision par l’OMPI, ont évité bon nombre de candidatures infondées à l’attribution de nouvelles extensions, facilitant la tâche des experts.
Depuis le lancement du programme des nouvelles extensions génériques de noms de domaine (New gTLD Program) en 2012 par l’ICANN, l’univers des noms de domaine a profondément évolué. Ce programme a permis l’introduction de centaines de nouvelles extensions thématiques, géographiques ou sectorielles (.shop, .paris, .app, .law, etc.), offrant aux entreprises des opportunités de positionnement en ligne. Toutefois, cette diversification s’accompagne de risques accrus de cybersquatting et d’atteintes aux marques, obligeant les titulaires de droits à adapter leurs stratégies de protection. Il convient d’être conscient des enjeux, notamment à la veille de l’ouverture d’un second cycle de nouvelles extensions en 2026.
La procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) demeure le mécanisme central et universel de résolution des litiges portant sur les noms de domaine enregistrés de mauvaise foi, qu’il s’agisse d’extensions anciennes (.com, .net) ou nouvelles. Elle doit aujourd’hui composer avec un volume croissant de litiges et des contextes plus variés, nécessitant des approches plus ciblées.
Le présent article propose un panorama complet des évolutions depuis la première affaire emblématique Canyon.bike en 2014, expose les tendances récentes en matière de contentieux UDRP liés aux nouvelles extensions, et présente les recommandations stratégiques pour les titulaires de marques en 2025.
Contexte et portée de l’UDRP pour les nouvelles extensions
L’UDRP, adoptée par l’ICANN en 1999, s’applique à toutes les extensions génériques de noms de domaine (gTLD), qu’elles soient historiques ou issues du programme des nouvelles extensions. Elle permet à un titulaire de marque d’obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque trois conditions sont remplies :
le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque,
le titulaire du domaine n’a aucun droit ou intérêt légitime sur ce nom,
le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Ce dispositif s’impose donc à l’ensemble des nouvelles extensions, garantissant une cohérence juridique à l’échelle mondiale.
Évolution des nouvelles extensions depuis 2014
Croissance et diversification des gTLD
Depuis 2014, le nombre d’extensions disponibles a connu une progression fulgurante, dépassant aujourd’hui 1 200 gTLD délégués. On distingue plusieurs catégories :
Extensions thématiques (.shop, .tech, .app), ciblant des secteurs d’activité précis,
Extensions communautaires ou spécialisées (.law, .bank), assorties souvent de critères d’éligibilité stricts.
Tendances et extensions les plus utilisées
Certaines extensions nouvelles se sont imposées rapidement grâce à leur caractère universel et à leur potentiel marketing, telles que .xyz, .online ou .shop. Elles sont devenues des cibles privilégiées des cybersquatteurs, nécessitant une surveillance renforcée.
Jurisprudence et décisions marquantes
L’affaire Canyon.bike (2014)
Cette décision reste la première affaire UDRP connue portant sur une nouvelle extension. Elle a confirmé que l’extension, en elle-même, n’influe pas sur l’évaluation de la similarité entre la marque et le nom de domaine : c’est l’élément situé avant le point qui est déterminant.
Développements jurisprudentiels récents
Depuis 2014, de nombreuses affaires ont concerné des nouvelles extensions. Les panels UDRP appliquent les mêmes critères aux gTLD récents qu’aux anciens, tout en tenant compte du contexte spécifique de certaines extensions, notamment lorsque l’extension peut renforcer le lien avec le secteur visé par la marque. Les décisions montrent aussi une vigilance accrue envers les enregistrements multiples dans des extensions différentes visant une même marque.
Enjeux et stratégies pour les titulaires de marques
Surveillance et anticipation
La multiplication des extensions rend indispensable la mise en place d’une surveillance automatisée et ciblée sur les termes correspondant à la marque, dans toutes les extensions pertinentes.
Choix des procédures adaptées
En fonction du dossier, plusieurs options sont possibles :
UDRP : pour obtenir un transfert ou une suppression définitive,
URS (Uniform Rapid Suspension) : pour des cas manifestes de cybersquatting, permettant une suspension rapide,
Procédures locales : comme Syreli pour le .fr, lorsque le nom de domaine relève d’un ccTLD.
Constitution de dossiers solides
La réussite d’une plainte repose sur la capacité à démontrer clairement les trois critères de l’UDRP, avec des preuves tangibles de la notoriété de la marque et de la mauvaise foi du défendeur (ex. enregistrements multiples, usage trompeur, redirections vers des sites concurrents).
Conclusion
Les nouvelles extensions offrent aux entreprises des possibilités inédites pour leur visibilité en ligne, mais aussi de nouveaux terrains d’atteintes aux droits. La procédure UDRP conserve toute sa pertinence et son efficacité, à condition d’être intégrée dans une stratégie globale combinant veille, action rapide et choix judicieux des procédures.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la protection et la défense de leurs droits sur l’ensemble des extensions, en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
Qu’est-ce qu’un new gTLD ?
Il s’agit d’une extension générique de nom de domaine introduite après 2012, comme .shop, .paris ou .app, permettant d’élargir les choix de noms de domaine.
L’UDRP s’applique-t-elle aux nouvelles extensions ?
Oui, elle couvre toutes les extensions gTLD approuvées par l’ICANN, anciennes ou récentes.
Faut-il surveiller toutes les extensions ?
Il est recommandé de cibler les extensions pertinentes pour votre secteur et votre marché, afin d’optimiser le coût et l’efficacité de la veille.
Peut-on attaquer plusieurs noms de domaine dans une même procédure ?
Oui, si les domaines ont un titulaire commun et que les circonstances le justifient.
Comment prouver la mauvaise foi du défendeur ?
Par des éléments comme la notoriété de la marque, la redirection vers un site concurrent ou l’offre de vente du domaine à prix excessif.
Fondé en 1998, l’ICANN régule entre autre l’attribution des noms de domaines sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent de fait aux États. Mais l’ICANN est une société de droit californien, qui se trouve soumise de ce fait au procureur général de Californie et qui relève en dernière instance du département du Commerce des États-Unis.
Et c’est là tout ce qui alarme l’Union européenne. Suite aux révélations d’espionnage par l’Agence de la Sécurité Nationale américaine, la Commission européenne s’inquiète du manque de transparence dans la gouvernance d’internet. Dans un communiqué de presse en date du 12 février 2014, elle en a proposé une refonte majeure, appelant à « une gouvernance plus transparente, plus responsable et plus inclusive ».
La Commission propose notamment des actions concrètes comme l’établissement d’un calendrier pour le changement de direction de l’ICANN et de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), la création de principes directeurs pour la gouvernance d’internet, ou encore la mise en place d’un processus mondial pour les décisions majeures. L’objectif majeur est de responsabiliser les différents acteurs d’internet.
La vice-présidente de la Commission européenne Neelie Kroes a déclaré à ce sujet que « le pluralisme d’acteurs sur internet est un formidable moteur d’innovation » et que « l’Europe doit avoir un rôle majeur dans la définition de l’internet de demain ».
A l’aune des révélations d’espionnage et de l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine, une gouvernance responsable et transparente semble essentielle.
Des amendements à la loi relative aux dessins et modèles sont entrés récemment en vigueur au Monténégro. De nouvelles possibilités s’offrent au propriétaire de dessins et modèles souhaitant intenter une action en contrefaçon.
Auparavant, une action devait être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’infraction. Désormais, si le contrefacteur a agit de mauvaise foi, l’action pourra être introduite à tout moment au cours de la période de protection du design industriel, soit pendant 25 ans après la date du dépôt.
Le propriétaire peut demander, en plus d’une indemnisation, une compensation évaluée sur la base d’un contrat de licence qui aurait été conclu.
Enfin, si le propriétaire rapporte la preuve que l’infraction a été réalisée dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le but d’obtenir un avantage économique ou commercial, le tribunal pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers, même si le défendeur n’est pas directement lié à l’acte de contrefaçon.
Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.
Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.
La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.
Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.
Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.
A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Aux Etats-Unis tout comme en Europe, l’acceptation du nom d’un médicament est semée d’embuches bien spécifiques. Au-delà des critères applicables à tout dépôt de marque, l’enregistrement d’un nom de médicament dépend en grande partie de la Food and Drug Administration – FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).
Plusieurs critères sont examinés par la FDA, au premier rang desquels la déceptivité du nom, le risque de confusion (notamment avec un médicament sur le marché), avec pour objectif principal la santé et la prévention des erreurs médicales. D’autres analyses sont effectuées, sur le packaging, les patients cibles ou encore le nom générique. Des tests sont également effectués sur les indications de posologie, ou par l’écriture manuscrite. Il est essentiel en effet qu’une prescription médicamenteuse ne soit pas comprise différemment par le médecin et la personne qui délivre les traitements.
Cette procédure est financée par les lois PFUDA (Prescription Drug User Free Act), qui donnent également des objectifs à atteindre à la FDA. Depuis 1992, le délai d’enregistrement d’une marque de médicaments été divisé par deux aux Etats-Unis. Cependant, une marque pharmaceutique ne sera enregistrée que lorsque le composant sera lui-même autorisé par l’agence.
Une procédure d’urgence existe également concernant les traitements médicamenteux de maladies mortelles dont le potentiel succès est inégalé. L’issue de cette procédure peut être désavantageuse pour les candidats à la procédure ordinaire. La marque déposée en procédure d’urgence est prioritaire, même si le dépôt de la demande est postérieur.
A cause de ce contrôle, seuls 40% des noms de médicaments sont enregistrés, la sécurité des patients étant une priorité.
Par une loi fédérale No. 194-FZ, adoptée le 23 juillet 2013, les autorités russes ont décidé d’augmenter les amendes en cas de contrefaçon. La mise en œuvre de sanctions plus sévères a pour objectif de dissuader les tiers de distribuer des produits contrefaisants.
Le nouvel article 14.10, introduit dans le code russe des infractions administratives, prévoit de nouvelles pénalités pour contrefaçon de marque. Ces dernières seront prononcées lors d’utilisation illégale de marque, d’appellations d’origine, de fabrication et de distribution de marchandises contrefaisantes.
Dans le passé, les autorités russes ne faisaient aucune corrélation entre le prix des marchandises contrefaites et le montant de l’amende. Désormais, elles différencient les peines encourues selon qu’il s’agisse d’une entreprise ou de son dirigeant. Une entreprise devra payer le triple du prix des marchandises avec une base minimum de 40,000 RUB (environ 850 euros) et les produits contrefaisants seront confisqués. Les dirigeants d’entreprise, quant eux, devront payer le double du prix des marchandises contrefaisantes avec une base minimum de 20,000 RUB. Enfin, s’il s’agit de particuliers, ils devront simplement payer le prix de la marchandise avec une base minimum de 2,000 RUB (environ 50 euros).
Bien que la lutte contre la contrefaçon soit difficile en Fédération de Russie, ces mesures sont bienvenues et devraient avoir un caractère dissuasif pour certains.
Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.
L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».
Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.
Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.
Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
En décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.
L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.
L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».
Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.
Le 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.
La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o. le 19 novembre 2010.
La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.
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Written by Nathalie Dreyfus03/04/2014 
Entre juin 2012 et mars 2013, il a été possible d’objecter à la candidature pour l’attribution des nouvelles extensions de noms de domaine auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En tout, 69 objections ont été déposées, dont seulement six n’ont pas été menées à terme.
