Nathalie Dreyfus

Introduction

Dans un monde où l’intelligence artificielle transforme le paysage commercial numérique, ChatGPT offre de nouvelles opportunités en devenant un véritable acteur du e-commerce, n’étant plus un simple assistant conversationnel.  La question de la protection des marques dans ChatGPT devient alors centrale pour les entreprises soucieuses de préserver leurs actifs immatériels.

Contrairement à une idée parfois répandue, l’environnement numérique ne constitue nullement une zone de non-droit. Un cadre juridique structuré s’est progressivement construit, en particulier au niveau européen, au premier rang duquel figure la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, dite « directive sur le commerce électronique ».

Le droit des marques face aux technologies d’IA

Le droit des marques repose sur la faculté, pour le titulaire, d’interdire l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque cet usage est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant le risque d’association.

Appliqué à ChatGPT, ce principe impose une analyse contextuelle. L’IA, en tant que technologie, n’est pas titulaire de droits ni d’obligations. En revanche, les usages qui sont faits des contenus qu’elle génère, notamment dans un cadre commercial, peuvent relever pleinement du champ du droit des marques.

Instant Checkout et commerce conversationnel : un nouveau terrain de vulnérabilité pour les marques

Le service Instant Checkout, lancé en 2025 par Open AI, permet aux utilisateurs d’acheter des produits directement à partir de ChatGPT. Cette technologie, actuellement présente aux Etats-Unis, pourrait rapidement être déployée en Europe.

La visibilité immédiate offerte par cette plateforme constitue un levier commercial puissant puisqu’elle permet d’atteindre un large public grâce aux offres d’achat mais elle facilite aussi la violation des droits de propriété intellectuelle, notamment les marques.

Le système d’IA rassemble les flux de produits provenant de diverses plateformes, ce qui permet aux contrefacteurs de proposer des produits litigieux, utilisant des images et des marques déposées sans autorisation. Ce processus est particulièrement dangereux, car ChatGPT ne certifie pas automatiquement que le vendeur est officiel, ce qui empêche les consommateurs de savoir s’ils effectuent leur achat auprès d’un revendeur agréé ou non.

Il est donc impératif pour les titulaires de marques de prendre des mesures afin de sécuriser leurs produits et de prévenir l’utilisation abusive de leurs signes distinctifs.

Les bonnes pratiques pour protéger les marques sur les plateformes de commerce

La protection des marques sur les plateformes de commerce intégrant des moteurs d’IA générative repose désormais sur une structuration proactive de l’information, visant à orienter l’interprétation algorithmique vers les produits authentiques et les sources légitimes.

La GEO (Generative Engine Optimization) constitue un levier central. La GEO s’est instaurée dans la continuité des SEO. La GEO regroupe l’ensemble des techniques permettant d’améliorer la visibilité de certaines informations dans les résultats produits par l’intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Appliquée à la protection des marques, elle permet aux titulaires de droits d’améliorer la lisibilité, la crédibilité et la visibilité des fiches produits légitimes auprès des systèmes d’IA.

L’identification claire des vendeurs autorisés, de l’origine des produits et du titulaire des droits, combinée à des mesures techniques telles que l’intégration de métadonnées et d’éléments distinctifs dans les visuels, limite les usages frauduleux.

Enfin, la sécurisation des marques dans l’écosystème ChatGPT suppose une démarche active et continue. Elle passe par une veille active des résultats générés, afin de détecter rapidement les offres suspectes, par un enrichissement systématique des catalogues produits, et par la mise en avant de badges de vérification destinés à rassurer les consommateurs.

Défense des marques et actions judiciaires

En cas de découverte de produits contrefaisants, les titulaires de marques doivent suivre une procédure rigoureuse pour protéger leurs droits :

• Sécuriser les preuves : Conserver des captures d’écran et des métadonnées pour constituer un dossier solide.
• Agir auprès des plateformes de vente : Contacter directement les plateformes pour obtenir la suppression des annonces de produits contrefaisants et la désactivation des comptes vendeurs impliqués.
• Déréférencement : Obtenir le retrait des fiches de produits contrefaits des résultats de ChatGPT.
• Mettre en place une surveillance ciblée afin d’identifier rapidement les nouvelles occurrences à risque et d’intervenir en amont.

Dans ce contexte technologique complexe, le recours à un spécialiste de la propriété intellectuelle demeure déterminant pour définir une stratégie d’action adaptée et juridiquement sécurisée.

Conclusion

Dans cette nouvelle ère du commerce numérique, l’intégration d’outils comme ChatGPT et Instant Checkout crée d’énormes opportunités pour les marques, tout en introduisant des risques de contrefaçon et d’usurpation d’identité. En adoptant des stratégies de protection tels que le GEO, l’utilisation de métadonnées et de labels d’authenticité, les marques peuvent sécuriser leur position dans cet environnement dynamique et protéger efficacement leurs droits de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quelles sont les principales menaces pour les marques dans l’écosystème ChatGPT ?
Risque d’association avec des contenus inexacts, des vendeurs non autorisés ou des produits contrefaits, ainsi que dilution de la source officielle au profit de contenus tiers.

2. Pourquoi le GEO (Generative Engine Optimization) est important pour les titulaires de marques ?
Il vise à optimiser la compréhension et la citation correcte d’une marque par les IA génératives, afin d’éviter les amalgames et usages non maîtrisés. Les moteurs conversationnels ne se contentent plus de référencer des contenus existants : ils synthétisent, reformulent et hiérarchisent l’information, devenant ainsi des intermédiaires puissants entre la marque et le public. Dans ce contexte, l’absence de maîtrise du GEO expose les marques à des risques accrus de confusion, d’approximation, voire d’atteinte à leurs droits.

3. Quels leviers juridiques et opérationnels les marques peuvent-elles activer pour reprendre le contrôle de leur image dans les réponses générées par ChatGPT ?
Les marques peuvent combiner plusieurs leviers complémentaires, incluant la surveillance des usages de la marque dans les environnements conversationnels, des actions de notification, de take down ou contentieuses en cas d’associations trompeuses ou illicites. Cette approche hybride, à la fois préventive et réactive, permet de réduire les risques de confusion, de protéger la réputation de la marque et de renforcer la cohérence des informations relayées par les IA génératives.

4. ChatGPT est-il responsable des contrefaçons qu’il affiche ?
La responsabilité juridique dépend des contrats entre ChatGPT et les plateformes de vente, mais elle reste floue à ce jour.

5. Comment utiliser les métadonnées pour protéger une marque dans ChatGPT ?
En intégrant des métadonnées explicites, normalisées et cohérentes, permettant d’identifier sans la marque, son titulaire légitime et ses canaux officiels. Ces métadonnées peuvent inclure la dénomination exacte de la marque telle qu’enregistrée, les références d’enregistrement (INPI, EUIPO, OMPI), les territoires protégés, ainsi que les liens vers les sites officiels et comptes certifiés sur les réseaux sociaux.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

La protection d’un dessin et modèle repose moins sur l’intuition créative que sur la maîtrise rigoureuse des exigences techniques du dépôt. En pratique, nombre de droits pourtant stratégiques se révèlent fragiles, voire inexploitables, en raison d’erreurs commises dès la phase de formalisation graphique. Or, dans un contexte de concurrence accrue et de contentieux fréquents, la qualité technique du dépôt conditionne directement l’étendue et l’effectivité de la protection juridique.

Nous exposerons les recommandations techniques essentielles à suivre pour sécuriser un dépôt de dessin et modèle, tant en droit français qu’européen, en adoptant une approche pragmatique, orientée vers la preuve et l’opposabilité des droits.

Comprendre le rôle central de la représentation graphique dans la protection des dessins et modèles

La représentation graphique comme seul périmètre de protection

En matière de dessins et modèles, le droit ne protège que ce qui est représenté. Ni l’intention créative, ni la fonction, ni la description textuelle ne peuvent pallier une représentation défaillante. Les offices, qu’il s’agisse de l’INPI ou de l’EUIPO, apprécient la nouveauté et le caractère propre exclusivement à partir des visuels déposés.

Une représentation imprécise, surchargée ou ambiguë entraîne mécaniquement une réduction du périmètre de protection, voire une vulnérabilité accrue en cas d’action en nullité.

Exigences techniques fondamentales à respecter

Les visuels doivent répondre à des standards stricts, tant sur le fond que sur la forme. Nous recommandons notamment :

• Des images nettes, sans ombrage parasite ni reflets ;
• Un fond neutre, uniforme voire blanc et sans décor ;
• Une absence totale d’éléments textuels, de logos ou de mesures ;
• Une cohérence parfaite entre les différentes vues.

De plus, lorsque le dessin ou modèle comprend plusieurs éléments, chacun d’eux doit être représenté séparément, tout en faisant également l’objet d’une représentation de l’ensemble, afin de permettre une compréhension claire de l’apparence globale de chaque composant pris isolément.

Structurer les vues et variantes pour maîtriser le périmètre de protection

Multiplier les vues sans diluer la protection

Un dépôt efficace repose sur un équilibre entre exhaustivité et lisibilité. Les vues doivent permettre de comprendre intégralement l’apparence du produit, sans introduire de contradictions. En pratique, les vues suivantes sont généralement recommandées :

• Vue de face et de dos ;
• Vue de profil droit et gauche ;
• Vue de dessus et de dessous ;
• Vue en perspective.

Toute incohérence entre ces vues peut être exploitée par un tiers pour contester la portée du droit, notamment dans le cadre d’un litige en contrefaçon.

Gérer les variantes et options de manière stratégique

Lorsque le produit comporte des variantes (formes alternatives, motifs interchangeables, éléments amovibles), plusieurs stratégies sont envisageables.

Soit intégrer les variantes dans un dépôt multiple cohérent, soit déposer des dessins et modèles distincts. Une mauvaise gestion des variantes expose à un double risque : une protection trop étroite ou, à l’inverse, une annulation partielle pour défaut de nouveauté.

Anticiper les exigences techniques des offices et les risques contentieux

Neutraliser les éléments non revendiqués

Afin de circonscrire précisément le périmètre de protection et d’exclure les éléments visibles mais non revendiqués, les offices admettent plusieurs procédés graphiques de neutralisation, à condition qu’ils soient utilisés de manière claire, cohérente et non équivoque.

• Lignes discontinues : procédé de référence pour exclure explicitement de la protection les éléments visibles mais non revendiqués, notamment les parties fonctionnelles ou standardisées.
• Points discontinus : alternative admise permettant d’indiquer de manière claire les éléments exclus, sous réserve d’une application uniforme sur l’ensemble des vues.
• Traitement en couleur distincte : technique consistant à différencier visuellement les éléments revendiqués des éléments neutres, dès lors que le périmètre protégé demeure immédiatement identifiable.
• Effet de flou volontaire : procédé permettant de neutraliser des éléments secondaires sans les supprimer totalement de la représentation.
• Encadrement ou mise en évidence graphique : méthode visant à circonscrire précisément les parties revendiquées par contraste avec l’environnement visuel du produit.

Le recours à ces techniques doit s’inscrire dans une stratégie graphique homogène et anticipée, une neutralisation imprécise ou incohérente étant susceptible d’affaiblir la validité du modèle et son efficacité en cas de contentieux.

Éviter toute confusion avec la fonction technique

Un dessin ou modèle ne doit jamais donner l’impression de protéger une solution technique. Les formes imposées exclusivement par la fonction sont exclues de la protection. Une représentation maladroite peut conduire l’office ou le juge à considérer que l’apparence est dictée par la technique, entraînant une nullité.

Nous recommandons une analyse préalable croisée entre dessin ou modèle, brevet et concurrence, afin d’orienter correctement la stratégie de dépôt.

Conclusion

Un dépôt de dessin et modèle juridiquement efficace repose sur une approche technique, stratégique et anticipative. La qualité des représentations conditionne la solidité du droit, sa valeur économique et sa capacité à résister au contentieux.

Maîtriser les recommandations techniques applicables au dépôt d’un dessin et modèle permet de transformer une création esthétique en un actif juridique robuste et défendable. Cette rigueur est aujourd’hui indispensable pour sécuriser l’innovation, valoriser les portefeuilles et prévenir les litiges.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Combien de vues sont recommandées dans le dépôt d’un dessin ou modèle ?
Autant que nécessaire pour comprendre l’apparence complète, sans redondance inutile dans la limite de 10 vues par dépôt. À cet égard, sept vues sont prises en compte dans la protection, tandis que jusqu’à trois vues supplémentaires peuvent être jointes sans être prises en compte pour l’étendue de la protection.

2.Quel est l’intérêt de déposer dix vues si seules sept sont prises en compte dans la protection du dessin ou modèle ?
Le dépôt de vues supplémentaires permet de faciliter la compréhension globale du dessin ou modèle en illustrant certains angles, détails ou configurations spécifiques qui ne peuvent être appréhendés par les seules vues protégées. Ces vues complémentaires jouent un rôle pédagogique et interprétatif, en aidant l’office ou le juge à apprécier l’apparence d’ensemble.

3. Les couleurs doivent-elles être déposées ?
Uniquement si elles participent à l’impression d’ensemble revendiquée.

4. Une mauvaise représentation peut-elle invalider un modèle ?
Oui, notamment en cas d’ambiguïté ou de contradiction entre les vues.

5. Faut-il adapter le dépôt selon les pays ?
Oui, certaines exigences formelles et pratiques diffèrent selon les offices.

6. Un dessin technique est-il suffisant ?
Non, il doit traduire l’apparence, non la fonction.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

Le retrait ou la renonciation à une marque constitue, en apparence, un levier simple et pragmatique pour désamorcer un conflit en droit des marques. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cachent des conséquences juridiques profondes, parfois irréversibles, susceptibles d’affecter durablement la valeur d’un actif stratégique, la cohérence d’un portefeuille et la position du titulaire dans un contentieux.

Dans un contexte de contentieux administratifs, que ce soit devant l’INPI ou l’EUIPO, ces mécanismes doivent être maniés avec prudence. Mal anticipés, ils peuvent transformer une solution amiable en affaiblissement structurel des droits. Bien maîtrisés, ils deviennent au contraire un outil de négociation efficace, rapide et économiquement rationnel.

Comprendre le retrait et la renonciation à une marque : notions clés et distinctions fondamentales

La renonciation constitue un abandon de droits, partiel ou total, par le titulaire d’une marque. Lorsqu’elle est totale, la marque disparaît purement et simplement du registre. Lorsqu’elle est partielle, cela consiste à réduire le périmètre de protection d’une marque, en restreignant la liste des produits et services désignés dans le libellé.  Cette réduction peut prendre plusieurs formes :

• Suppression de certains produits ou services,
• Exclusion explicite de segments sensibles ou litigieux.

La renonciation est souvent utilisée pour neutraliser un risque de confusion identifié.

Un point fondamental doit être souligné :

• Si le titulaire intervient avant l’enregistrement de la marque, on parle de retrait (total ou partiel);
• Si le titulaire intervient après l’enregistrement de la marque, on parle de renonciation (totale ou partielle).

Cette distinction terminologique emporte des effets juridiques majeurs, notamment en cas de contentieux en cours.

Le retrait de marque et l’opposition : un outil de résolution rapide et encadrée des conflits

La logique de l’opposition : prévenir plutôt que guérir

Une fois qu’une demande de marque a été examinée par l’office compétent et qu’elle satisfait aux exigences légales, elle est publiée afin de permettre aux tiers détenant des droits antérieurs de déposer une opposition si nécessaire. Cela permet d’intervenir de manière précoce et de résoudre les litiges avant que l’enregistrement de la marque litigieuse ne soit définitif.

L’opposition repose sur l’argument selon lequel l’enregistrement de la nouvelle marque porterait atteinte aux droits existants, notamment en matière de risque de confusion, de notoriété ou de renommée de la marque antérieure. Dans ce cadre, le retrait total ou partiel de la demande contestée est perçu par les offices comme une solution prioritaire, car elle modifie directement l’objet du litige.

Effets procéduraux du retrait en opposition

Le retrait d’une demande de marque peut intervenir à différentes étapes de la procédure d’opposition. Tout d’abord, le retrait peut intervenir avant même qu’un titulaire de droit antérieur n’intente une opposition, généralement à la suite de la réception d’une lettre de mise en demeure émise par ce dernier.

Le retrait peut également se produire pendant la phase d’examen de la recevabilité de l’opposition ou durant la période d’instruction de la procédure. Enfin, le retrait peut également intervenir après que la décision d’opposition a été rendue.

Il est important de distinguer les effets d’un retrait partiel d’un retrait total. Si le retrait est partiel, cela entraîne une modification du libellé de la demande de marque, dont l’enregistrement se poursuivra alors avec cette version ajustée. Si la demande de marque est totalement retirée ou si l’ensemble des produits ou services visés par l’opposition sont retirés, la procédure d’opposition est automatiquement clôturée, puisqu’elle devient sans objet.

Cette solution est très appréciée des entreprises et des professionnels du droit, car elle permet de mettre fin au conflit rapidement, sans qu’il ne soit nécessaire d’aller jusqu’à une décision de fond.

Renonciation à une marque face aux actions en nullité et en déchéance : des effets juridiques radicalement différents

Effets et enjeux de la renonciation

La renonciation, bien qu’elle n’élimine pas la marque du registre, entraîne une réduction de son champ d’application. Lorsque la renonciation est totale, elle a des effets similaires à un retrait, car la marque n’a plus de protection. Toutefois, lorsque la renonciation est partielle, elle maintient certains droits de propriété sur la marque, mais avec des restrictions. Cela peut poser des risques en termes de gestion de la marque, car elle pourrait perdre en notoriété ou être utilisée de manière non stratégique.

La renonciation à une marque doit être intégrée dans une stratégie de portefeuille de marques global. Elle permet de rationaliser un portefeuille, d’éviter des frais de renouvellement inutiles et de mettre fin à des droits sur des marques qui ne sont plus pertinentes. Toutefois, ces décisions doivent être prises avec prudence, en évaluant bien les conséquences à long terme sur la valeur de la marque et la protection juridique dont elle bénéficie.

La renonciation peut également s’avérer nécessaire dans un contexte contentieux, notamment lorsqu’une marque est exposée à une action en nullité ou en déchéance, afin d’anticiper un risque juridique ou de maîtriser les effets d’une procédure en cours.

Pourquoi la renonciation ne met pas fin au contentieux ?

Dans les actions en nullité ou en déchéance, l’objectif du demandeur ne coïncide pas toujours avec les effets de la renonciation.

• La nullité a pour but de faire reconnaître que la marque contestée n’a jamais rempli les conditions de validité légales lui permettant un enregistrement conforme. Elle produit ses effets à la date de dépôt.
• La déchéance a pour but de faire reconnaître que la marque contestée ne respecte plus les exigences légales d’exploitation de la marque ou qu’un évènement justifie que le titulaire soit déchu de ses droits. Elle produit ses effets à la date du défaut d’usage ou à celle de la demande.
• La renonciation permet de renoncer à l’intégralité de ses droits sur une marque ou seulement une partie mais elle ne produit d’effet qu’à compter de son inscription.

En conséquence, le demandeur conserve un intérêt légitime à poursuivre la procédure, même parfois, en cas de renonciation totale.

Conclusion

Le retrait et la renonciation à une marque ne sont ni de simples formalités administratives, ni des solutions universelles. Elles constituent des actes juridiques structurants, dont les effets varient profondément selon le type de procédure engagée.

Si la limitation d’une marque s’impose comme un outil efficace en opposition, elle perd largement de son intérêt face aux actions en nullité ou en déchéance, où la renonciation ne prive pas le demandeur de son droit à une décision.

Une approche stratégique, intégrée et juridiquement maîtrisée demeure indispensable pour préserver la valeur et la sécurité des marques.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

La renonciation à une marque est-elle définitive ?

Oui. Une fois inscrite au registre, la renonciation est irréversible pour les produits ou services abandonnés.

La renonciation partielle d’une marque peut-elle affecter sa réputation ?
Oui, la renonciation partielle d’une marque peut affecter sa réputation, car elle peut donner l’impression que la marque perd de sa pertinence ou de son usage dans certains secteurs, ce qui pourrait nuire à sa visibilité et à sa perception sur le marché.

La renonciation partielle ou totale d’une marque a-t-elle des conséquences sur les contrats de licence ou de partenariat ?

Oui, la renonciation à une marque peut affecter les contrats de licence ou de partenariat existants, car elle met fin totalement ou partiellement à la protection de la marque. Les parties prenantes devront être informées et des ajustements peuvent être nécessaires.

Une marque retirée ou ayant fait l’objet d’une renonciation totale peut-elle être réutilisée par des tiers ?

Oui. Une fois la protection abandonnée, le signe redevient en principe disponible, sous réserve d’éventuels droits antérieurs identiques ou similaires subsistants.

Le retrait est-il toujours préférable à une opposition ?

Non. Le retrait est un outil efficace et nécessaire dans certains contextes, mais il doit être comparé à d’autres options stratégiques, notamment la défense au fond, en fonction des enjeux juridiques et commerciaux.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

Déterminer la titularité d’un dessin et modèle constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des créations industrielles. En pratique, les contentieux ne portent pas seulement sur la contrefaçon ou sur la validité du dessin ou modèle lui-même, mais très fréquemment sur l’identité de la personne habilitée à l’exploiter, à l’opposer ou à le céder. Salariat, sous-traitance, création collective, absence de contrat ou dépôt mal anticipé sont autant de facteurs de risque. Nous analyserons ici les règles permettant d’identifier, d’acquérir et de démontrer la titularité d’un dessin ou modèle, tant en droit français qu’en droit européen.

Principe et critères de titularité

Critères de titularité des dessins et modèles

Le dessin et modèle protège, l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, indépendamment de toute fonction technique. La titularité doit être distinguée de la création matérielle. Le créateur est nécessairement une personne physique, tandis que le titulaire peut être une personne morale.

En droit français comme en droit européen, la logique est pragmatique : la titularité est attribuée à celui qui est juridiquement légitime à exploiter le design, compte tenu du contexte de création. La loi pose un principe, assorti de présomptions et de mécanismes correctifs.

Principe de titularité : le rôle central du créateur

Par principe, le dessin et modèle appartient à son créateur. Cette règle s’applique que le dessin soit enregistré ou non. La création confère un droit originaire, dès lors que le design est nouveau et présente un caractère propre.

En cas de litige, les juridictions examinent les éléments concrets attestant de la contribution créative : esquisses, prototypes, fichiers numériques, échanges de courriels, cahiers des charges annotés. Une simple idée ou directive esthétique ne suffit pas. La titularité repose sur une contribution créative personnelle, identifiable dans la forme finale du produit.

Les conflits de titularité

1) Dessins et modèles créés par des salariés

La création d’un dessin ou modèle par un salarié dans l’exercice de ses fonctions n’est pas encadré par la loi. Et si le régime des dessins et modèles a longtemps bénéficié d’un régime similaire à celui du droit d’auteur, la jurisprudence utilise ici un raisonnement un peu différent de celui utilisé pour les œuvres de l’esprit. En effet, si le droit d’auteur est indéfectiblement personnaliste, le droit des dessins et modèles répond à une logique plus économique.

On retrouvera ainsi, face à la problématique de la création salariale, un raisonnement similaire à celui utilisé en matière de brevet. Ainsi, lorsque le dessin ou modèle est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou selon les instructions de son employeur, le droit prévoit une présomption de titularité au bénéfice de l’employeur lorsque ce dernier est à l’origine de la demande d’enregistrement. Cette règle vise à sécuriser l’exploitation économique des créations réalisées dans un cadre organisé et rémunéré.

Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et suppose que la création s’inscrive effectivement dans les missions confiées au salarié. Si le design a été conçu en dehors des fonctions, sans lien avec l’activité de l’entreprise, la titularité reste ainsi attachée au salarié.

Dans les faits, l’absence de clause contractuelle précise constitue une source majeure de contentieux. Il est recommandé de prévoir systématiquement, dans les contrats de travail, des clauses explicites relatives aux créations de dessins et modèles, couvrant tant la titularité que les modalités d’exploitation.

2) Dessins et modèles réalisés par des prestataires ou partenaires

La situation est radicalement différente en présence d’un prestataire indépendant, d’un designer freelance ou d’un partenaire industriel. Contrairement au salariat, aucune présomption légale ne joue en faveur du donneur d’ordre.

En l’absence de contrat prévoyant une cession ou une attribution de titularité, le prestataire demeure titulaire des droits, même si la création a été intégralement financée par le client. Cette situation est fréquente dans les secteurs du luxe, du design produit ou de la mode, et constitue un risque juridique majeur.

La cession de titularité doit être expresse, écrite et précisément définie, notamment quant à l’étendue territoriale, à la durée et aux modes d’exploitation. Une simple facture ou mention de “travail sur mesure” est juridiquement insuffisante.

Présomptions de titularité et valeur du dépôt

Le dépôt d’un dessin et modèle, qu’il soit français ou communautaire, crée une présomption simple de titularité au profit du déposant. Cette présomption facilite l’action en contrefaçon et la défense des droits, mais elle peut être renversée par la preuve contraire.

Ainsi, un déposant peut être déchu de sa qualité de titulaire s’il est démontré que le dépôt a été effectué sans droit, notamment par un ancien salarié, un prestataire ou un associé agissant de mauvaise foi. Les juridictions européennes sont particulièrement attentives aux circonstances de la création et aux relations contractuelles antérieures.

Le dépôt doit donc être envisagé comme un outil de sécurisation, non comme une garantie absolue.

Sécuriser la titularité : bonnes pratiques et stratégies juridiques

Pour éviter toute contestation ultérieure, plusieurs leviers doivent être combinés :

• D’abord, contractualiser systématiquement la titularité en amont des projets créatifs.
• Ensuite, conserver des preuves datées de la création et du processus de conception.
• Enfin, aligner la stratégie de dépôt avec la réalité juridique de la création.

À titre d’exemple, une société industrielle ayant déposé un modèle conçu par un studio externe sans cession écrite peut se voir privée de ses droits lors d’une action en nullité. À l’inverse, un audit contractuel préalable aurait permis de sécuriser la chaîne de droits à moindre coût

Conclusion

Savoir comment déterminer la titularité d’un dessin et modèle est essentiel pour protéger efficacement un actif stratégique. La titularité ne se présume pas à partir du financement ou du dépôt seul. Elle repose sur une analyse fine du contexte de création, des relations contractuelles et des preuves disponibles. Une anticipation juridique rigoureuse demeure le meilleur rempart contre les litiges.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1) Quelle est la différence entre créateur et titulaire ?
Le créateur est l’auteur matériel du design ; le titulaire est celui qui détient juridiquement les droits d’exploitation. Dans certains cas, le créateur et le titulaire peuvent être une seule et même personne, notamment lorsque le créateur conserve l’intégralité des droits sur son œuvre.

2) Peut-on céder ou transférer la titularité d’un dessin et modèle sans recourir à un contrat écrit ?
En principe, non. La cession de titularité doit être expresse, rédigée par écrit et enregistrée. La loi impose que toute cession de droits (y compris la titularité) soit clairement documentée pour éviter les conflits. En pratique, cela signifie qu’une simple facture ou un accord verbal ne suffira pas. Un contrat précis, qui définit l’étendue des droits transférés (territoire, durée, exclusivité, etc.), est toujours préférable.

3) Quelle est la procédure à suivre pour récupérer un dessin ou modèle si un prestataire refuse de céder les droits ?
Dans ce cas, il est recommandé d’agir rapidement en invoquant la propriété du dessin ou modèle en fonction des éléments contractuels. Si aucun contrat de cession n’a été signé, la jurisprudence peut, néanmoins, prendre en compte la preuve de l’accord tacite ou des éléments de contexte montrant l’intention de transférer la titularité qui se révéler être cruciale.

4) Quelles preuves peuvent être utilisées pour contester la titularité d’un dessin enregistré en Europe ?
Afin de contester la titularité d’un dessin enregistré, les preuves pertinentes peuvent être :
• Des communications électroniques,
• Des croquis originaux,
• Des témoignages sur les discussions préalables à la création,
• Une preuve de paternité antérieure,
• Une version préliminaire du design,
• Des échanges entre le créateur et l’entreprise,
• Une preuve de financement.
En outre, la question de la mauvaise foi lors de l’enregistrement peut être déterminante.

5) Une création réalisée pendant un préavis ou une période de suspension du contrat de travail appartient-elle à l’employeur ?
Pas nécessairement. La période de préavis ou de suspension (congé sans solde, arrêt maladie, mise à pied) ne fait pas disparaître automatiquement le lien contractuel, mais elle n’implique pas non plus une dévolution automatique des droits.
L’analyse portera sur les circonstances concrètes de création, l’usage des moyens de l’entreprise, le lien avec les missions antérieures et l’existence éventuelle d’une clause de cession. En pratique, ces situations sont particulièrement propices aux contestations postérieures.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

Dans un environnement où la concurrence se fait de plus en plus forte, l’idée de ressusciter des marques abandonnées, dite marques zombies, a pris un tournant stratégique majeur. Loin d’être une simple tendance, la renaissance des marques est désormais un véritable levier économique.

Cet article explore les critères d’appréciations, les divergences de traitement entre les juridictions et les risques juridiques souvent sous-estimés associés à la réactivation des marques zombies.

Qu’est-ce qu’une marque zombie ?

Les marques zombies désignent des marques qui ont été enregistrées mais qui sont actuellement abandonnées, soit du fait de leur expiration, soit du fait de leur absence d’usage. Ces marques sont souvent considérées comme « mortes » dans le sens où elles ne sont plus exploitées dans le commerce. Cependant, dans certaines circonstances, elles peuvent être réactivées ou « ressuscitées »

Qu’est-ce qui motive une résurrection de marques anciennes ? La nostalgie est un facteur clé : les consommateurs sont attirés par l’aspect nostalgique de ces marques, en particulier lorsqu’elles évoquent un souvenir culturel. Par ailleurs, la réactivation de marques peut offrir un avantage compétitif, réduisant le besoin de construire une nouvelle identité de marque tout en capitalisant sur une certaine réputation résiduelle.

L’exemple de Old Spice : une marque de soins pour hommes, constitue une illustration emblématique de cette stratégie : relancée dans les années 2010 grâce à une approche marketing modernisée, la marque a vu ses ventes doubler.

Les risques juridiques liés à la renaissance d’une marque abandonnée

La réactivation d’une marque après l’annulation pour non-usage

Le droit des marques  repose notamment sur la notion d’usage dont l’absence effective peut conduire à la révocation du titre. À défaut d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque encourt la déchéance, conformément au Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Lorsque la déchéance est prononcée, le droit existant sur la marque disparaît. Sur le plan strictement juridique, le signe redevient alors disponible et peut, en principe, faire l’objet d’un nouveau dépôt par un tiers.

Pour un nouveau déposant, la disparition du titre peut apparaître comme une opportunité. Néanmoins cette opportunité est fragile, lorsque le signe conserve une présence durable dans l’esprit du public.

Le rôle de la réputation résiduelle

Certaines marques anciennes, bien que juridiquement déchues, continuent de bénéficier d’une reconnaissance persistante auprès du public. On parle alors de réputation résiduelle.

Lorsqu’un tiers dépose une marque anciennement connue, il s’expose au risque que ce nouveau dépôt soit analysé comme une appropriation opportuniste d’un capital de notoriété préexistant. Dans ce cas, la contestation ne porte plus sur l’existence d’un droit antérieur, mais sur la légitimité du comportement du nouveau déposant.

La question de la bonne foi selon l’approche européenne

La réactivation d’une marque doit s’opérer avec prudence. Si un tiers tente de réenregistrer une marque abandonnée et l’utilise d’une manière qui pourrait créer une impression de continuité trompeuse, cela peut être interprété comme un acte de mauvaise foi.

Dans l’affaire Nehera (T-250/21, jugement du 6 juillet 2022), le Tribunal de l’Union Européenne a jugé que l’absence d’usage et de protection de la marque « Nehera » pendant plusieurs décennies, combinée à l’absence de réputation subsistante de cette marque et de toute exploitation de celle-ci, exclut toute la mauvaise foi du déposant, la seule connaissance d’un usage passé étant insuffisante à la caractériser.

En l’espèce, le déposant avait mené ses propres efforts commerciaux pour relancer la marque sans créer de fausse impression de continuité, de sorte que la mauvaise foi ne pouvait être retenue.

A l’inverse, dans l’affaire Simca (T-327/12, jugement du 8 mai 2014), le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé que la marque Simca bénéficiait encore en 2007 d’une réputation résiduelle malgré son usage historique et que le déposant, pleinement conscient de cette notoriété et de l’absence d’usage sérieux antérieur, avait déposé sa demande en vue d’exploiter cette réputation, ce qui constitue un acte parasitaire.

En conséquence, l’existence d’une réputation subsistante combinée à la connaissance positive et à l’intention de tirer avantage de cette réputation a permis de caractériser la mauvaise foi, entraînant l’annulation de la marque de l’Union européenne.

Des appréciations nationales divergentes en Europe sur la question de la bonne foi du nouveau dépôt

L’analyse des jurisprudences nationales révèle une divergence marquée entre les États membres dans l’appréciation de la bonne foi lors du nouveau dépôt de marques abandonnées. Cette hétérogénéité illustre l’absence d’approche unifiée quant à la prise en compte de la notoriété passée et de l’intention du déposant.

En Allemagne, dans l’affaire Testarossa impliquant Ferrari (29 W (pat) 14/21), la juridiction adopte une conception restrictive de la mauvaise foi. Elle considère que la renommée résiduelle d’un signe, prise isolément, ne suffit pas à faire obstacle à un nouveau dépôt. En l’absence de risque de confusion actuel ou d’atteinte caractérisée à une marque encore protégée, le dépôt n’est pas jugé fautif.

À l’inverse, la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire VOGICA (16 mai 2025, RG n°23/17886), retient une approche sensiblement plus protectrice. Bien que la marque n’ait fait l’objet d’aucun usage sérieux depuis 1991, la juridiction reconnaît l’existence d’une réputation résiduelle significative sur le marché français. Constatant par ailleurs l’incapacité du déposant à démontrer un projet économique autonome et crédible, la Cour en déduit une volonté de capter indûment la valeur économique attachée à la notoriété passée du signe. Cette stratégie est qualifiée de parasitisme, conduisant à la sanction du dépôt.

Les juridictions nationales n’appréhendent pas la bonne foi de manière uniforme lorsqu’il s’agit d’un nouveau dépôt de marques abandonnées.

Quels sont les risques juridiques majeurs identifiés pour faire renaître une marque ?

La renaissance d’une marque devient juridiquement risquée dès lors que sont réunis :

• une réputation résiduelle actuelle c’est-à-dire une connaissance avérée de cette réputation,
• et une absence de projet économique autonome,

Cela expose le déposant à un risque de :

• nullité pour mauvaise foi,
• actions en parasitisme,

et à un blocage durable de toute stratégie de relance de marque.

Conclusion

La renaissance des marques est une stratégie puissante, mais elle doit être menée avec précaution. Une marque zombie peut offrir un avantage compétitif important, mais les risques juridiques sont également non négligeables. Une résurrection réussie repose sur la bonne foi, l’usage sérieux et une maîtrise fine de la jurisprudence européenne. Ainsi, une analyse approfondie de l’historique de la marque, de son utilisation antérieure et de sa réputation résiduelle s’avère nécessaire.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Qu’est-ce qu’un acte parasitaire dans le cadre de la réactivation d’une marque ?

Un acte parasitaire consiste à exploiter la réputation d’une marque historique sans apporter de réelle innovation ou de valeur ajoutée, dans le but de profiter indûment de son image.

Quels sont les risques juridiques liés à la réactivation d’une marque dormante ?

La réactivation d’une marque comporte plusieurs risques juridiques notamment l’annulation pour non-usage si la marque n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, la mauvaise foi ou encore un risque de confusion avec d’autres marques.

Peut-on réactiver une marque dormante si elle a été annulée pour non-usage ?

La réactivation d’une marque dormante annulée pour non-usage est possible, mais elle est soumise à des conditions strictes. Si une marque a été annulée pour non-usage, il est nécessaire de prouver qu’elle a de nouveau été utilisée de manière sérieuse et continue dans le commerce

La bonne foi résiduelle protège-t-elle une marque ?

La protection d’une marque basée sur sa « bonne foi résiduelle » dépend de l’appréciation des juridictions.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les marques sonores sont devenues un outil différenciateur puissant pour les entreprises. Protéger un son en tant que marque offre de nombreuses opportunités uniques pour les entreprises souhaitant sécuriser leur identité. Cet article explore les avantages stratégiques, les considérations juridiques et les bonnes pratiques liées à la protection des marques sonores.

Qu’est-ce qu’une marque sonore ?

Depuis le 15 décembre 2019, il est désormais possible de déposer à titre de marque un fichier MP3 auprès de l’INPI. Une marque sonore est une marque composée d’un son ou d’une combinaison de sons.

La marque sonore, pour être enregistrée, doit se conformer aux exigences de validité existantes en droit des marques. Les offices rappellent souvent l’importance du caractère distinctif pour l’enregistrement d’une marque sonore.

En effet, selon l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), pour qu’un son soit protégé en tant que marque, il doit être distinctif et capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Ce critère implique que le son soit unique, non fonctionnel et directement associé à l’identité de la marque. Par exemple, un jingle ou un effet sonore spécifique utilisé dans des publicités peut être déposé en tant que marque.

Les bénéfices attachés à la protection d’une marque sonore

Les marques sonores contribuent à créer une identité distincte pour une entreprise, la distinguant ainsi de ses concurrents.

Exemples de marques sonores enregistrées :

• Six notes sur un piano N°017672932
• Rugissement du lion de MGM N°
  005170113

Ces sons sont étroitement associés à l’entreprise de laquelle ils proviennent, ils représentent un levier puissant en favorisant la fidélité à la marque et la reconnaissance du public.

En déposant une marque sonore, les entreprises peuvent la licencier pour une utilisation dans différents supports médiatiques, publicités et produits, générant ainsi de nouvelles sources de revenus tout en protégeant leur propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée (une action en contrefaçon serait alors envisageable). La marque sonore constitue donc un actif valorisable pour une entreprise non négligeable.

Le cadre juridique des marques sonores

Plusieurs affaires emblématiques ont établi le précédent juridique des marques sonores. Un exemple notable est le refus de l’enregistrement par l’EUIPO du jingle sonore de la plateforme Netflix, après plusieurs tentatives de sa part.

Le son étant trop court et trop simple, il ne serait pas suffisamment distinctif dans l’esprit du public pertinent. Autrement dit, les consommateurs ne percevraient pas automatiquement ce son comme un signe distinctif lié à Netflix. Cependant, l’entreprise a réussi à faire enregistrer sa mélodie en tant que marque multimédia, combinant à la fois son logo et son jingle, ainsi que le terme « TUDUM » en tant que marque verbale.

Pour autant, une décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne le 10 septembre 2025 semble aller dans le sens d’une appréciation plus favorable de l’enregistrement des marques sonores.

Dans les faits, une société de transport public berlinoise a sollicité l’enregistrement, en tant que marque sonore de l’Union européenne, d’un jingle de deux secondes composé de quatre notes.

La demande a été rejetée par l’EUIPO, puis par sa chambre de recours, au motif que le signe était trop court et trop simple pour être perçu comme une marque par le public pertinent.

Par son arrêt, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours et jugé que le jingle litigieux était apte à l’enregistrement à titre de marque de l’Union européenne.

Il estime tout d’abord que l’exigence selon laquelle un signe doit « différer des normes et usages du secteur », souvent appliquée aux marques figuratives, ne s’applique pas aux marques sonores.

Le Tribunal souligne ensuite que seul un degré minimal de distinctivité est requis. Ici, plusieurs éléments plaidaient en faveur de l’enregistrabilité du jingle : sa brièveté, qui facilite la mémorisation, sa structure composée de sons successifs perceptiblement distincts, son caractère original, et surtout le fait qu’il ne reproduise pas un bruit directement lié à l’exécution du service de transport.

Il apparaît également que le fait qu’un son remplisse une fonction pratique, comme attirer l’attention des passagers, ne l’empêche pas de jouer simultanément un rôle en tant que marque. Le Tribunal reconnaît ainsi qu’un signe sonore peut être à la fois fonctionnel et distinctif, dès lors qu’il est perçu par le public comme un indicateur d’origine commerciale.

Cet arrêt marque un assouplissement notable de l’appréciation du caractère distinctif des marques sonores. Sauf revirement ultérieur, il constitue un signal favorable pour les titulaires souhaitant protéger des identités sonores dans l’Union européenne.

Meilleures pratiques pour protéger votre marque sonore

Lors du choix d’un son à protéger en tant que marque, il est essentiel de sélectionner un son mémorable, distinctif et cohérent avec l’image de la marque. Il est conseillé de consulter des experts en propriété intellectuelle pour garantir que le son est à la fois efficace et protégeable.

Le processus d’enregistrement comprend la sélection du bon office de propriété intellectuelle (INPI, EUIPO, USPTO, suivant le territoire de protection souhaité), la soumission du fichier sonore et la vérification qu’il respecte tous les critères juridiques nécessaires à son enregistrement. Demander conseil à des experts tout au long de ce processus peut considérablement améliorer les chances de succès d’un enregistrement.

Conclusion

En conclusion, protéger un son en tant que marque offre de nombreux avantages stratégiques dans le marché concurrentiel actuel. En sécurisant la protection juridique d’un son distinctif, les entreprises peuvent renforcer la visibilité, la reconnaissance et la rentabilité de leur marque.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Quels types de sons peuvent être enregistrés en tant que marque ?
Tout type de son peut être enregistré en tant que marque s’il est distinctif et non fonctionnel.

2. Combien de temps faut-il pour enregistrer une marque sonore ?
Le processus d’enregistrement d’une marque sonore peut prendre plusieurs mois, selon l’office et si des objections sont soulevées.

3. Puis-je utiliser une marque sonore dans différents pays ?
Oui, il est possible de protéger une marque sonore à l’international via des systèmes comme le Protocole de Madrid, qui permet la protection des marques à l’échelle mondiale.

4. Quels sont les coûts d’enregistrement d’une marque sonore ?
Les coûts varient en fonction de l’office, et peuvent être sensiblement plus élevés si vous optez pour des services supplémentaires comme une consultation juridique préalable.

5. Comment rapporter la preuve d’un usage illicite d’une marque sonore ?
Pour prouver l’usage illicite d’une marque sonore, il est nécessaire de collecter des éléments concrets montrant que le son est utilisé sans autorisation : enregistrements audio, captures d’écran de publicités, de sites web ou de produits utilisant la marque sonore. Il est également possible de recourir à des outils de surveillance des médias ou des plateformes en ligne pour détecter une utilisation non autorisée.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

L’Uniform Rapid Suspension (URS) est un levier particulièrement efficace lorsque l’objectif prioritaire est de faire cesser rapidement une atteinte manifeste à une marque via un nom de domaine, sans engager une procédure plus lourde visant le transfert. Elle complète l’UDRP en offrant une voie plus rapide et généralement moins coûteuse, mais avec un remède volontairement limité : la suspension (et non la récupération) du nom de domaine.

URS : ce que la procédure permet (et ce qu’elle ne permet pas)

La promesse : suspendre vite, sans transfert

L’URS permet au titulaire de marque de déposer une plainte pour atteinte à ses droits, entraînant une suspension temporaire du nom de domaine litigieux sans transfert de propriété. La suspension est maintenue jusqu’à la fin de la période d’enregistrement, avant la retombée du nom de domaine dans le domaine public.

Conséquence stratégique : l’URS est idéale lorsque l’objectif prioritaire est de faire cesser une fraude ou une exploitation abusive, et non de récupérer un actif numérique.

Le standard : une procédure réservée aux cas “clairs”

L’URS est conçue pour les atteintes les plus manifestes. Elle n’est pas un terrain confortable lorsque le dossier comporte un débat factuel ou juridique sérieux (droits concurrents plausibles, usage potentiellement descriptif, litige commercial). Cette philosophie est assumée par l’ICANN : l’URS vise la voie rapide pour les cas évidents.

Les 3 conditions à démontrer (le “triptyque”)

Pour justifier le bien-fondé d’une plainte URS, le plaignant doit établir trois conditions cumulatives :

• Le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque verbale ou semi-figurative détenue par le plaignant (enregistrement national/régional valide et en cours d’utilisation, ou validée judiciairement), le plaignant devant pouvoir prouver l’enregistrement et l’usage ;
• Le titulaire du nom de domaine n’a ni droit légitime ni intérêt ;
• Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Quelles extensions sont éligibles à l’URS ?

Avant de recommander l’URS, il faut systématiquement vérifier l’éligibilité de l’extension concernée, car l’URS n’a pas vocation à s’appliquer indistinctement à tous les TLD. Par principe, l’URS a été conçue pour les nouveaux gTLDs du programme ICANN : la procédure s’adresse donc, en premier lieu, aux noms de domaine enregistrés sous ces nouvelles extensions. À l’inverse, pour les gTLD “historiques” (par exemple .com, .net ou .org), l’URS n’est pas automatiquement disponible et la voie “standard” demeure généralement l’UDRP.

Il existe toutefois des cas particuliers : certaines extensions dites “legacy” ont pu intégrer l’URS à la suite d’amendements ou de renouvellements contractuels de leur contrat-type de registre, de sorte qu’une extension historiquement “hors URS” peut devenir éligible selon son cadre applicable. En pratique, l’approche rigoureuse consiste donc à confirmer, extension par extension, si l’URS est bien ouverte, puis à arbitrer entre URS et UDRP selon l’objectif poursuivi (neutralisation rapide ou transfert).

Les cas où l’URS est stratégiquement supérieure à l’UDRP

1) Phishing, fausse boutique, usurpation : priorité à la neutralisation

Lorsque le nom de domaine sert à une fraude (phishing, page de paiement, fausse boutique reproduisant la marque, redirections trompeuses), l’intérêt économique est souvent de stopper l’exploitation avant tout. Dans cette configuration, l’URS est stratégique car elle vise précisément les abus manifestes et débouche sur une suspension rapide.

2) Campagnes à fenêtre courte : soldes, lancements, événements

Quand l’atteinte est opportuniste (Black Friday, fêtes, lancement produit, influence), l’enjeu n’est pas la propriété du nom, mais la perte de chiffre d’affaires et la confusion sur une période brève. L’URS devient alors une réponse proportionnée : rapide, calibrée pour les cas évidents, et compatible avec une stratégie d’intervention multi-canal.

3) Volumétrie : séries d’enregistrements « clonés » (même schéma, même acteur)

L’URS est également pertinente lorsque plusieurs domaines suivent une même matrice d’abus : marque + terme générique, typos, variantes géographiques, ou extensions multiples. Les fournisseurs prévoient des grilles tarifaires adaptées au volume, ce qui peut rendre l’URS économiquement rationnelle dans des opérations « anti-razzia ».

4) Quand le transfert n’apporte pas de valeur immédiate

Si le nom n’a pas d’intérêt patrimonial (pas de valeur marketing, pas de trafic “propre”, pas de cohérence de portefeuille), demander un transfert via UDRP peut être surdimensionné. L’URS permet de couper l’abus et de laisser le domaine aller à l’expiration, avec une éventuelle extension d’un an si nécessaire.

Les limites : quand l’URS n’est pas le bon outil

1) Lorsque la récupération du domaine est un enjeu business

L’URS ne transfère pas le nom de domaine. Si le nom est stratégique (marque + terme cœur de business, nom produit, nom de campagne récurrente), l’UDRP (ou une procédure nationale) est plus adaptée, car elle peut aboutir au transfert.

2) Lorsque le dossier comporte un débat sérieux

L’URS est conçue pour écarter les situations « discutables » : si un usage potentiellement légitime existe (site critique, parodie, usage descriptif, droits antérieurs plausibles, litige contractuel), la plainte URS risque d’être rejetée, l’examinateur devant refuser dès qu’une contestation factuelle substantielle apparaît.

3) Lorsque la preuve de l’usage de la marque est fragile

L’URS requiert un dossier propre (droits, usage, mauvaise foi, absence d’intérêt légitime). À titre opérationnel, la procédure impose aussi une logique très stricte et sans « rattrapage » : un dépôt incomplet ou mal structuré pénalise fortement la dynamique.

Conclusion

L’URS est une voie stratégique lorsqu’une réponse rapide est recherchée, centrée sur la neutralisation d’une atteinte manifeste, sur un TLD éligible, avec un dossier probatoire efficace. À l’inverse, dès que l’objectif est la reprise du nom ou qu’un débat sérieux s’annonce, l’UDRP (ou une action judiciaire ciblée) redevient la voie naturelle.

Il est conseillé de renforcer votre dispositif en amont par une stratégie intégrée : dépôts ciblés sur les signes clés, surveillance continue des enregistrements et contenus à risque, puis réponse graduée selon l’urgence (notification, demandes de retrait/takedown auprès des intermédiaires, puis URS ou UDRP lorsque la neutralisation ou le transfert s’impose).

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Quels délais pour répondre à une plainte URS ?

Le défendeur dispose en principe de 14 jours calendaires pour déposer sa réponse.

2. Quel niveau de preuve exige l’URS ?

Le plaignant doit établir ses griefs par clear and convincing evidence et démontrer l’absence de contestation factuelle substantielle.

3. Combien coûte une procédure URS ?

Le coût varie selon le centre choisi et le nombre de noms de domaine visés. À titre indicatif, les centres tels que Forum, ADNDRC et MFSD publient des grilles tarifaires : pour un dossier simple (1 domaine), le budget débute généralement à quelques centaines, puis augmente selon des paliers ou un coût additionnel par domaine.

4. Peut-on faire appel en URS ?

Des mécanismes de réexamen/appel existent selon les règles URS et les règles supplémentaires du fournisseur (délais, frais, conditions).

5. Dans quels cas l’URS est-elle déconseillée ?

Lorsque l’objectif est le transfert, ou lorsque le dossier soulève des questions factuelles ou juridiques sérieusement contestables (usage potentiellement légitime, droits concurrents crédibles).

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

La décision du conseil de l’ICANN du 30 octobre 2025 maintient le Service de demande de données d’enregistrement (ou « Registration Data Request Service » (RDRS)) en fonctionnement jusqu’en décembre 2027, tandis que la communauté débat de son évolution vers un modèle pérenne d’accès/divulgation standardisés (tel que le SSAD ou un dispositif successeur). La conséquence opérationnelle est immédiate : pendant les deux prochaines années, les acteurs devront composer avec un environnement « hybride », où les demandes de divulgation sont davantage standardisées dans leur forme, mais restent inégales en couverture, en délais de traitement et en mécanismes d’authentification.

Le RDRS : ce que c’est (et ce que ce n’est pas)

Le Registration Data Request Service (RDRS) est un service pilote lancé le 28 novembre 2023 afin de standardiser le format de soumission des demandes visant à obtenir des données d’enregistrement non publiques relatives aux gTLD auprès des bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN. Il ne s’agit volontairement pas d’un cadre normatif final : c’est un instrument « grandeur nature » destiné à mesurer la demande, collecter des métriques d’usage et mettre en évidence les lacunes opérationnelles et juridiques, afin d’éclairer la conception d’un système durable (par exemple, le SSAD).
Concrètement, le RDRS standardise la porte d’entrée, pas l’issue : chaque bureau d’enregistrement conserve sa propre analyse juridique et sa décision de divulgation ou de refus, au regard du droit applicable et des politiques ICANN.

Ce que change, en pratique, la résolution du conseil de l’ICANN du 30 octobre 2025

Le conseil de l’ICANN a confirmé la poursuite du RDRS pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans au-delà du pilote, soit jusqu’en décembre 2027, pendant que la communauté poursuit les travaux d’alignement et les choix de trajectoire.
Sur le terrain, trois effets dominent :
• Continuité : les titulaires de droits et les services d’enquête conservent un canal opérationnel de demande, au lieu d’une extinction à la fin du pilote.
• Accélération de l’adoption : le conseil a encouragé une utilisation « la plus complète possible » par les demandeurs et les bureaux d’enregistrement, sans imposer à ce stade une obligation générale.
• Alignement de politiques : l’ICANN a ouvert une consultation publique sur l’Analyse de l’harmonisation des politiques du service de demande de données d’enregistrement (RDRS), conçu comme une feuille de route pour traiter des écarts structurants (accès aux données sous-jacentes en cas de privacy/proxy, délais pour demandes urgentes, authentification, etc.).

Ce que l’ICANN84 à Dublin a mis en évidence : les points de friction réels

L’ICANN84 s’est déroulé à Dublin du 25 au 30 octobre 2025 et a mis en lumière une réalité : le RDRS est utile, mais incomplet, et ses points faibles recoupent précisément les besoins de prévisibilité des titulaires de droits et des autorités.

La participation volontaire crée des angles morts structurels

La participation n’étant pas universelle, l’écosystème demeure fragmenté. Le GAC a notamment souligné que l’optionnalité se traduisait, au mieux, par une couverture d’environ 60 % des gTLD sous gestion accessibles via RDRS, ce qui réduit mécaniquement l’intérêt du service comme « canal unique ».

L’authentification, notamment des autorités, est un verrou

La question revient systématiquement : qui est le demandeur et peut-on s’appuyer sur cette identité suffisamment vite pour les cas urgents ? Les communications ICANN évoquent un travail en cours sur un protocole d’authentification des autorités pendant la période de prolongation.

L’intégration technique et l’efficacité de workflow sont déterminantes

Les bureaux d’enregistrement déjà dotés de procédures de divulgation éprouvées refusent une duplication des flux. La tendance est donc à l’intégration technique (notamment via API), permettant d’absorber les demandes RDRS dans les outils internes, de réduire le traitement manuel et d’améliorer la cohérence des délais, sans imposer une interface unique à tous.

RDRS vs SSAD : pourquoi la distinction est décisive pour la stratégie et la conformité ?

Le SSAD (System for Standardised Access/Disclosure) n’est pas un synonyme du RDRS. Le SSAD est un dispositif de politique issu de la Phase 2 de l’EPDP, structuré autour de 18 recommandations interdépendantes (accréditation, critères d’accès, exigences de réponse, journalisation, audit, niveaux de service, etc.).
Les travaux d’évaluation de la conception opérationnelle montrent pourquoi le SSAD est resté complexe et coûteux à mettre en œuvre, et pourquoi la communauté teste désormais ce qui peut être amélioré de manière incrémentale via le RDRS pendant que les arbitrages de politique se poursuivent.
Conclusion pratique : le RDRS est le « pont » opérationnel jusqu’en 2027 ; le SSAD (ou un successeur) est l’éventuelle « autoroute ». Il faut planifier l’évolution, pas la stabilité.

Protection des données en Europe : comment la logique RGPD structure les décisions de divulgation ?

Pour les acteurs européens, la décision de divulgation est rarement « purement politique » : il s’agit d’une analyse de risque juridique fondée sur les principes RGPD (base légale, nécessité, proportionnalité, transparence, minimisation, durée de conservation, responsabilité).

Base légale et test de l’« intérêt légitime »

Dans la plupart des cas portés par des titulaires de droits, la demande s’inscrit dans la logique de l’intérêt légitime (article 6(1)(f) RGPD), qui suppose : (i) un intérêt légitime, (ii) la nécessité du traitement, (iii) une mise en balance avec les droits et attentes raisonnables de la personne concernée. La doctrine et les ressources françaises, notamment CNIL, s’appuient régulièrement sur cette grille.

Un DNS mondial, des seuils juridiques locaux

Un même nom de domaine peut impliquer un bureau d’enregistrement dans un pays, un réservataire dans un autre, et un dommage réparti sur plusieurs marchés. Le RDRS standardise les entrées, mais n’unifie pas les seuils juridiques : les résultats resteront variables tant que des standards opposables (SLA, authentification, délais) ne seront pas stabilisés.
Point de comparaison utile en France : la logique de divulgation AFNIC
Même si le RDRS vise les gTLD, les praticiens français connaissent déjà des mécanismes structurés de levée d’anonymisation au niveau ccTLD. L’AFNIC illustre qu’un triptyque « demande structurée + preuves + intérêt légitime » peut fonctionner, tout en demeurant très dépendant des faits.

Les impacts opérationnels selon les parties prenantes

Bureaux d’enregistrement et registres : se préparer à une pression de standardisation

• L’absence de participation peut exposer à un décalage opérationnel et réputationnel au regard de l’orientation « adoption large » portée par l’ICANN, même avant toute bascule vers une obligation.
• La différenciation se jouera sur la maturité : qualité d’instruction des demandes, critères documentés, circuits d’escalade pour l’urgence, capacité d’intégration technique.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre analyse des mesures de politique relatives aux données d’enregistrement ICANN et de leurs impacts.

Titulaires de droits et enquêteurs : utiliser le RDRS comme un canal parmi d’autres

Le RDRS est utile, mais non exclusif. Nous recommandons de le traiter comme :
• Un canal standardisé de première intention pour les gtld ;
• Un outil de constitution de dossier, renforçant les démarches ultérieures (takedown, escalade de bureaux d’enregistrement, UDRP/URS, mesures judiciaires) en cas de refus ou de lenteur.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre guide complet sur l’UDRP, Syreli et les alternatives internationales.

Services privacy/proxy : s’attendre à un resserrement des marges de manœuvre

L’un des sujets les plus sensibles porte sur l’accès aux données sous-jacentes derrière les services de privacy/proxy, et sur la manière dont ces demandes doivent s’intégrer à une architecture standardisée. Les travaux d’alignement relient explicitement l’évolution RDRS aux chantiers privacy/proxy.

Directions juridiques et groupes internationaux : anticiper la gouvernance interne

Les organisations mondiales devront cadrer :
• Qui a mandat pour déposer des demandes RDRS ;
• Quel niveau de preuves est requis (fraude, usurpation, phishing, atteinte consommateurs) ;
• Comment tracer, conserver et auditer les demandes et les données reçues pour répondre aux exigences internes de conformité.

Conclusion

Le Service de demande de données d’enregistrement de l’ICANN (ou « Registration Data Request Service » (RDRS)) n’est plus une expérimentation marginale : maintenu jusqu’en décembre 2027, il devient le principal pont opérationnel pour les demandes de données d’enregistrement non publiques relatives aux gTLD, pendant que la communauté débat d’un durcissement éventuel (obligation, authentification, SLA). En Europe, la performance reposera sur des preuves solides, une qualification juridique disciplinée de la demande et une stratégie d’exécution séquencée, robuste même en cas de refus de divulgation.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1) Le RDRS remplace-t-il le WHOIS/RDDS ?

Non. Le WHOIS/RDDS reste le système de consultation des données d’enregistrement (souvent partiellement masquées), tandis que le RDRS est un canal distinct pour déposer des demandes de divulgation.

2) Le RDRS permet-il d’obtenir automatiquement les données WHOIS non publiques ?

Non. Il n’y a aucune divulgation automatique : chaque demande est analysée par le bureau d’enregistrement au cas par cas, au regard du cadre juridique applicable et des preuves fournies.

3) Qu’est-ce que le SSAD et en quoi diffère-t-il du RDRS ?

Le SSAD est l’architecture de politique proposée par la Phase 2 de l’EPDP, incluant des recommandations sur l’accréditation, les critères d’accès, les exigences de réponse, l’audit et les SLA. Le RDRS est un service pilote opérationnel qui collecte des données d’usage et de l’expérience pendant que ces choix de politique restent débattus.

4) Pourquoi l’authentification des autorités est-elle un point central ?

Parce que les demandes urgentes et transfrontalières nécessitent de vérifier de manière fiable l’identité du demandeur, afin de soutenir des délais de traitement compatibles avec la lutte contre la fraude et les atteintes graves.

5) Comment les titulaires de droits dans l’UE doivent-ils cadrer une demande RDRS au regard du RGPD ?

Les demandes doivent être strictement proportionnées, étayées par des preuves, et articulées autour d’une base légale (souvent l’intérêt légitime), de la nécessité et d’une mise en balance documentée.

6) Si le RDRS échoue, quelles alternatives rapides permettent de stopper un abus ?

Selon les faits, il est possible d’engager des démarches d’abus auprès des bureaux d’enregistrement et/ou des hébergeurs, de solliciter la désactivation des contenus sur les plateformes concernées, et, lorsque l’objectif est la suspension ou le transfert du nom de domaine, d’envisager une procédure UDRP/URS ou les mécanismes propres au ccTLD applicable.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

Dans la vie des entreprises, la question de la titularité des actifs immatériels est loin d’être accessoire. Le dépôt d’une marque ou la réservation d’un nom de domaine au nom personnel d’un dirigeant, alors même que ces signes identifient l’activité sociale, suscite des contentieux récurrents. La pratique n’est pas automatiquement illicite. Toutefois, elle peut devenir frauduleuse lorsque le dépôt est effectué en connaissance des droits ou de l’usage antérieur de la société, ou dans une logique d’appropriation personnelle d’un actif stratégique. Cette problématique a été récemment illustrée par un arrêt remarqué de la cour d’appel de Douai du 12 juin 2025.

L’enjeu est majeur : transfert judiciaire de la marque, perte du nom de domaine, responsabilité civile, voire concurrence déloyale.

Quand un dirigeant peut-il déposer une marque ou un nom de domaine à son nom ?

Le principe : la liberté de dépôt

En droit français, le droit au dépôt appartient au premier déposant. Aucune disposition n’interdit, par principe, à un dirigeant de déposer une marque ou de réserver un nom de domaine à titre personnel, y compris lorsqu’une société est en cours de création.

Cette liberté formelle explique de nombreuses situations de dépôt « anticipé », notamment avant l’immatriculation.

La limite : l’intérêt social et la loyauté

Cette liberté trouve toutefois sa limite lorsque le dépôt intervient dans un contexte de projet commun, de société en formation ou d’exploitation collective du signe. Le dirigeant ne peut détourner à son profit un actif qui a vocation à identifier l’entreprise.

Pour en savoir plus concernant les évolutions jurisprudentielles concernant les marques déposées pour le compte d’une société en formation, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Les critères retenus par les juridictions françaises

L’existence d’un usage antérieur au profit de la société

Un usage du signe avant le dépôt, même informel, au bénéfice de la future société ou de ses associés, constitue un indice fort de fraude lorsque le dépôt est réalisé à titre personnel.

Le contexte de société en formation

Lorsque le dépôt intervient alors que la société est en cours de constitution, et que le signe a été choisi collectivement, les juges considèrent fréquemment que le déposant agit dans l’intérêt social, même si la société n’a pas encore la personnalité morale.

Le comportement postérieur du dirigeant

La fraude ne se présume pas. Elle repose sur un élément intentionnel : la connaissance, par le déposant, de droits ou d’un usage antérieur qu’il entend neutraliser ou capter.
La jurisprudence rappelle de manière constante que l’intention frauduleuse s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, y compris postérieures au dépôt. La fraude est souvent révélée par des faits ultérieurs :

• Proposition d’un contrat de licence à la société,
• Menace d’interdiction d’usage,
• Rétention du nom de domaine ou des adresses e-mail professionnelles.

Dans une affaire récente, la cour d’appel de Douai s’est prononcée sur ce sujet.

La décision de la Cour d’appel de Douai du 12 juin 2025, n°22/05989

Faits de l’affaire

Un associé fondateur, devenu président d’une société en cours de formation, a procédé en son nom personnel au dépôt de plusieurs marques ainsi qu’à la réservation d’un nom de domaine correspondant au signe destiné à identifier l’activité sociale. Après sa révocation, il a revendiqué la titularité de ces droits et proposé à la société un contrat de licence, tout en conservant le contrôle du nom de domaine et des adresses e-mail professionnelles.

Décision de la cour d’appel de Douai

La cour d’appel de Douai a jugé dans une décision du 12 juin 2025 (n°22/05989) que ces dépôts constituaient des dépôts frauduleux, dès lors qu’ils avaient été réalisés en parfaite connaissance de cause, dans le cadre d’un projet collectif de création d’entreprise, et dans l’intérêt exclusif de la société en formation. La cour a ordonné le transfert des marques et du nom de domaine au profit de la société, en retenant que le dirigeant avait cherché à s’approprier un actif immatériel stratégique à des fins personnelles.

La Cour retient également l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, l’ancien président ayant, après sa révocation, poursuivi une activité concurrente par l’intermédiaire d’une société nouvellement créée, en exploitant indûment les signes et éléments d’identification de la société d’origine.

Portée de la décision

La décision confirme une jurisprudence constante : le dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine par un dirigeant n’est pas illicite en soi, mais devient frauduleux lorsqu’il détourne un signe destiné à l’identification et au développement de l’activité sociale, au mépris de l’intérêt collectif et des règles de loyauté.

Marques et noms de domaine : un raisonnement convergent

Les juridictions appliquent un raisonnement analogue aux noms de domaine. La réservation personnelle d’un nom correspondant à la dénomination sociale ou à la marque exploitée peut être qualifiée de fraude ou de concurrence déloyale lorsqu’elle désorganise l’entreprise ou détourne un élément de son patrimoine immatériel.

Les problématiques de données d’identification et de rétention d’accès sont par ailleurs analysées à la lumière des exigences de loyauté et, le cas échéant, des principes rappelés par la CNIL en matière d’usage des données professionnelles.

Bonnes pratiques pour sécuriser la titularité des droits

• Anticiper la question de la titularité dès la phase de création.
• Prévoir une clause de reprise des actifs dans les statuts ou pactes.
• Déposer les marques directement au nom de la société dès son immatriculation.
• Centraliser la gestion des noms de domaine au niveau social.
• Documenter les décisions collectives relatives au choix et à l’exploitation des signes.

Conclusion

Le dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine au nom du dirigeant n’est pas en soi frauduleux. Il le devient lorsque les faits démontrent une appropriation déloyale d’un signe destiné à identifier l’activité sociale, au détriment de la société et de ses associés.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. La société peut-elle récupérer la marque déposée par son dirigeant ?
Oui, via une action en revendication si la fraude est caractérisée.

2. Que se passe-t-il si les statuts ne prévoient rien sur la reprise des marques ?
L’absence de clause de reprise ne fait pas obstacle à une action en justice, mais elle fragilise la position de la société et complexifie la démonstration de l’intention frauduleuse du déposant.

3. Un accord oral entre associés suffit-il ?
Il est risqué. Un écrit reste fortement recommandé.

4. Le paiement des frais par la société est-il déterminant ?
C’est un indice fort, mais non exclusif.

5. La réservation d’un nom de domaine est-elle traitée comme une marque ?
Le raisonnement est largement similaire, notamment en cas de désorganisation de l’entreprise.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

Une opération de fusion-acquisition se décide souvent sur un élément que l’on considère à tort comme « technique » jusqu’à l’examen approfondi de la documentation : la marque. Lorsqu’elle est clairement détenue, régulièrement tenue à jour dans les registres et exploitée de manière cohérente, elle justifie une part significative de la valorisation, réduit l’incertitude juridique et facilite la mise en œuvre du projet après l’acquisition.
À l’inverse, une chaîne de titularité incertaine, des droits éparpillés selon les territoires, une marque contestée ou vulnérable (annulation, déchéance) peuvent conduire à une renégociation du prix, à des garanties renforcées, voire à un abandon de l’opération.

Pourquoi les marques constituent un actif déterminant en fusion-acquisition ?

La marque n’est pas un signe graphique : c’est un droit opposable… ou un avantage fragile

La marque est un actif parce qu’elle confère un monopole d’exploitation sur un signe pour désigner des produits et services : elle permet de s’opposer aux usages confusants, de structurer une politique de distribution, de sécuriser un déploiement international et de protéger des investissements marketing. Mais cette valeur est conditionnée par une réalité vérifiable : qui détient la marque, sur quels territoires, pour quels produits/services, et avec quelles limitations contractuelles ?

Les situations typiques où la marque fragilise l’opération

• Titularité incertaine : le vendeur exploite le signe, mais n’est pas (ou n’est plus) le titulaire inscrit. Cela affaiblit la capacité à agir contre des tiers et complique la transmission. En droit français, l’inscription des transmissions et modifications au registre est un enjeu central d’opposabilité.
• Droits territoriaux dispersés : le même signe est détenu par des entités différentes selon les pays, ce qui rend difficile une stratégie mondiale (communication, réseaux sociaux, distribution, importations parallèles). Cette configuration est fréquente dans les portefeuilles anciens ou issus de croissances externes successives.
• Risque d’annulation ou de déchéance : marque descriptive, antériorités sérieuses, usage insuffisant pour certaines classes, libellés trop larges ou déconnectés de l’activité réelle, portefeuille « théorique » plus que défendable.
• Contrats qui neutralisent la valeur : licences exclusives, accords de coexistence déséquilibrés, sûretés, engagements de non-contestation, restrictions de cession ou clauses de changement de contrôle.

Audit de marques : les vérifications qui sécurisent le prix et la finalisation

1) Partir de la stratégie économique

Avant toute chose, il faut déterminer les marques stratégiques du portefeuille : marque principale, marques de gamme, slogans, logos, marques par pays, noms de produits phares, et leur rôle dans la croissance de la société (extension de gamme, nouveaux marchés, nouveaux canaux). L’objectif dépasse le constat : il s’agit de vérifier que le portefeuille permet réellement le projet post-acquisition (déploiement, extension, diversification, international).

2) Sécuriser la chaîne de titularité et l’opposabilité :

Ensuite, il convient de régulariser l’actif avant de le transmettre. En France, l’INPI encadre l’inscription au registre des événements affectant la vie d’une marque (cession, changement de nom, fusion, etc.), ce qui contribue à la publicité et à l’opposabilité.
Points de vigilance : en France et dans l’Union européenne, un registre à jour conditionne un transfert pleinement opposable et exploitable ; pour les marques internationales, les changements de titulaire se traitent via les procédures de l’OMPI.

3) Vérifier la validité du signe

Un portefeuille peut être volumineux et pourtant fragile. Il convient alors d’évaluer la probabilité qu’un tiers obtienne l’annulation de la marque dans le cadre d’une procédure contentieuse, en examinant la distinctivité du signe, les antériorités pertinentes et le contexte de marché. Cette analyse est déterminante : elle conditionne la capacité à défendre la marque, à investir, et à étendre la stratégie commerciale sans contentieux paralysant.

4) Vérifier l’exploitation et la conformité administrative des titres

Une marque doit rester « vivante ». Il faut vérifier l’état des renouvellements, la cohérence des données (titulaire, adresse, produits/services) et l’existence de preuves d’usage solides (packaging, factures, campagnes, captures datées, documents commerciaux). Les portefeuilles ayant subi plusieurs opérations de restructuration deviennent rapidement difficiles à exploiter si les preuves et la documentation n’ont pas été centralisées.

5) Examiner les contrats

L’acquéreur achète un droit d’exploiter. Les clauses de changement de contrôle, d’exclusivité, de territoire, d’approbation qualité, ou les restrictions de sous-licence peuvent réduire la valeur, limiter la stratégie, ou imposer une renégociation. Une licence mal alignée sur la stratégie post-acquisition peut, en pratique, neutraliser une part de la valorisation.

6) Intégrer le volet numérique

L’empreinte numérique est indissociable de la marque : noms de domaine, places de marché, réseaux sociaux, contenus et comptes. Sur certaines plateformes, l’accès aux dispositifs de protection suppose de justifier la détention du droit et la cohérence entre titulaire et exploitant. Une incohérence de registre peut retarder des actions critiques (retrait de contenus, blocage de vendeurs, procédures internes de protection).

7) Ne pas négliger la donnée

Lorsque la valorisation s’appuie sur la relation client, la performance marketing et les fichiers, la conformité devient un paramètre économique. La CNIL rappelle les règles applicables en cas de vente/cession de fichiers clients (information, droits, proportionnalité, sécurité, etc.).

Du rapport d’audit aux clauses de l’opération : sécuriser sans alourdir inutilement la négociation

Associer chaque risque identifié à une mesure adaptée

Une fragilité de titularité ou un litige latent n’impose pas systématiquement l’abandon de l’opération. En revanche, elle doit se traduire par un mécanisme clair : ajustement de prix, retenue de prix, séquestre, indemnisation plafonnée, ou condition suspensive ciblée (inscription d’un acte, levée d’une sûreté, régularisation contractuelle). La logique est simple : un risque précis appelle une réponse précise, proportionnée et vérifiable.

Organiser la régularisation avant/après finalisation, en protégeant le calendrier

Les régularisations prennent du temps : inscriptions, signatures multi-territoires, pièces justificatives, corrections historiques. C’est pourquoi, côté vendeur, mettre les actifs de propriété intellectuelle « en ordre » en amont réduit l’usure de la négociation et renforce la crédibilité du dossier. Côté acquéreur, l’audit doit être pensé comme une décision de structuration : ce qui doit être réglé avant la finalisation et ce qui peut être traité après, avec garanties adaptées et calendrier maîtrisé.

Conclusion

En fusion-acquisition, les marques peuvent faire réussir ou échouer l’opération : elles concentrent la valeur, mais aussi des fragilités potentiellement déterminantes (opposabilité, territorialité, exploitation, contrats, contentieux, numérique). Un audit structuré et une traduction contractuelle rigoureuse transforment la marque en levier de sécurisation et de négociation, plutôt qu’en source d’incertitude tardive.

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FAQ

1) En quoi consiste un audit de marques dans une opération de fusion-acquisition ?
Il s’agit de vérifier la titularité, la validité, l’exploitation, les contrats et les litiges liés aux marques, afin de sécuriser le prix et la finalisation.

2) Quels documents préparer côté vendeur pour éviter les blocages ?
Les certificats et extraits de registres à jour, les actes de cession et preuves d’inscription, la liste des renouvellements, les preuves d’usage (factures, catalogues, emballages, campagnes), ainsi que les contrats (licences, distribution, coexistence, nantissements) et tout historique de contentieux.

3) Quelles anomalies de titularité sont les plus fréquentes ?
Marques déposées au nom d’un fondateur puis exploitées par la société sans transfert inscrit, transferts intragroupe non enregistrés après restructuration, erreurs de dénomination sociale ou d’adresse, ou encore cessions partiellement signées ou imprécises sur le périmètre (territoires/classes).

4) Comment gérer une marque détenue par différentes entités selon les territoires ?
Par une cartographie des droits, puis une stratégie combinant dépôts complémentaires, accords de coexistence, licences, réorganisation intragroupe, ou ajustement de marque selon les priorités commerciales.

5) Que faire si l’audit révèle une inscription manquante ou un acte introuvable ?
Mettre en place une régularisation (reconstitution d’actes, signatures, inscriptions), souvent via une condition suspensive ou un engagement de régularisation, complété si nécessaire par une retenue de prix ou un séquestre.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.