Actualité

Procédure d’atteinte à un droit (Legal Rights Objection) pour les nouvelles extensions : révélation des Experts nominés.

L’OMPI a rendu public[1] une liste composée d’environ une centaine d’Experts qui seront compétents dans le cadre de la procédure pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO) dans le cadre des nouvelles extensions. L’OMPI a été désigné par l’ICANN comme l’unique prestataire de services compétent pour le règlement des litiges préalables à l’attribution d’une nouvelle extension. La LRO peut être utilisée par deux types différents de parties :

  1. d’une part, par les titulaires de droit de marques (qu’elles soient ou non enregistrées) ;
  2. d’autre part, les Organisation Intergouvernementales sur le fondement de leur nom ou de leur acronyme.

La LRO est une procédure formelle d’opposition qui prend place aux côtés de l’objection pour similitude de chaîne propice à confusion (String Confusion), de l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) et de la procédure d’objection en cas d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest). La LRO est la seule opposition formelle qui nécessite de rapporter la preuve d’un droit de marque, ce qui n’est pas le cas des trois autres oppositions. La phase d’opposition formelle a débuté le 13 mai lorsque les candidatures pour les nouvelles extensions ont été publiées par l’ICANN et durera sept mois. Les frais de cette procédure répondent à un schéma assez innovant. Le dépôt d’une opposition à l’encontre d’une seule extension est de 10 000$ auxquels s’ajoutent les frais de mandataire. La différence avec le système de taxe qui est en vigueur en matière de plainte UDRP est que la partie dont les prétentions sont satisfaites obtiendra la restitution des frais engagés à hauteur de 8000$, les 2000$ restant seront pour le Centre.

Nous nous réjouissons de la publication de cette liste d’experts parmi lesquels figurent Nathalie Dreyfus et nous espérons que le mécanisme de la LRO mis en place par l’ICANN sous les auspices de l’OMPI sera protecteur autant que possible du droit des marques. Compte tenu de l’expérience de l’OMPI en matière de procédure UDRP, nous ne pouvons qu’espérer un franc succès de la LRO.


[1] Liste disponible sur :http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/lrodrp.jsp

 

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Nouvelles extensions : IBM et Deloitte sélectionnés pour la base internationale de marques (Trademark Clearinghouse). Un ticket d’entrée de moins de 150 $ pour bénéficier des services de la TMCH

Dans les débats préliminaires relatifs aux nouvelles extensions, l’un des engagements de taille prit par l’ICANN fut d’ériger concomitamment aux nouvelles extensions des mécanismes cohérents et efficaces afin de protéger les titulaires de droits. C’est la raison pour laquelle fut érigée la Trademark Clearinghouse qui est censée être un instrument essentiel pour la période Sunrise. L’ICANN a sélectionné des entreprises dont l’expérience n’est plus à prouver, à savoir Deloitte et IBM, pour gérer ce service d’importance. Une question demeurait pourtant irrésolue, et non des moindres, celle de savoir le prix d’un tel service de déclaration auprès de la TMCH. L’ICANN a annoncé il y a peu que ce service coûterait moins de 150$, le montant exact restant encore à déterminer. Quelques observations s’imposent :

-si ce service apparaît peu onéreux au vu de la protection que la TMCH procure, ce prix doit être relativisé pour les détenteurs de larges portefeuilles de marques puisque ceux-ci devront bourse délier pour chacune des marques qu’ils souhaiteront intégrer. Des frais de renouvellement seront également à prévoir ainsi que des frais supplémentaires en cas de soumission ultérieure d’un dossier incomplet. Le processus peut se révéler in fine onéreux et chronophage pour les titulaires de marques. Il est de prime abord intéressant de diligenter un audit du portefeuille de marques pour évaluer les marques dont la déclaration auprès de la TMCH est essentielle ;

-le mécanisme de la TMCH connaît quelques lacunes. La plus saillantes d’entre elles étant le fait qu’elle détecte uniquement les réservations de noms de domaine qui reproduisent la marque d’un titulaire de droits à l’identique. Compte tenu du caractère retord des cybersquatteurs qui sont de plus en plus enclins à réserver des noms de domaine reproduisant la marque d’un tiers en y ajoutant un nom générique ou géographique ou encore en usant de termes constituant des typosquats, il est inutile de dire que de nombreux noms de domaine passeront à travers les mailles du filet ;

-Enfin, lorsqu’un tiers souhaite réserver un nom de domaine reproduisant une marque intégrée dans la base de la TMCH, le titulaire de droits recevra une notification mais aucun mécanisme d’aucune sorte n’empêche le cybersquatteur ou une tierce partie d’enregistrer le nom de domaine.

Le Cabinet Dreyfus se tient à votre disposition pour toute question éventuelle sur la meilleure stratégie à adopter afin de déclarer vos droits auprès de la Trademark Clearinghouse.

 

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Le français Alain Pellet désigné par l’ICANN Objecteur Indépendant (OI) dans le cadre des nouvelles extensions

Le 14 mai dernier, l’ICANN annonçait la désignation du Professeur Alain Pellet en tant qu’Opposant Indépendant (OI) en matière de nouvelles extensions[1]. Les titres honorifiques ainsi que l’expérience certaine du Professeur émérite le prédestinaient à remplir cette fonction au service de l’intérêt général des internautes. A la fois praticien et théoricien du droit, le professeur Alain Pellet est notamment intervenu en tant qu’avocat à la Cour Pénale Internationale dans des affaires importantes. Cette désignation fait suite à l’appel à candidatures lancé par l’ICANN en novembre 2011. Le choix de l’ICANN s’est fait tant en passant par les services d’un cabinet de conseil en recrutement qu’en étant à l’écoute des bruits de couloirs.

L’Opposant indépendant fait partie d’un des quatre piliers prévus par l’ICANN dans la phase d’objection des nouvelles extensions.

L’OI a un pouvoir limité dans son étendue ce qui n’en amoindrit pas son rôle pour autant. L’OI a qualité pour former une objection devant la Chambre Commerciale Internationale (CCI) dans le cas restreint de l’occurrence d’une candidature qui porterait atteinte à l’intérêt public et à la communauté. C’est donc dans le cas d’une candidature qui serait hautement préjudiciable[2] à l’intérêt public que l’OI peut formuler une objection. Aucun membre de l’ICANN n’a qualité pour ordonner à l’OI de former une objection, ce qui explique son titre. Deux types d’objections peuvent être formés par l’OI :

  1. 1. Les objections limitées à l’intérêt public :

-Cette objection peut être initiée si la candidature pour une nouvelle extension s’avère contraire à la morale ou à l’ordre public tel que ces concepts sont reconnus par les règles internationales-

  1. 2. Les objections de la Communauté :

-Dans le cas où une part significative de la Communauté visée par la candidature pour une nouvelle extension s’oppose fervemment à ladite candidature, l’OI pourra faire une objection au nom de la Communauté.

Le fait de former une objection limitée à l’intérêt public n’empêche pas l’OI par ailleurs de former une objection portant sur la même extension au nom de la Communauté. Avant de formuler une objection, l’OI peut réaliser en amont une consultation publique au sein de ladite Communauté. Si au terme de cette consultation, personne ne s’est manifesté à l’encontre d’une candidature pour une nouvelle extension, l’OI ne pourra pas présenter d’objection. Soulignons ici que sauf cas exceptionnels, l’OI ne sera pas habilité à présenter une objection à l’encontre d’une candidature si une objection a déjà été formulée au préalable par le truchement d’une autre procédure prévue par l’ICANN.  L’OI n’est pas la seule personne capable d’initier ces deux types d’objection mais la désignation de cette entité aura pour conséquence d’augmenter le nombre d’objections et donc d’assurer aux internautes une plus grande sécurité quant au respect de l’intérêt général. Les candidatures xénophobes ou homophobes par exemple pourront être ainsi écartées. L’OI devra rendre public au sein de rapports ses activités ainsi que le temps qu’il y a consacré, compte tenu du nombre de candidatures pour les nouvelles extensions, ce travail risque d’être particulièrement chronophage.

De nombreux commentateurs soulignent que le rôle de l’OI est encore flou et que seulement la pratique révélera la pertinence de cette procédure. Compte tenu des titres honorifiques du Professeur Pellet ceux-ci augurent à n’en pas douter d’un travail de qualité. Nous félicitons le Professeur Pellet dont la sagacité ne manquera pas de nous éclairer sur des points de droit d’importance.


[1] Un exposé détaillé des fonctions de l’Opposant Indépendant est accessible dans le Guide de candidature gTLD au point 3.2.5.

[2] « Hautement discutable » selon les mots du Guide de candidature gTLD de l’ICANN.

 

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Bonne nouvelle: la révélation des candidatures aux nouvelles extensions pour le 13 juin 2012

L’Icann vient juste d’annoncer que la révélation des nouvelles extensions aura lieu le 13 juin.

En effet, après six semaines de retard engendrées par un bug du système de données,  l’annonce des  candidatures (plus de 2000) sera accompagnée par une conférence de presse et un débat à Londres.

Cette date sera également le début de la période de commentaires et d’opposition face à ces nouvelles candidatures, qui s’achèvera le 12 août.

 

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Nouvelle exception de substitution en droit des dessins et modèles pour intérêt général de santé publique.

L’introduction d’un nouvel article modifiant le Code de la Santé publique mais impactant également le droit des dessins et modèles vient de faire jour[1].

Cet article conduisant à une substituabilité des médicaments génériques au sensbde la Directive européenne[2], au regard de leur apparence, et dans leur lien de substituabilité avec un médicament princeps, constitue une atteinte aux Droits de Propriété Industrielle.

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L. 716-10) contient déjà pour les marques une disposition énonçant ce principe de substituabilité entre spécialité de référence et générique. Mais cette substituabilité n’intervient qu’après écoulement de la période légale de protection du médicament princeps par brevet.

Désormais, c’est l’apparence extérieure du médicament (la forme de gélule ou de comprimé, la couleur, la texture), susceptible d’être protégée par un dessin & modèle (art L 511-1 CPI) qui est visée par ce nouvel article du Code de la santé publique.

Les patients disposeront donc dorénavant d’une offre qui reprend les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Cet article vise de manière limitée, les spécialités pharmaceutiques orales, à l’aspect extérieur reconnaissable et identifiable. Ces spécialités étant considérées comme particulièrement susceptibles de provoquer des erreurs de prise, et donc de compromettre la sécurité du patient. En effet, bien souvent les patients identifient leur médicament par leur aspect extérieur.

Il ne concerne également que les médicaments génériques, dans leur lien de substituabilité au sens de l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

Cette disposition facilite  aussi et surtout la diffusion commerciale des génériques, dans la mesure où de fortes différences d’apparence sont susceptibles de troubler les patients et donc de freiner le développement des médicaments génériques malgré le principe de substituabilité dont ils bénéficient.

Toutefois, ce nouvel article L. 5121-10-3 constitue une exception importante au droit des dessins et modèles. En effet, le droit des dessins & modèles confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son autorisation de l’utiliser. Or cet article remet en cause au profit des médicaments génériques le droit de dessins et modèles valablement accordés au profit des médicaments princeps.

Dès lors, une question se pose: pourquoi, alors que nous avons affaire à une modification notable et inédite des Droits de Propriété Industrielle en général et du droit des dessins & modèles en particulier, cette exception est-elle introduite uniquement dans le Code de la santé publique sans qu’il en soit fait mention dans le Code de la Propriété Intellectuelle?

Et ce, alors même que cette nouvelle disposition, répondant à un objectif d’intérêt général de santé publique, contrevient à la directive européenne sur les dessins & modèles qui ne prévoit aucune exception à ce droit.


[1]
La Loi N° 2011-2012, du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vient ajouter un nouvel article L. 5121-10-3 au Code de la santé publique qui stipule que: « Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques similaires ».

[2]
Le médicament générique se définit, selon l’article 10 de la Directive 2004/27/CE, comme un « médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ».

 

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Vers une consécration du droit à l’oubli

Le 25 janvier dernier, la Commission européenne annonçait qu’un aggiornamento allait être réalisé concernant la protection des données personnelles. Dans son communiqué de presse, la Commission mentionne le droit à l’oubli numérique qui serait alors consacré grâce à cette nouvelle réforme qui se veut être une révision de la directive de 1995 relative à la protection des données (directive 95/46/CE). Aujourd’hui, le droit à la protection des données personnelles est protégé par l’article 8[1] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une ordonnance récente du Tribunal de Grande Instance de Paris datant du 15 février dernier[2] permet de remettre sur le devant de la scène la question du droit à l’oubli numérique. En l’espèce, une jeune femme occupant la position de secrétaire juridique souhaitait procéder au retrait des stigmates de son passé qui consistaient en des vidéos à caractère pornographiques disponibles sur Internet. La jeune femme avait dû faire face aux producteurs et réalisateurs desdits films qui n’avaient pas fait droit à ses demandes de suppression des contenus litigieux et étaient restés apathiques. Le Tribunal reconnaît que l’association d’un nom patronymique à des vidéos pornographiques lui cause un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée. Elle a obtenu la suppression des liens URL litigieux par Google sous astreinte de 1000 euros par jour.

Cette jurisprudence se fait l’écho d’une jurisprudence antérieure[3] dans laquelle une institutrice avait demandé à ce que des liens pointant vers des sites pornographiques soient désindexés compte tenu de la position qu’elle occupait en tant que professeur. Les demandes de désindexation s’avèrent en réalité d’une certaine inanité, Internet faisant preuve d’une résilience à toute épreuve.

La démultiplication des réseaux sociaux, des plateformes et du cloud-computing étendent la gamme des possibles. Il devient alors difficile d’effacer son empreinte digitale numérique. Ces instruments sont autant d’occasions d’infractions aux données personnelles, les justiciables doivent alors faire face à des problèmes prosaïques, techniques et juridiques. Intenter une action afin de protéger ses données personnelles s’avère alors chronophage. En effet, il convient tout d’abord obtenir des informations quant à l’auteur de l’infraction et aux moyens d’exercer leurs droits. Inutile se souligner, si l’on peut se permettre cette prétérition, que les individus qui exercent leur droit de rectification se réduisent à la portion congrue. Il est cependant de prime importance aujourd’hui de se protéger contre ce que les sociologues appellent l’effet boomerang. De manière incrémentale, c’est l’individu lui-même qui nuit à ses intérêts en publiant des informations confidentielles sur des réseaux sociaux, lesdites informations pouvant nuire à son recrutement par exemple. Pour limiter les conséquences néfastes de cet effet boomerang il s’avère crucial de prévoir des modes de régulation ex ante qui permettront d’exercer un droit de rectification.


[1] Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement

de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a

le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé 15 février 2012, Diana Z. / Google.

[3] Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Ordonnance de référé du 28 octobre 2010, Mme C. /Google France et Inc.

 

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Les avantages fiscaux liés aux licences et aux sous-licences de brevets se restreignent

La loi de finances de 2012 met en place deux mesures plus strictes, pour limiter les abus des sociétés concessionnaires de brevets qui bénéficiaient d’une déductibilité à taux plein (33%) sur les redevances de licence de brevets des sociétés concédantes, quant à elles, étaient imposées au taux de 15%.

Désormais cette déduction est conditionnée à ce que la société licenciée démontre qu’elle dégage une valeur ajoutée tirée de la concession du brevet qui lui a été concédée et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel pour contourner la législation fiscale française

De même, la déduction des redevances de sous- licences ou de procédés sera, à présent, soumise au taux plein à hauteur du résultat net de la société concédante.

 

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Dreyfus & associés référencé au sein du World’s Leading Trademark Professionals 2012

Depuis sa création en 2004, Dreyfus & associés ne cesse d’être cité dans de multiples guides professionnels. Une fois encore, le cabinet voit sa pratique spécialisée en matière de conflits en droit des marques et droit de l’internet reconnue par les milieux professionnels. Nathalie Dreyfus, fondatrice de Dreyfus & associés, est notamment considérée comme  une “étoile montante” dans le domaine. « Avec beaucoup d’expérience et de savoir-faire, elle fournit des conseils pratiques et offre un travail très efficace » précise le World’s Leading Trademark Professionals 2012. Dreyfus & associés ne peut que se féliciter d’une telle reconnaissance.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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